三大纪律八项注意 | 关于跨境知识产权许可交易的那些事
前言
在知识经济快速发展的今天，企业最核心的竞争要素之一便是知识产权。不可否认的是，我国企业的知识产权总体水平仍然远远落后于发达国家，这个差距在短期内还无法弥补。与自主研发相比，通过海外收购或者技术授权，是一个快速进行技术迭代，甚至“弯道超车”的高性价比方式。
然而，统计表明，相当数量的跨境并购，并没有帮助企业实现预定的价值目标。根据麦肯锡的一项研究数据[1]显示，近10年间，中国已累计达成650多宗1亿美元以上的跨境并购案。而在被统计的近505宗中国企业跨境并购交易中（总值4320亿美元），只有200宗（约1460亿美元）交易完成了既定目标，而其余将近60%的交易并没有为中国买家实现预先设定的价值。
对中国企业来说，通过收购或者许可的方式获得境外知识产权，往往是提升竞争力的捷径。然而，海外收购存在前述的不小的失败概率，而中国企业也面临境外企业由于种种原因不太愿意轻易转让知识产权的情况，这就给希望从海外获得高新技术、知识产权的中国企业带来额外的无形挑战。
笔者近年来代表中国客户参与了多起跨境知识产权许可交易[2]，涉及芯片、医药、制造业、游戏等多个行业领域。结合近年来中国企业跨境知识产权许可交易的相关案例以及笔者自身的心得体会，本文特别总结出中国企业跨境知识产权许可交易的策略以及需要重点关注的条款，我们将其简称为“三大纪律八项注意”，下文将做详细介绍。
三 / 大 / 纪 / 律
1
知己
知彼
”在任何商业交易前，充分了解你的交易对手都是明智的。
中国企业在知识产权的许可交易中，大多数情况下是作为被许可人的角色，而外国公司作为许可人，拥有商标、专利、技术等知识产权，往往在谈判一开始就处于相对强势的地位。
但这态势并不是一成不变的，谈判之前了解对方的动机就显得尤为重要。
比如，有的许可交易谈判是在被许可人为了解决许可人提起或拟提起的侵权诉讼的情况下进行的，这种情况下，被许可人就需要考虑败诉的可能性、可能的赔偿额、律师费、败诉对于公司商誉的影响等因素。
反之，如果没有这种侵权诉讼，许可交易是基于单纯的商业合作，往往被许可人掌握着一定的生产能力、国内的渠道以及一定的市场影响力，这也是许可人看重被许可人的重要原因，而这时，如果许可人的交易动机是出于财务压力，希望将花费巨资形成的知识产权转化为新的创收来源，就会更有意愿早日达成交易。
有的许可人在相关专利即将到期的情况下，尽早达成协议的心态或多或少会体现在谈判过程中。
还有的许可人，其商业目的在于跑马圈地，迅速扩大市场份额，对其它问题的关注自然就少了很多。
2
找对
律师
”在谈判过程中，之所以找对外部律师极为重要，是因为几个关键点决定了整个项目的命运和痛苦指数。
对于风险的判断以及条款的把控，首先需要专业律师的诠释和剖析，律师需要就某个风险因素、某个条款的法律含义和可能的法律后果向客户作出说明，以便客户作商业决策。如果律师自己的专业度有局限——就要有度量和能力找到合适的其他专业律师提供帮助。我们在进行跨境并购交易过程中，负责并购的律师经常协同负责税务筹划和知识产权的专业律师团队共同参与项目，涉及目标公司所在国家的法律，也要帮助客户找到合适的所在国专业律师一同合作，而绝对不能干“摸着石头过河”的事情，这必然铸成大错。所以，这里的关键词是——“找对”律师。
而所谓“对”的律师，或者说“合适的”律师，专业知识仅仅是一个方面，另外，作为外部顾问，律师应该永远要牢记商业目的是最终的决定因素，在谈判上要能够灵活变通，而不是意气用事，自己“慷慨激昂”，牺牲的则是客户的商业利益。一方面，有时候客户有意在某一个条款上做出妥协，以交换另外的利益，律师就必须要有全局观。另一方面，虽然应该将客户的利益最大化，但仍然要尽可能达成相对公平合理的许可协议，任何一方如果耍小聪明，试图跨越合理界限企图获取不合理的利益，往往都会弄巧成拙。比如许可人的律师针对被许可人可能的轻微违约行为，主张约定巨额违约金，就容易使磋商演变为毫无意义的争论。
很多律师往往喜欢扮演一个强硬的谈判者。实话说，在商业谈判中寸步不让并不是维护客户利益的最佳方式。相反，律师要善于利用专业知识和经验，提出建设性的方案，做有效的沟通者。律师还要避免过分追求一份完美的许可协议而使得谈判进程陷入停滞的局面。
总之，律师的作用在于准确地表达双方协商达成一致的交易内容，预测并努力降低客户的风险，尽力促成交易的完成。律师当然需要从法律的视角来处理知识产权许可协议，确保协议的有效性，不包含无效的、不合法的或者相互冲突的条款。但是，客户最终还是会评估这份协议会给业务带来怎样的影响。因此，知识产权律师非常需要培养自己的商业视野，除了法律专业知识，还需要具备商业敏感性和一定的创造力。
而合适的律师，必然是能够灵活应变，善于寻找解决方案，并且沟通能力一流，同时又懂得维护客户利益的律师。
3
运筹
帷幄
”对于技术许可或者以获得技术为目的的并购，国内有的企业负责人往往亲力亲为，一开始就直接面对境外公司的专业律师，或者公司仅仅派遣商务人员来参与谈判，在协议签字之前匆忙让外部律师快速检查一下，这种谈判方式虽然可能很快达成协议，但往往既隐藏着巨大的法律风险，同时在价格和条款上吃亏，一上来就陷入对方的“套路”被人牵着鼻子走。
要想谈判处于优势地位，靠的不是“钱多任性”，而是运筹帷幄，做足功课，尤其是知识产权和法律方面的功课。因为对于被许可人而言，对技术（知识产权）分析得越透彻，达成商业目标的可能性越大。例如，我们会帮助客户对于该许可交易，制定替代方案——例如，许可人的专利和技术，业内有没有替代的技术方案？一般来说，替代方案越多，意味着谈判的筹码越多。
我们的建议是，谈判小组人员的组成以及各自承担的角色很重要，业务部门、技术部门、财务部门、内部律师、外部律师，各司其职。公司的决策者需要根据谈判的进程来参与到谈判过程中，以便对于关键的分歧做出迅速的决策，要尽量避免让最终决策者陷入到马拉松式的谈判全过程。
八 / 大 / 注 / 意
1
尽职
调查
”知识产权许可交易的尽职调查，就是从企业达成许可交易的目的和长远发展出发，分析排查许可人的知识产权风险，评估许可人的知识产权能否实现企业的商业目的，为企业的决策提供切实客观的依据。
尽管知识产权的尽职调查看起来似乎是一个相当专业的问题，但是在本质上，它与资产并购交易的尽职调查有很多相似之处，比如：权利属性是什么？权利有哪些限制？交易是否合法？交易是否能达成客户的经济目标？等等。企业需要确认目标公司相关知识产权的所有权、状态、权利内容、附随的许可和质押事项，尤其要关注与交易目的相关的知识产权项目，尽量做到不遗漏。
尽职调查首先要确认相关知识产权的权属问题，即究竟是许可人所有、与他人共有还是第三方所有的问题。比如，对于共有的技术和专利，共有各方就其中一方对外许可是否有特别约定？许可人对于主力研发专利或技术的雇员，是否有相应的奖励制度、劳动合同相关条款是否完备？如果相关专利和技术是委托第三方研发的，是否书面约定了委托开发的技术和专利归属于许可人？拟许可知识产权的实施，是否包含第三方的权利，是否需要第三方额外授予许可？
其次，对于专利和技术许可，尽职调查还需要了解，核心知识产权的稳定性如何？现有的知识产权是否足以达成许可交易的目的？当许可人拥有众多专利时，是否可以对交易业务构建成具有保护壁垒的专利池？对于商标许可，还需要了解，许可人商标注册的类别及项目是否已经涵盖了交易目的现在以及将来可能涉及的领域？商标注册的地域是否已经覆盖了产品销售或将来可能销售的区域？
无数的案例表明，对知识产权尽职调查的疏忽可能会给企业带来巨大的麻烦和巨额的经济损失。2012年美国苹果公司与深圳唯冠的iPad商标纠纷，起因就是苹果公司在收购iPad商标之前并没有就iPad商标在中国大陆的注册情况做完备的尽职调查，这一疏忽，使苹果公司付出6000万美元的代价。
2
交易
架构
”知识产权许可往往需要开展数十年，在许可协议签订后，还需要许可人和被许可人长期紧密配合，否则会影响交易效果的达成。这时，一个让双方都有共同利益驱动的合理交易架构，对整个交易的重要性自然毋庸置疑。
交易架构的最基本要素就是所授予许可的内容和开展。除了明确被许可的知识产权内容之外，双方还需要对每一许可阶段的达成、是否需要附带技术培训和技术支持、及其何时开展等事项达成基本一致。
其次，在确立订约主体时，企业除了需要考虑集团公司实施知识产权的能力、是否有关联公司需要受惠于许可交易外，还需要从税务和外汇等方面全盘考虑。
另外，许可方式，究竟是独占性许可、排他性许可还是普通许可？被许可人是否有权分许可，以及须受制于何种条件？还有许可的地域范围、产品种类范围、许可的期限等等，这些都是需要在交易的最初阶段作出考虑的重要因素。
理想情况下，在许可交易的上述各个方面基本明确后，另一核心要素，许可费的结构才会相应明确。究其核心，价格条款应该是与许可的排他性、实施阶段、各阶段达成效果等紧密相关的，这也是促使许可交易双方互相配合的商业驱动之一。关于许可费，我们在下文还会专门讨论。
交易谈判初期，许可人往往会发出一份“条款清单”(term sheet)，列明知识产权许可的主要条款。这个时候，我们不建议客户直接进入具体细节的讨论，而应该花足够的时间理解交易的复杂程度以及可能面对的风险。只有当双方就“条款清单”磋商达成一致以后，才进行完整的许可协议的讨论，这样往往能够使整个谈判流程进展更加顺利，并且避免走回头路。
通常情况下，条款清单的内容除了保密条款和独家谈判费条款之外，大多不具有约束力。尽管如此，条款清单却仍然是双方建立信任和期望值的基础。如果草率地对待条款清单，在最终完整协议的谈判中要改变立场是非常糟糕的，也很容易破坏双方刚刚建立起来的脆弱的信任，甚至有可能直接导致谈判破裂。
3
进出口
管制
”跨境知识产权许可，需要关注双方所在国家的技术进出口法律法规以及可能涉及的安全审查与调查程序等，这其中最典型的当属美国的出口管制制度。
根据美国的出口管制法律法规，“出口”包括将货品实际运出或传递出美国国境，也包括将出口管理条例下的技术或软件披露给在美国境内外的外国人。
美国出口管制的主要法律基础为国会通过的《出口管理法》（EAA，Export Administration Act）和美国商务部根据该法制订的《出口管理条例》（EAR, Export Administration Regulations）。
此外，美国还有一系列与武器及其技术出口管制相关的法律，包括美国1976年制订的《武器出口控制法》（AECA，Arms Export Control Act）和1954年制订的《原子能法》（AEA，Atomic Energy Act）。
美国政府还会视国际政治、经济环境的变动而制订新的法律作为出口管制的依据。如1976年，美国为了应付紧急情况的需要，保障国家安全，由国会制订了《国际危机经济权力法》（IEEPA，International Emergency Economic Power Act of 1976），该项法律授权总统在美国面临危急情况下或受到非常威胁时，实施出口管制或贸易禁运等措施。
美国出口管制的重点物项是军品、军民两用品和技术，并分别制订了详细的军品和军民两用品清单。军民两用品清单主要包括10个大类，出口管制清单内的产品或技术都会涉及出口许可证问题。美国是按照其控制清单，根据受控原因和国家来判定某项出口是否需要许可证，及应申请何种许可证。
我国的《对外贸易法》以及《技术进出口管理条例》，也对相关的货物和技术实施进出口管制。属于限制进口的技术，实行许可证管理；未经许可，不得进口。属于禁止进口的技术，不得进口。
因此，在许可交易谈判之初，企业需要了解许可人的知识产权是否受相关国家进出口管制法律的限制，尤其要明确要求许可人就其许可的技术和专利不属于本国出口管制的技术提供相应的保证。
4
许可费
条款
”许可费往往是被许可人最为关心的问题，也是许可协议的核心条款之一。最常见的许可费支付方式就是签约预付款加许可费（Royalty）。许可费是基于销售额、产量还是两者的结合？随着销售额的增加，费率是否应该减少？销售额的计算依据是什么？运费、保险费、关税等是否包括在销售额的计算方式内？对于许可人的销售是否需要计入？许可费在什么情况下可以调整？一份完备的许可协议应将这些事项得以明确。另外，很多情况下，对于销售收入的确认，往往会被忽略。比如，确认销售是发货日、发票开具日还是货款收到之日？毫无疑问，以货款收到之日起计算许可费，对于被许可人是最为有利的。
很多许可人往往要求最低保证金以保证其最低的许可费收入；而相对应地，被许可人也可提出许可费的上限，即许可人支付许可费达到一定年限或一定额度后，免除许可费。
当交易涉及到商标组合或者专利组合的许可时，在协议期间如果部分商标或者专利无效或者到期了，对于此类问题的解决方案往往存在重大分歧，被许可人往往认为，既然许可的商标或者专利减少了，许可费自然应该减少。而许可人则认为，只要其中一项商标或者专利有效，被许可人就需要支付同样的许可费。为避免日后争议，双方应事先就这一点达成一致，并在许可协议内对这一点予以明确。双方就这一问题谈判时，当然应围绕无效或到期的知识产权是否对交易产生实质性影响来区别讨论。
5
技术
改进
”“改进”一般指的是知识产权许可协议实施以后，任何一方对于技术进行的提升或者加强。许可人和被许可人都有可能对专利和技术做出改进，因此在许可协议中应考虑这些改进是否会被协议各方分享？是否需要额外付费？尤其是如果改进是由许可人做出的，那么改进后的技术将直接影响到现有的许可技术。如果许可的知识产权涉及到软件，改进条款更是尤为重要，因为改进往往意味着新的软件版本，如果没有事先的约定，则被许可人将非常被动。
关于“改进”，在许可协议中还可能存在权利回授条款，即关于改进技术权利归属以及权利回授条件的约定。根据我国相关法律法规，在技术进口合同有效期内，改进技术的成果属于改进方。“回授”分为非独占性回授和独占性回授。在前一情况下，被许可人除向许可人许可外，自己也有权自由使用被改进了的技术，且有权在一定条件下向第三方许可或者转让新技术。然而，如果许可人要求独占性回授，这种安排就可能是滥用知识产权的行为，这些约定是否必然被认定为无效，还需要看具体情况，因此在谈判过程中需要结合双方国家的相关法律，确定相关约定是否为法律禁止，充分维护客户利益。
6
第三方
侵权
”知识产权许可协议里面，针对潜在的第三方侵权，一般来说，双方均需要就其知悉的侵权告知另一方。此外，被许可人还需要额外关注下述方面：许可人是否有义务来采取法律行动阻止侵权行为？如果许可人认为被许可人有必要加入法律行动尤其是诉讼程序中，被许可人的法律成本如何分摊？在诉讼或者和解方案中获得的赔偿款，如何分配？如果许可人拒绝采取措施阻止侵权行为，被许可人是否有权独立采取法律行动？尤其是关乎被许可人的自主权限，比如是否有权选择外部律师、是否能独立发起诉讼、主导诉讼进程以及达成和解方案，这些均需要明确约定。
7
不侵权
承诺
”在一般的商品买卖合同中，卖方一定得保证自己出售的商品在性能上能达到使用的要求，不会侵犯第三人的合法权利。但在知识产权许可合同中，这样的保证是很少的。相反，许可人往往会做出相反的规定，不对其知识产权是否侵权作出承诺。
对主要作为被许可人的中国企业来说，当然最好要求许可人做出不侵权的担保，或者要求许可人有义务获得第三方的许可，或者许可人免费提供替代方案，双方还需要就费用的承担和许可费的处理进行约定，尤其是在以后可能发生的侵权诉讼中，许可人应完全承担相关法律费用（专利诉讼案件，法律程序往往持续多年，法律费用在境外动辄数百万美元）。当然，被许可人需要保留终止协议的权利。
8
禁止
挑战
”条款
这一条款也被称为“不质疑条款”（no-challenge clause）或者“不争执条款”（no contest clause），主要内容就是在知识产权许可协议中，要求被许可人不得对许可人知识产权的有效性提出质疑，比如：“被许可人承认许可使用的专利是有效的，是可以实施的……被许可人在任何时候不应该直接或间接地对专利的有效性和可实施性提出异议。”
“禁止挑战条款”的核心意思在于，只要被许可人签订了这个协议，那就说明认可了许可人的知识产权，将来不能以知识产权无效来减少支付许可费的义务。实际上，相关知识产权是否有效，并不是由双方通过协议来约定，也不是被许可人认可就行了，比如专利权要通过行政甚至司法审查才能确定。
在有的国家，这一条款的效力存疑。根据国家工商总局《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》，“具有市场支配地位的经营者”在作为许可人时，是不能禁止被许可人对其知识产权的有效性提出质疑的。当然，在不涉及标准必要专利的情况下，许可人被认定具有市场支配地位的可能性较小。但作为被许可人的中国企业来说，最好还是尽量不要接受这样的条款。
以上这“三大纪律八项注意”，具体到每一件具体的跨境知识产权许可交易中，被许可人关注的重点各不相同。在充分准备的基础上，有效整合内部和外部资源的中国企业，大多能与许可人达成双赢的许可协议。中国企业只有不断快速提升运用知识产权的能力，才能增强参与国际市场竞争的能力。
THE END
注：
[1]中企跨境并购十年回顾，岑明彦（David Cogman），欧高敦（Gordon Orr），麦肯锡，（2017年4月11日），见：http://www.mckinsey.com.cn/中企跨境并购十年回顾/。该统计基于2006年到2016年间的505宗跨境并购交易进行统计分析。
[2]比如超威动力控股有限公司(00951.HK)旗下全资子公司超威绿钠与美国通用电气公司成立合营公司并独家引进通用电气的钠盐电池专利和技术的交易；一家中国的物联网芯片设计公司（作为许可人）与全球芯片巨头英特尔（作为被许可人）的技术许可交易；美罗药业从阿斯利康药业获得Crestor（瑞舒伐他汀钙，中文商品名：可定）原研药制药专利和技术的排他许可，“可定”主治原发性高胆固醇血症和混合型血脂异常症，属阿斯利康的重量级药物；中国新城市商业发展有限公司(01321.HK)之全资子公司全胜企业有限公司与英国知名亲子家庭俱乐部 Maggie & Rose在香港组建合营公司，Maggie & Rose通过知识产权许可协议，授权合营公司独家将Maggie & Rose品牌亲子俱乐部引入中国内地以及澳门和台湾地区;以及一家中国的游戏发行公司分别与数家世界知名游戏公司之间就索尼PS4平台上的进口网络游戏的独占性著作权许可交易。
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作者简介：
合伙人 上海办公室
业务领域：知识产权, 公司/外商直接投资, 合规/政府监管
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