【律师视点】孟爱华：当商标权遇上在先著作权，何解？

孟爱华

北京德和衡律师事务所合伙人

在商标纠纷中，不仅涉及商标之间的权属争议，也常出现商标权与其他在先权利的确认问题。此类确权案件主要涉及到现行《商标法》第三十二条的规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利......”这里的在先权利，包括了除商标权之外的姓名权、肖像权、著作权、专利权、商号权等在先权利。其中，侵害他人现有的著作权是实践中比较常见的类型之一。由于商标是文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色等要素及其组合，且需符合显著性要求，故其有可能同时是著作权的客体。而在同一个客体上存在不同的权利和权利主体时，便会不可避免地产生冲突。

北京味多美食品有限责任公司（下称味多美公司）因认为自然人姜某在糕点、甜食等商品申请注册的“金砖Gold Brick”商标（下称被异议商标），侵犯了其对《味多美“金砖”外包装图》作品享有的在先著作权，同时系对其在先使用并具有一定知名度的商标的抢注，针对被异议商标提出了异议申请。该两个主张涉及到《商标法》第三十二条的前半段和后半段规定。

在国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）、商标评审委员会（下称商评委）相继裁定味多美公司主张不成立，核准被异议商标注册后，味多美公司向法院提起行政诉讼。

一审法院认为，味多美公司主张著作权的证据仅为著作权登记证书，且登记时间在被异议商标申请注册日之后，由于作品登记采取自愿原则且登记事项溯及既往，而登记机关仅对相关事项进行形式审查，因此在无其他相关证据佐证的情况下，仅依该登记证书难以证明味多美公司享有在先著作权。从而未构成商标法第三十二条前半段所指情形。味多美公司的关于“已经使用并具有一定影响的未注册商标”的主张亦未获支持。

味多美公司在前述阶段失利后，在二审过程中，补充提交了证明著作权权属的证据。但北京市高级人民法院认为，被异议商标标志由“金砖”和“Gold Brick”组合而成。该标志同样系味多美公司主张著作权的《味多美“金砖”外包装图》的主体部分。但上述设计与通常的文字排列设计没有明显区别，未能体现出作者的独立构思及选择、取舍，未达到著作权法所保护作品应具有的创作高度。因此，味多美公司本案主张著作权的《味多美“金砖”外包装图》不构成著作权法意义上的作品。相应地，味多美公司关于被异议商标的申请注册损害其在先著作权的上诉主张，不能成立。最终，二审法院支持了味多美的另一请求，被异议商标的注册侵害了味多美公司已经使用并具有一定影响商标，从而撤销了被诉裁定。

在此类纠纷案件中，对作品的认定、著作权权属的认定及是否损害在先著作权的认定是几个关键方面。首先，相关标志需要具备独创性，体现出作者某种程度的取舍、选择、安排、设计，而不是简单的文字、字母排列、常见的图形及其组合，否则不能认定为作品，也不能予以著作权保护。其次，权属证明。一般情况下，需要主张权利者提交证据来证明其对相关标志享有著作权。在这一问题上，司法实践中存在诸多争议，没有统一、明确的标准。但可根据不同的情况，提交如设计草稿、委托设计合同、对应发票，以及著作权登记证、商标注册证等。但此前相关判例已明确，在争议商标申请注册日之后的单纯的著作权登记证或者商标注册证，不能证明构成作品的商标标志的著作权权利归属。最后，是否侵犯在先著作权的认定，遵循“未经许可+实质性相似+接触”的原则。这几个要件也是缺一不可的，若商标注册人能够证明相关商标标志是其独立创作的结果，即使与在先作品相似，亦不认定为侵犯在先著作权。

该案二审中，味多美公司提交的证据虽然可以证明在被异议商标申请注册日前，其已在相关商品上在先商标性使用“金砖Gold Brick”标识，但该标识中的文字为普通字体，虽然排列方式错落有致，但并未体现出作者独立构思，即对作品做出取舍、安排、设计，在视觉效果上，与普通文字差异甚微，不宜认定为具有独创性，从而给予我国著作权法上的保护。二审法院的认定清楚正确。

或许您还想看

孟爱华律师

■ 作者简介

孟爱华，北京德和衡律师事务所合伙人，资深知识产权律师，商标代理人。韩国首尔大学知识产权法专业在读博士。主要负责处理商标、版权、不正当竞争及商业秘密、特许经营等知识产权领域的行政、民事侵权案件以及各类法律咨询，能够为客户提供全面的知识产权战略制定和风险规避。

 从业以来，孟律师办理过近千件知识产权非诉法律案件和百余件诉讼案件，多起诉讼案件被评为典型案例或被媒体报道。主要服务的客户包括但不限于：网易公司、富安娜公司、香港修身堂公司、德国麦德龙公司，及韩国株式会社可么多么（COMOTOMO）、韩国株式会社ZOO COFFEE、韩国Macrograph特效制作公司、韩国PlayOnCast文化公司、韩国株式会社东医宝鉴农水产、韩国株式会社西艾姆（速度披萨）、台湾明跃国际健康科技股份公司、掌游天下（北京）股份有限公司、北京伟浩领先科技公司等国内外知名企业。

同时，孟律师曾在《法制日报》、《方圆律政》、《信息网络安全》、《中国知识产权评论》及《商法》、《中国知识产权报》、《检察日报》、《同济大学学报》等国内外多家知名专业报纸或学术杂志上发表过数篇论文（或评述），对商标、著作权、不正当竞争等知识产权领域均有独到的见解。

■ 作者简介

电话：[phone]

邮件：[e-mail]