“本国优先权”OR“分案申请”？
文/杨继栋
稿源/IPRlearn
在我国的专利制度中，本国优先权制度和分案申请制度占有重要地位，在专利申请实务中运用得相当频繁。
《专利法》第二十九条第二款对本国优先权制度进行了如下规定：
“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。”
《专利法实施细则》第四十二条对分案申请制度进行了如下规定：
“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。
国务院专利行政部门认为一件专利申请不符合专利法第三十一条和本细则第三十四条或者第三十五条的规定的，应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改；申请人期满未答复的，该申请视为撤回。
分案的申请不得改变原申请的类别。”
两项制度似乎彼此独立、并无直接联系，但不难发现，两者有其共通之处，如在后的申请可以保留在先申请的申请日、在后申请都不得超出原申请记载的范围等，只不过在本国优先权制度中，在先申请的申请日称为在后申请的优先权日，而在分案申请制度中，在先申请的申请日直接就作为了在后申请的申请日。有时候我们在专利申请实务中，会遇到需要在两者之间做一个选择的情形，例如：如果我们向国家知识产权局在先申请了一个A专利，在A的申请日起12个月内，想以A为基础申请一个B专利，这时我们会有两种选择，一是选择以A为优先权基础，申请B要求A的本国优先权；二是选择以A作为母案，申请B作为A的分案申请。两种选择孰优孰劣，本文通过总结两者相互间的优缺点，以期为广大专利从业者在专利申请过程中提供更为清晰的认知。
要求本国优先权相比分案申请的优势在于：
1、节约专利费用
在符合单一性的前提下，申请人可以通过要求本国优先权，将若干在先申请合并为一个在后申请，减少后续的维护费用。因为一份在后申请可以要求多项在先申请作为本国优先权，申请人可以通过要求多项本国优先权将多项在先申请合并在一项专利申请中，后续维护中仅支付一项专利的维持费用。
而分案申请时，在先申请和在后申请都是独立的申请，如果最终都授权了，后续专利维护中，需支付两项专利的维持费用。
2、可以改变申请类型
在先申请的申请类型不符合申请人的实际要求，可以通过要求本国优先权来增加或更改申请类型。例如，若在先申请仅仅申请了实用新型，而申请人后期希望获得更长的保护期限，则可以通过要求优先权的方法，重新提交一份发明专利，同时要求在先申请的优先权。又例如，若在先申请的申请类型为发明或实用新型，申请人在后期既希望较快获得授权，又希望方案能够得到更长时间的保护，则可以通过要求优先权的方法，再次提交一份相同主题的发明申请和实用新型申请。在后的两件申请均要求在先申请的优先权，这样申请人既能够尽快获得在后实用新型的授权，又能够通过在后的发明专利实现较长的保护时间。
而《专利法实施细则》第四十二条第二款明确规定：“分案的申请不得改变原申请的类别”，所以如果在先申请的申请类型不符合申请人的实际要求时，无法通过分案申请的方式改变原申请的类别。
3、延长专利保护期限
申请人可以通过要求本国优先权延长专利的保护期限。专利的保护期限是自专利申请日起算，当在后申请要求了本国优先权时，其专利保护期限是自在后申请的申请日起算，而在后申请的新颖性评价是自优先权日（在先申请的申请日）起算，因此申请人可以在要求本国优先权的情况下，将专利保护的期限延后一年。
分案申请的申请日是在先申请的申请日，所以其保护期限也是从在先申请的申请日起算，这样在先申请的申请日到分案申请的提出日之间便会存在时间差，相较于要求本国优先权，损失了一部分保护期限。
分案申请相比要求本国优先权的优势在于：
1、在先申请未结案均可以提分案（因单一性缺陷的二次分案除外）
与本国优先权需要在首次申请12个月内提出不同，分案申请的时间则富裕得多，根据我国专利法及其实施细则的相关规定，只要原专利申请未结案，亦即从原申请提交之日起至原申请结案之日止，申请人均可基于原申请，提出分案申请，例如当在先申请被审查员驳回时，可以针对在先申请提出分案，再走一轮申请，继续与审查员周旋，而不一定需要复审，但往往在这个时候，离在先申请的申请日已过了好几年，无法再提出本国优先权。
2、巧妙的“诱导侵权”
一份在先专利申请，说明书记载了a和b两个方案，可以在权利要求中仅保护a方案，专利公开后，售卖b方案的产品，让其流入市场，竞争对手在专利侵权排查时，如果只排查权利要求便会漏掉b方案，或者看到说明书记载了b方案，大意认为被无偿“捐献”给公众，而抄袭b方案的产品进行销售，则该在先专利申请人可以在该在先专利申请收到专利局作出的授予专利权通知书之日起两个月期限届满之前，围绕竞争对手b方案的产品定制一套权利要求递交分案申请，这样在先申请故意“遗漏”b方案保护的情况下，后续通过分案的方式再递交专利保护，从而可以达到“诱导”竞争对手侵权的目的。
而要求本国优先权因为提出的期限较为短暂（12个月内），没有足够的时间窗，上述手段实施效果不大；另外，在后申请要求在先申请本国优先权的同时，在先申请即视为撤回，这样a方案便得不到保护，故上述手段不宜用要求本国优先权的方式提出。
3、提出分案申请，在先申请不需要撤回。
如果在后申请是以在先申请为基础提出的分案申请，那么无论分案申请是否被专利局接受，均不会影响在先申请的法律状态，在先申请和在后申请可以视为两个独立的专利申请。
但是，如果后申请是以在先申请作为本国优先权基础提出的，根据《专利审查指南》第二部分第三章4.2.1节的规定：“当申请人要求本国优先权时，作为本国优先权基础的中国首次申请，自中国在后申请提出之日起即视为撤回”。在后申请会影响在先申请的法律状态，不仅如此，这条规定正是要求本国优先权的风险所在，在某种情况下会对申请人产生极为不利的影响。
因为在先申请的视为撤回时间与确定在后申请最终是否能够享有本国优先权的时间是分离的，且初步审查阶段与实质审查阶段的审查标准不一致。在后申请满足本国优先权的初审要求时，在先申请即视为撤回，而在后申请是否能够享有优先权，却要等到实质审查中的本国优先权审查结束后才能够确定。而初步审查中和实质审查中，对于能否享有本国优先权的审查标准不一致，可能会导致在先申请被视为撤回，而在后申请无法享受到本国优先权。
另外，因无法恢复在后申请提出本国优先权而导致在先申请的视为撤回，这就阻断了申请人对自己权益的救济途径。
当申请人在要求本国优先权时，如果要求了无法作为本国优先权的在先申请，有可能会因为本国优先权不成立，导致整个申请的新颖性和创造性都出现了问题。若在先申请已经公开，在先申请视为撤回，申请人将无法保留原有的申请日，在后申请的新颖性和创造性将因为在先申请的公开和本国优先权要求不成功而受到影响，其被驳回的风险极大增加。
综上所述，分案申请和要求本国优先权各有优劣，专利申请人应结合具体案件实际情况、专利申请策略等诸多现实因素，综合考虑、审慎地选择在后申请的处理办法。
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