企业海外专利布局如何实现“精准避坑”？

文/源

高悦 智专北斗

由IPRlearn编辑

随着越来越多的国内企业开展海外市场拓展，企业对于海外专利申请布局的需求越来越多。本文着重对海外专利申请布局需要考虑的几点因素进行分析总结，帮助企业在进行海外专利申请布局时，尽快作出最优决策。

哪些企业需要进行海外专利布局？

       当研发型企业有出海规划时，应当重点考虑企业海外知识产权风险防控，一方面是对企业进入海外市场进行知识产权侵权风险规避；另一方面，防止出海企业自身知识产权在海外市场被侵犯。例如，企业在海外进行投资，涉及与合作伙伴（集团子公司、合作伙伴或当地的生产、服务厂商等）之间进行相关技术或设计的转让、许可等情况。

        海外专利布局不仅可以帮助企业自身获得知识产权，累计专利资产，还可以通过许可、权利转让等方式获利，助力企业海外市场运营，抗衡或制约竞争对手；在面对供应商时，企业上游产品的海外专利布局，可以提升企业在该地区的市场地位，从而提高企业对供应商的议价能力。

海外专利布局需要考虑哪些因素？

申请国家选择

        由于专利权的地域性特点，因此各国或地区仅仅保护在该国或地区获得专利权的发明创造。在选择专利申请国家时，企业除了根据自身的市场布局规划、主要竞争对手以及全球行业发展情况选择申请国家，目标市场国家、生产国家和物流枢纽国家也是企业需要重点考虑的因素，除此之外也需要对目标国的知识产权保护环境进行重点考察，应尽量在知识产权保护环境较为完善的国家或地区多申请专利，如确有市场或布局需求，可以在知识产权保护尚不完善的国家或地区进行少量专利申请。美国、欧洲、日本、韩国等知识产权保护环境较为完善的国家更受申请人的青睐，往往是企业海外布局的首选之地。

        当申请目标国不明确时，也可以通过专业的知识产权咨询机构进行查新检索，辅助企业对专利申请需要进入的国家及授权前景进行预判，精准预测，节省预算。

申请类型选择

        企业应当对创新成果进行分析和评估，专利申请类型包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利，每种类型专利的保护客体、授权条件、审查方式、保护期限等都有所不同，结合具体情况选择最优的专利申请类型，或者将技术成果作为技术秘密进行保护。不同国家的申请要求（申请材料的准备），审查周期及授权条件均有所不同，企业需要根据当地法律规定确定预申请的技术是否符合当地法律要求。

申请时机选择

        多数国家为“先申请”制度国家，如字面所述，专利权授予最先申请者。因此，一般技术领域的专利申请最佳时间为明确产品设计后，最迟也要在产品销售前提交专利申请，因为对于极易通过反向工程分析得到的产品，一旦销售，就很可能成为现有技术，使后续申请的相关专利失去专利性，所以需要企业对于技术成熟度、专利与技术演进及产业链的关联度、产业发展前景、企业发展战略有一个较为清晰认识，从而把握专利申请进入不同国家或地区的时机。“早申请晚公开”也是企业防止研发技术过早公开导致泄露技术秘密的有效手段；对于有明确海外市场部署规划的企业，还是建议尽早申请部署多个目标国，如果希望尽快拿到专利授权的企业，还可以在程序上考虑专利审查快速通道进行加快。

        对于医药领域，公众难以通过反向工程获得配方及制备方法，因此更适合在产品上市销售后进行专利申请，如果过早地申请专利，可能会把技术发展方向透露给竞争对手，加速对方的研发速度，因此医药领域的专利需要格外关注相关产业和技术的发展情势，以此确定海外专利布局时间。

海外专利布局的申请途径

        国外递交专利申请的途径一般分为巴黎公约和PCT两种。

        巴黎公约即《保护工业产权巴黎公约》，目的是为了保证成员国的工业产权在其他成员国都得到保护。

        PCT（全称：“Patent Cooperation Treaty”），即《专利合作条约》，是为了简化专利申请流程的复杂度，能够让申请人以一种语言在一个专利局（受理局）提出一件专利申请（国际申请）,该专利申请在制定的每一个PCT成员国都有效。

        下面从适用的申请类型、申请方式及文件要求、申请效力、优先权（提交各国家申请的期限）、申请语言和所需费用等方面来对巴黎公约和PCT做区别对比：

        专利合作条约和巴黎公约成员国的数量为WIPO官网2023年03月15日更新的数据，详情见WIPO官网：https://www.wipo.int/pct/zh/paris_wto_pct.html

   如欲了解相关国别专利申请流程及费用明细，可以参考智南针的相关专栏：https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=322&s=1

   企业在考虑海外专利申请途径时，在对于产品更新换代节奏较快，目标市场也比较明确的情况，需要在特定市场提前进行专利布局，并实现快速获权，且申请材料准备较为充足的情况下，建议通过巴黎公约途径向其成员国递交申请，既可以享有优先权期限，授权时间又较短，费用较低；如果企业需要向多个目标国家申请专利保护，目标国尚不明确，且资金部署尚未成熟，如通过PCT途径申请，可以为企业留有更充足的时间去考虑产品市场和主要竞争对手的专利情况后进行决策。

   综上所述，递交海外专利过程中如何选择申请途径，是选择巴黎公约途径还是PCT途径，具体需要结合企业自身的情况进行决策，在申请前选择靠谱的知识产权代理机构，帮助了解目标国知识产权保护情况，便于及时有效地做出适合企业自身情况的申请策略，为企业出海保驾护航。

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