2017年度中国企业应诉美国337调查综述（下）

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作者/冉瑞雪 黄胜 黄彩如 王俣 袁堃 张泽璠

美国科文顿·柏灵律师事务所    Covington & Burling LLP

来源/知产力（微信ID：zhichanli）

2017年337调查实务发展及动向

（一）非专利诉由的调查值得关注

2017年非专利诉由案件广受关注。碳钢与合金钢调查案的反垄断诉点和反规避诉点均为专利之外的罕见诉点。其中，反垄断诉点因其高度复杂敏感更为业界关注。而反垄断诉点的法律标准问题关系到美国337调查的主管机构美国国际贸易委员会（“ITC”）审理反垄断案件时应遵循联邦法院反垄断规则还是自创反垄断规则。因为我所代理此案且案件正处于复审阶段，在此暂时不便详述，拟在复审终裁后专文讨论。

另一值得关注的非专利诉由则是商业秘密类型案件。基于以下两个案件在2017年的进展，可以预见今年将有更多同时在ITC和联邦地区法院提起的商业秘密案件，在享受ITC快速救济的同时，原告可在ITC案件获胜后在联邦地区法院继续向被告主张赔偿。考虑到美国新近出台的联邦法层级的《2016保护商业秘密法案》（Defend Trade Secrets Act of 2016）以及中美贸易摩擦日益加剧的现实，商业秘密案件数量预计将大幅上升。

1. 华奇案

2012年5月21日，美国圣莱科特集团公司（SI Group, Inc.，以下简称“SI公司”）以侵犯商业秘密为由向ITC申请针对包括华奇（张家港）化工有限公司在内的多家公司以及两位中国自然人（以下合称“华奇公司”）发起337调查（337-TA-849）。2014年1月15日，ITC作出终裁，除少数个别秘密点外，ITC认定SI的商业秘密点绝大多数并不受法律保护。由于ITC终裁仍认定华奇公司侵犯了SI公司的几个秘密点，华奇继续向美国联邦巡回上诉法院提起上诉，但并未获得该上诉法院的支持。2016年9月，华奇公司向美国最高法院请求提审该案（writ of certiorari），需要提审的法律争议点是ITC是否有权对涉诉侵权行为发生在美国之外的商业秘密案件进行审理。

2017年1月， 美国最高法院驳回了华奇公司的提审申请，这意味着337调查的被告很难再有机会以涉诉侵权行为全部发生在美国之外挑战ITC的管辖权，同时也意味着可能会有更多商业秘密337调查案件发生。

2. 三一重工案

2013年6月12日，Manitowoc以三一重工商业秘密和专利侵权为由请求ITC发起337调查，其于同一天在威斯康辛东区联邦地区法院提起平行诉讼。该地区法院平行诉讼案件在ITC案件审结之前被暂停，最终于2016年12月20日重启。2017年7月14日，原告Manitowoc向该地区法院提起速裁裁决动议，以ITC作出的终裁具有既判力为由请求认定三一重工应当承担商业秘密侵权责任，2017年12月，威斯康辛东区联邦地区法院在Manitowoc诉三一重工商业秘密侵权案（案号Case Nos. 13-C-677, 15-C-647）中支持原告方提起的速裁裁决动议，认定ITC在之前的关联337调查（337-TA-887）中作出的商业秘密侵权认定具有既判力，三一重工应当按照相关的法律承担商业秘密侵权责任，不得重新抗辩不存在侵权行为。

（二）ITC的100天试点计划获得联邦巡回上诉法院支持

2017年10月13日，美国联邦巡回上诉法院（“CAFC”）维持了ITC对便携式电子设备案（案号：337-TA-994）的裁决，即认定涉案专利无效，三星、中兴、索尼、联想等被告胜诉。我所在该案中代理三星。

该案原告Creative Technology Ltd.是新加坡的软件公司，其与美国子公司Creative Labs, Inc.（合称“Creative”）于2016年3月24日诉至ITC，称三星、中兴、索尼、LG、联想、摩托罗拉、HTC、黑莓等公司生产的智能手机侵犯其第6,928,433号美国方法专利（“433专利”），后来谷歌主动加入该案与这些被告并肩作战，原因是“所有被告被诉是因为其电子产品含有谷歌的Play Music应用程序。” ITC于2016年5月11日正式立案。

2016年8月19日，该案行政法官作出初裁，认定433专利属于抽象技术概念，而非具体技术方案，不应该获得专利保护，因而无效，被告没有违反337条款。随后ITC委员会终裁支持了初裁。Creative不服，上诉至CAFC。

值得一提的是，该案中的专利无效问题通过ITC的100天试点计划解决。完整的337调查程序通常需要16到18个月。为减少降低诉讼成本并节省公共资源，ITC在2013年6月推出了一项100天试点计划，被申请人在100天之内可就决定性问题（dispositive issues）请求提早裁决以结束调查，而在处理该问题期间，其他问题的审理暂停。

根据ITC正常的流程，该案应该在2017年8月左右结案。由于双方就专利有效性问题申请了100天试点计划，期间所有工作围绕该问题展开，与专利有效性无关的证据开示暂停，正式立案后三个月行政法官就签发了认定专利无效的初裁。此案，提前一年左右结案，大幅节省应诉成本。

对中国企业而言，在面对包括国内产业和/或专利有效性在内的可能存在瑕疵和漏洞的337调查时，建议在ITC决定是否立案的一个月时间内积极应对，与ITC沟通，说服ITC在立案通知中要求行政法官提前审理是否存在国内产业、申请人是否有权提起诉讼、涉诉专利是否有效等决定性问题，避免进入昂贵以及工作量繁重的全面证据开示程序。此外，中国企业也可以充分利用该试点程序作为谈判筹码，达成最有利的和解方案。

（三）《美国法典》第35章第315 (e)(2)条禁止反言条款在ITC程序中的适用

2011年通过的《美国发明法案》中引入了双方复审程序（inter partes review，以下简称“IPR”程序），除专利人之外的其他人可以向美国专利复审委员会（Patent Trial and Appeal Board，以下简称“PTAB”）提起无效程序。根据该法案“禁止反言”(estoppel)条款，如果PTAB作出了关于专利无效的最终书面裁决，该IPR程序的申请人不得在联邦地区法院诉讼程序和/或ITC的337调查等程序中凭借在IPR程序中已经提出的或合理认为本应提出的无效理由以支持专利无效抗辩。该条款的目的是避免重复诉讼以节省诉讼资源。2017年ITC行政法官在混合动力汽车案（337-TA-1042）中触及到前述“禁止反言”条款是否适用IPR程序胜诉的申请人，具体而言，在IPR程序胜诉的申请人可否在337调查程序中采用IPR程序胜诉理由以支持专利无效抗辩。2017年3月，ITC基于Paice LLC和Abell Foundation, Inc.的申请，对福特的混合动力汽车发起337调查。涉案专利有四，包括美国专利第7,104,347号（“347专利”）、第7,237,634号（“634专利”）、第7,455,134号（“134专利”）和第7,559,388号（“388专利”）。

福特在2014年和2015年间PTAB发起了针对Paice专利25起IPR程序，其中就包含了该案四项涉案专利。与IPR程序相关的该案涉案专利及其权利要求现状如下：

2017年8月31日，Paice提交速裁动议，要求禁止福特针对上述专利的上述权利要求提出无效抗辩，依据是《美国法典》第35章第315 (e)(2)条（为《美国发明法案》中的“禁止反言”条款）[1]。福特表示反对，认为该法条并不禁止在IPR程序中获胜的申请人在其他程序中提出无效抗辩。

2017年11月2日，行政法官发布命令，部分支持了Paice的动议，认为无论IPR程序申请人是否胜诉，均适用前述“禁止反言”条款，因此，福特不得对634专利的权利要求25，278，290提出无效抗辩，因为福特在该案中提出的无效理由与IPR程序已经提出的相同；对于其余权利要求，福特在该案中提出的在先技术与IPR程序中相同，但组合方式不一致，故行政法官认为福特在IPR程序中是否“可以合理地应当”提出这些抗辩存在事实争议，无法适用速裁程序，故没有支持Paice的速裁动议。福特对此不服，提请ITC复审。2017年12月8日，ITC决定复审该命令，要求双方就《美国法典》第35章第315 (e)(2)条的完整立法史提供简述。目前，该案正在复审过程中。

该案行政法官的裁决如在复审中得到支持，337程序将无需就IPR程序中已经审理过的专利权利要求的无效问题进行裁决，无论IPR程序申请人是否胜诉，这在相当程度上影响未来争议各方的诉讼策略。

影响ITC案件审理的重要判例

2017年美国知识产权规则和判例均出现重大发展。特别地，美国最高法院签发管辖权的TC Heartland 和关于权利用尽的Lexmark两个判例。本部分仅介绍将影响ITC案件审理的美国最高法院和联邦巡回上诉法院在2017年裁决的两大判例。

（一）CAFC判决由提起专利无效的申请人承担IPR程序中不可专利性的举证责任

2017年10月4日， CAFC就PTAB的IPR程序中专利权人修改专利权利要求一事裁决认定：（1）与已经授权的专利权利要求一样，证明新修改的专利权利要求的不可专利性（unpatentability）的举证责任归于提起专利无效的申请人，而非专利权人；（2）PTAB应该基于案件整体资料判定新修改的专利权利要求是否可以获得专利，而非仅仅基于专利权人要求修改专利权利要求的动议。

该案件起源于Aqua Prods., Inc. v. Zodiac Pool Sys., Inc。Aqua在联邦地区法院诉称Zodiac侵犯其有关游泳池自动清洁技术的专利（美国专利号：8,273,183，以下简称“183专利”）。该案进行过程中，Zodiac向PTAB申请启动IPR程序，请求认定183专利的权利要求1-14，16，19-21已被现有技术公开故而无效。美国专利复审委员会针对该专利的权利要求1-9，13-14，16，19-21发起IPR程序，其无效审查不包含权利要求10-12。

之后，专利权人Aqua提交了修改专利权利要求的动议，要求用新的专利权利要求22-24代替原来的专利权利要求1，8 和20，被PTAB否决，其理由是Aqua没能证明其修改后的专利权利要求具有可专利性。Aqua上诉至CAFC。CAFC组成合议庭审理该案，维持原判。Aqua不服，请求CAFC启动全体法官重新判决程序（en banc rehearing）。CAFC全席法官判决随后推翻了PTAB的原裁决，将案件发回重审。

IPR程序是2011年9月通过的《美国发明法案》中设立的一种专利授权后复审程序，只能以新颖性和非显而易见性为启动理由。该案涉及到专利权人还是提起IPR程序的申请人承担不可专利性的举证责任，其实是对《美国法典》第35章第316(e)条（为《美国发明法案》中的内容）的解释问题。该条款的标题为：“证明标准”[2]，明确规定在根据该章节发起的IPR程序中，IPR程序的申请人承担证明争议专利的不可专利性的举证责任。但是，问题在于，在过去的实践中，PTAB认为该条款仅适用于已经授权的专利权利要求，对于专利权人在IPR程序发起后新修改的专利权利要求，由专利权人承担可专利性的举证责任。这导致专利权人在IPR程序中修改专利权利要求非常困难。根据CAFC在该案判决中援引的数据，截至2016年4月30日，PTAB共计收到118起修改专利权利要求的动议，驳回了其中的112起；截至2017年2月，PTAB仅同意了8起在授权后复审程序（6起在IPR程序中，2起在涵盖商业方法程序中, Covered Business Method,通常简称“CBM”）中的修改专利权利要求动议。

CAFC通过字义解释、上下文解释、立法原意等多个角度，认定第316(e)条同时适用于已经授权的专利权利要求以及专利权人在IPR程序发起后新修改的专利权利要求。从字面上看，该条款没有提到只适用于已授权的专利权利要求。其次，在该条款前后的关于IPR制度的其他条款，都明确区分已授权的权利要求和新修改的权利要求；如果第316(e)条明确只适用于已授权的权利要求，应该会明确写出来，而非现在这个版本。此外，该条款中的”不可专利性” （unpatentability） 在该条款的早期版本草案中，用的是“无效” （invalidity）。如果该条款只适用于已授权的权利要求，保持原用词即可，但是该条款最终版本采用了“不可专利性”，表明国会希望该条款能够同时适用于已授权的权利要求（可以用“无效”），和新修改的权利要求（未经授权）的目的（不能用“无效”）。

此外，CAFC将IPR制度作为一个整体考虑，认为其观点也是应该获得支持的。

《美国法典》第35章第316(d)条规定，新修改的专利权利要求不得扩大原权利要求的范围，或引入新的技术内容。CAFC认为，这种允许专利权人在IPR程序中修改权利要求但又有所限制的制度，其目的在于促成双方当事人达成和解，从而提高效率。专利权人通过缩小权利要求范围，避免被现有技术无效，而被诉侵权方可能由于专利权人主动缩小权利要求范围，免去侵权的困扰，从而促成双方的和解。因此，保障专利权人修改专利权利要求的权利非常重要。

《美国法典》第35章第315(e)条规定，发起IPR程序的申请人对其在IPR程序中已经提出的或可以提出的所有无效理由，不得在联邦法院诉讼和ITC的337调查等程序中再提出。CAFC认为，该条款必须与IPR程序的申请人承担不可专利性的举证责任相匹配，即只有在这种情况下，该申请人未来不得在上述其他程序中提出他在IPR程序中已经提出或有机会提出的理由。

关于该案争议的第二个法律问题，CAFC认定，专利权人只需在提交修改专利权利要求时满足相关程序要求，但其新修改的权利要求的可专利性问题，由PTAB连同已授权的专利权利要求一起出具最终的书面意见（如果进行到这一步骤），作出裁决时应该基于案件整体资料，而非完全基于专利权人提交的修改专利权利要求的动议。即，专利权人在提交修改专利权利要求的动议时，无需面面俱到地证明其新修改的专利权利要求具有可专利性。

该判决促进了专利权人主动缩小专利权利范围，保持争议专利有效性的机会，也有利于争议双方在一个程序中解决已授权的专利的权利要求的争议，和新修改的专利权利要求的争议，提高争议解决效率。此外，该判决从不可专利性的举证责任出发，综合解读了IPR程序中的多项制度设计，将对以后的司法实践和知识产权实务产生重大影响。

（二）美国最高法院承认专利权的国际权利用尽

2017年5月30日，美国最高法院就Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.一案作出判决，认定：

(1) 专利产品在美国境内的合法首次销售会导致专利权用尽，不论专利权人在首次销售时是否就再次使用/销售专利产品设定了限制。也就是说，即使专利权人在首次销售专利产品时设定了限制，在美国再次使用/再次销售专利产品没有侵犯专利权人的专利。

(2) 经专利权人同意，专利产品在美国境外销售，也构成权利用尽。进口这些产品到美国，没有侵犯专利权人的专利。

该案中，利盟（Lexmark）是硒鼓生产商，其有两种销售模式，一是全价销售，没有对购买者附加任何条件；二是“回收计划”模式，即购买者签署一份合同，同意硒鼓只能一次性使用且只能退回给利盟，好处是只需支付全价的80%左右。

Impression Products是二次硒鼓生产商，它收购空硒鼓，注入碳粉，投入市场销售。

2010年，利盟诉称包括Impression Products在内的多家二次硒鼓生产商专利侵权，具体的侵权情形包括：

(1) 被告在美国境内收购利盟“回收计划”空硒鼓，进行修复并销售；

(2) 被告从美国境外收购利盟空硒鼓，进行修复并进口到美国销售。

最终，该案只剩Impression Products一个被告。被告主张利盟在上述两种情形下权利用尽，因此侵权指控不成立。

联邦地区法院一审判决仅支持了利盟关于第2种侵权情形的指控，也就是说地区法院认为在专利权利人对专利产品再次使用/销售设定限制后，专利权用尽限于美国境内，在美国再次使用/销售专利产品不侵权。但是，进口这些产品到美国，则存在专利侵权的问题。为此，利盟与Impression Products双双上诉至美国联邦巡回上诉法院。

美国联邦巡回上诉法院受理此案并按照普通程序开庭后，鉴于此案影响重大，法院主动采用全体法官审理的方式审理此案。尽管有两位法官持不同意见，认为在这两种情形中利盟在专利法项下的权利皆已用尽，二审判决还是支持了利盟对上述两种情形的侵权指控。也就说，在专利权人就专利产品再次使用/再次销售设立合法限制后，专利权利在以上两种情形均未用尽。

Impression Products 随后向美国最高法院申请调卷令审理，最高法院同意审理此案，并最终推翻了二审判决 。

对于上述的仅涉及美国境内的第一种情形，美国最高法院认为，利盟在专利法项下的权利，在其首次销售硒鼓时已经用尽。美国专利法授予专利权人一定的垄断权利，该垄断权利因产品销售而终结。如果专利权人与购买方约定了某些限制，也属于合同法上的权利，只能对签署了合同的购买人主张，无法对抗第三人。

对于第二种情形，美国最高法院认为，权利用尽是没有地域限制的。在美国境外的销售，与在美国境内的销售一样，也会构成专利权的用尽。利盟主张在境外的销售可能因为无法受到美国专利法的保护而不能卖到和美国市场一样的价格，从而不能获得美国专利法保证的回报（reward）。简言之，境外销售不会导致专利权的用尽，因为境外根本就没有专利权可用。美国最高法院认为，美国专利法只是确认专利权人可以因其发明获得某回报，却没有保证特定的销售价格。相反，专利法只确保专利权人获得一次回报。

总之，美国最高法院认为，权利是否用尽的关键是，专利权人决定把产品销售出去。若首次销售时，合同里限制了对产品的后续处置，应在合同法范畴内解决。但是，当专利权人销售专利产品时，已经用垄断的专利权换取了补偿。这种权利用尽，并不会因为专利权人在美国境内卖得更贵，或购买方预期获得的权利类型而受到影响。

金斯伯格（Ginsburg）大法官在少数意见中指出，不同意多数意见中的专利权国际用尽的观点。多数意见以2013年的一个版权案件为例，说“专利和版权极为相似”，从而采取了相同的国际权利用尽原则。金斯伯格大法官认为这样是不妥的。世界各国的版权保护规则比较统一，加入《伯尔尼公约》的国家达174个，而且该公约规定各国对其他成员国的版权人实行国民待遇。因此，美国版权人在境外受到的保护与境内差不多。

而专利的地域性更强，美国授权的专利，无法在境外获得保护。即，美国境外的销售独立于美国的专利保护系统，例如，竞争者可以在境外销售受到美国专利法保护的产品，而不被惩罚。因此，专利产品已经在境外销售这一事实，不应该减少美国专利法在美国境内提供的保护。

权利用尽原则又称首次销售原则，是指含有知识产权的有形物品的所有权的合法转让导致的知识产权的权利消耗。即，知识产权所有人不得对合法销售的产品再次主张知识产权。因此，在争议行为发生时，知识产权是否已经穷尽，决定了该行为是否侵权：若已穷尽，则不侵权；若未穷尽，则有侵权。

权利用尽原则背后的精神是促进商业流通，防止对于自由交易的不合理限制。从实质上来讲，权利用尽原则的实施体现了自由竞争和对于专利权利人垄断权保护的一种动态平衡。对于权利用尽原则的相关制度设计，有些国家偏重促进自由竞争/自由贸易，有些偏重保护专利权人，在一个国家的不同时期，专利权利用尽原则体现的政策目标也是不尽相同，有时注重保护专利权人，有时则限制专利权人以保护自由竞争/贸易。

根据世界知识产权组织编撰的《知识产权权利用尽与竞争法的相互影响》（Interface between Exhaustion of Intellectual Property Rights and Competition Law，2011年11月，日内瓦），权利用尽不是绝对的，通常伴有更具体的限制性规则，包括用尽的权利范围和地域范围等。各国之间比较普遍的做法，权利用尽是限于一国之内的，或者数个国家组成的一个区际范围之内（如欧盟）。换言之，在一国（区域）内的首次销售仅导致在该地域内的权利用尽，不影响其他地域的权利保护。

但是，美国最高法院Lexmark案判决不但认定专利权国内用尽，还明确支持了专利权的国际用尽。这一判例将会成为美国专利权用尽规则的里程碑，预计将对跨国公司在不同国家的销售方案以及跨境交易发生重大影响。

此外，此案也反映出美国最高法院近年来限制专利权人滥用权利并将天平暂时倾斜于被告的基本态度。例如，Alice案提高了无效软件和商业方法专利的可能性。Octane案又提高了胜诉方获得律师费补偿的可能性。而作出的TC Heartland案则限制了专利权人选择起诉法院的权利。最新的Lexmark案体现了美国最高法院继续秉持该基本态度，这对经常在美国专利诉讼中作为被告的中国企业是好消息。

注 释

[1] 《美国法典》是美国国会立法集。当一项法律通过后，美国国会会将相关内容编纂入《美国法典》。2011年的《美国发明法案》的内容已编入《美国法典》。

[2] 该条款的原文为： (e) Evidentiary Standards.—In an inter partes review instituted under this chapter, the petitioner shall have the burden of proving a proposition of unpatentability by a preponderance of the evidence.

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