正策知产 | 从公牛与通领专利侵权纠纷案谈专利的新颖性和创造性
律师/专利代理人
引 言
《专利法》第22条规定，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性，即满足三性要求。
针对实用新型专利，新颖性是指该实用新型不属于现有技术，也不构成抵触申请；创造性是指与现有技术相比，该实用新型具有实质性特点和进步；现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
《专利审查指南》中又进一步阐明，在判断新颖性时以单独对比为原则，应当将涉案专利的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较，不得将其与几项现有技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。
需要特别说明的是，笔者百度了一下针对单独对比原则的描述，百度百科里面虽然后面的引用条文是正确的，但是其总结性的描述是错误的。
在对比新颖性时，不能将一份对比文件作为一个整体，因为一份对比文件中可能包括有多个不同的技术方案，只能将每个单独的技术方案与各项权利要求进行单独对比。
以2019年4月23日，国家知识产权局公开审理的「电源插座安全保护装置」的第201020681902.3号实用新型专利无效案为例，请求人是公牛集团股份有限公司，专利权人为江苏通领科技有限公司。
该专利的「独立权利要求1」要求保护一种电源插座安全保护装置，其特征在于，包括：
上盖，其内具有供滑块左右滑动的滑槽，所述上盖上开设有插孔；
支架，与所述上盖相联接，使所述安全保护装置成为一个整体，所述支架上开设有与所述上盖插孔相配合的插孔；
滑块，位于所述滑槽内，所述上盖与支架之间；
弹片，顶抵于所述滑块的一端，使所述滑块遮挡所述上盖插孔。
请求人提供了一份美国专利US7820909B2作为对比文件1，公开日2010年10月26日早于涉案专利的申请日2010年12月27日。
经过对比，我们发现两份专利所要保护的技术方案的区别见下表所示：
（详细请点击查看大图）
虽然证据一的对比文件中同样有公开「平台子组件通过过盈配合和盖形成盖组件整体」。但是，这部分描述与表中对比时引用的部分属于不同的实施例中，即不属于同一技术方案中。
基于单独对比的原则，即便在同一份对比文件中，我们也不能将两个实施例结合评价涉案专利的新颖性，因此「支架，使所述安全保护装置成为一个整体」仍然为区别技术特征。
针对上述技术方案与对比文件1相比存在如下区别技术特征：
① 本专利滑槽是上盖的组成部分，证据1的滑槽是平台组件的组成部分；
② 支架，本专利支架能够和上盖紧密配合成为一体，证据1是平台与基座并没有连接在一起形成一个整体，基座和盖是上下配合；
③ 滑块，与第一个区别特征有关系，本专利的滑槽位于上盖内，证据1的滑块位于平台子组件的滑槽内。
总结来说，就是滑块设置位置不同，安全保护装置并非一体设置。提供实用新型专利产品的样品进行演示，本专利的产品组装和维修均十分方便，证据1的组装维修不方便，证据1与本专利的设计思想不同。
针对区别特征一和三。区别在于滑槽位于上盖中，还是在平台（支架）中，进行比较后我们可以发现，从滑块的实际工作路径来看，滑块受到压力在滑槽中滑动时，运动路径实质上是一个空间轨迹，该对应的滑槽空间即为上盖和支架之间的一个区域，而并不是单纯紧贴上盖或支架内的滑槽运动，无论滑槽设置在上盖还是支架中，对滑块的运动轨迹和产生的技术效果都没有任何影响，解决的完全是同一个技术问题，单纯设置方式的区别应当属于本领域解决相同问题的惯用手段直接置换，这种改变不能满足新颖性的要求。
针对区别特征二。区别在于，涉案专利所要保护的技术方案中支架使所述安全保护装置成为一个整体，而证据一中基座和盖是上下配合，这一区别确实应该满足了新颖性的要求，但是如果基于该区别技术特征考量权利要求1的新颖性和创造性的话，该技术方案所要解决的实际技术问题就不再是专利权人所说的「保护一种电源插座的安全保护装置，具有防触电的作用，在出现非正常插入的情况时，比如儿童的一个手指头插入插孔时，滑块能起到阻挡插入的作用，只有在两个插孔同时有金属棒插入时，滑块才通过滑动方式打开」。
此时，该技术方案所要解决的实际技术问题是，提供了一种支架和上盖一体式的电源插座，这个发明目的与原有的安全保障意义的插座完全没有了关联性，而请求人只需要找到任意一份一体式的电源插座与证据一相结合，即可破坏权利要求1的创造性，这一区别技术特征的存在实现不了保留该条权利要求有效的目的。
另外，我们仔细考虑涉案专利权利要求1所要保护的范围可以发现，权利要求1的技术特征中，完全没有涉及到滑块和支架之间的配合运动技术特征，该部分技术特征被拆分到了从属权利要求和说明书中。
如果以专利权人自身描述的该技术方案所解决的技术问题对权利要求1进行要求的话，我们会发现，单纯从权利要求1的描述中我们得到的技术方案，实际上解决不了「儿童的一个手指头插入插孔时，滑块能起到阻挡插入的作用」。
该权利要求中仅仅限定了「弹片，顶抵于所述滑块的一端，使所述滑块遮挡所述上盖插孔」，但没有限定「从一侧的上盖插孔插入会使滑块锁死，无法推动打开上盖插孔」这一技术特征，因此可以说，现在的权利要求1缺乏必要技术特征，不能保证权利要求1保护范围内的所有技术方案都能实现发明目的，因此得不到说明书的支持，不符合专利法26条第4款的规定。
总的来说，新颖性和创造性的评价在确定了最接近的现有技术后，需要根据区别技术特征实际所要解决的技术问题进行评价，并不完全是一个主观的凭个人感觉判断的过程，而是有一定的标准模型。
就本案而言，个人认为，涉案专利的权利要求1所要保护的技术方案，因为区别技术特征而存在，相对于证据一具有新颖性，但是证据一其内部各个实施例，以及证据一和其他证据结合后，较容易破坏权利要求1的创造性，同时，现在的权利要求1缺乏必要技术特征，因此有较大的被无效的风险。
作者 | 伍贤喆 编辑 | 孙寒琪
正策知识产权服务中心
正策知识产权服务中心团队聚集了一批优秀的知识产权律师、专利代理师、商标代理人。目前已聚集30位优秀的知识产权律师，其中9人是具有专利代理师执业证或资格证的双证律师。
我们是一支年轻、高学历、拥有海外留学或工作背景以及具有理工和法学复合型知识结构的团队，熟悉国内外知识产权保护体系，服务的科技领域包括机械、电子、互联网、物联网、无线通讯、生物化工及传动制造业等行业，能够为不同技术领域的客户提供全方位的知识产权法律服务。
Joint-win Partners
● 正策知产 | 4步走，手把手教你版权维权索赔！（含起诉状模板）