案例评析 | 专利权人应承担方法专利中“新产品”的举证责任

导语：专利权人主张适用新产品制造方法专利举证责任倒置时，应当对方法专利直接获得的产品为新产品承担举证责任。供稿：罗丹

判决书原文请阅读第二篇文章

在再审申请人义乌市贝格塑料制品有限公司、张海龙与被申请人上海艾尔贝包装科技发展有限公司、一审被告杭州阿里巴巴广告有限公司侵害发明专利权纠纷案【(2018)最高法民申4149号】中：

再审申请人主张，一审法院举证责任分配错误。只有属于新产品制造方法的发明专利侵权才能适用举证责任倒置，涉案专利权利要求3-5不属于新产品的制造方法。

再审法院认为：

《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第六十一条规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”依据上述规定，在涉及新产品制造方法的发明专利侵权纠纷中，被诉侵权人应当承担产品制造方法不同于专利方法的证明责任，亦即举证责任倒置。其中，根据法律和司法解释的相关规定，新产品应当是指在国内外第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。产品或者制造产品的技术方案在专利申请日前为国内外公众所知悉的，应当认定该产品不属于专利法规定的新产品。 

新产品或者新产品的制造方法在专利申请日前不为国内外公众所知悉，制造同样产品的单位或者个人使用专利方法的可能性较大，而与制造相关的证据主要由被诉侵权人掌握，如果按照民事侵权“谁主张谁举证”的原则分配举证责任，则显失公平。因此，专利法才规定由被诉侵权人承担举证责任。但是，举证责任倒置属于民事侵权中“谁主张谁举证”一般原则的例外，对于权利人产品是否属于新产品仍然应当由权利人举证证明。权利人提交初步证据证明该产品属于专利法规定的新产品的，应当认定其已经尽到举证义务。上述初步证据应当能够证明涉案产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。

二审法院认为，因依照权利要求3-5专利方法获得的产品包含了权利要求1的全部技术特征及权利要求2的部分技术特征，而权利要求1已得到授权，在无相反证据的情况下，可以认定权利要求3-5为新产品制造方法。亦即二审法院认为因权利要求1获得授权，所以权利要求1所限定的产品即为新产品。如前所述，不能因权利要求1获得授权即推定其所限定的产品即为新产品，而是应当由艾尔贝公司举证证明其产品属于新产品。在艾尔贝公司未举证证明涉案专利产品属于新产品的情形下，二审法院即直接推定涉案专利产品为新产品，并进而推定权利要求3-5为新产品制造方法缺乏事实和法律依据，本院予以纠正。贝格公司和张海龙该项再审申请理由成立。

编辑：任雪

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