案例分享｜东莞市鹿鼎记实业投资有限公司等与国家知识产权局二审行政判决书

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行政判决书

北京市高级人民法院

（2021）京行终5196号

上诉人（原审原告）：东莞市鹿鼎记实业投资有限公司，住所地广东省东莞市茶山镇。

法定代表人：卢伟勋，董事长。

被上诉人（原审被告）：国家知识产权局，住所地北京市海淀区。

法定代表人：申长雨，局长。

委托诉讼代理人：赵婷婷，国家知识产权局审查员。

原审第三人：明河社出版有限公司，住所地香港特别行政区北角渣华道。

法定代表人：吴玉芬，董事。

委托诉讼代理人：刘俊，广东英驰律师事务所律师。

上诉人东莞市鹿鼎记实业投资有限公司（简称鹿鼎记公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2019）京73行初14694号行政判决，向本院提起上诉。本院于2021年7月27日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

北京知识产权法院查明：

一、诉争商标情况

诉争商标由东莞市鹿鼎记餐饮管理有限公司于2015年4月27日提出注册申请，2016年9月14日经核准注册，核定使用在第5类医用营养品、医用营养食物、营养补充剂等商品上。2018年3月27日，诉争商标经核准名义变更为鹿鼎记公司。

二、被诉裁定：商评字[2019]第217441号《关于第16811296号“鹿鼎记”商标无效宣告请求裁定书》。

被诉裁定作出时间：2019年9月11日。

被诉裁定认定：明河社出版有限公司（简称明河社公司）提交的证据可以证明，《鹿鼎记》为金庸先生于1972年创作完成的长篇武侠小说，在诉争商标申请日前已具有相当高的知名度，已为相关公众所了解，其知名度的取得是金庸先生及明河社公司创造性劳动的结果，由此知名的作品名称所带来的商业价值和商业机会也是金庸先生及明河社公司投入大量劳动和资本所获得。因此，《鹿鼎记》作为在先知名小说作品名称应当作为在先合法权益得到保护。鉴于在先知名小说作品名称《鹿鼎记》具有一定的独创性和显著性，而诉争商标所采用的文字组合与该小说作品名称完全相同。在此情形下，诉争商标在其核定商品上的注册与使用，容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或与权利人存在特定联系。鹿鼎记公司申请注册诉争商标的行为不当利用了他人享有合法在先权利的知名小说作品名称的知名度及影响力，挤占了作品权利人基于该作品名称而享有的市场优势地位和交易机会，故诉争商标的注册侵犯了明河社公司所主张的知名作品名称所享有的在先权益，已构成2013年8月30日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”所指的情形。因此，诉争商标予以无效宣告。

鹿鼎记公司不服被诉裁定，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。

三、其他事实

2018年11月19日，明河社公司针对诉争商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会提出无效宣告请求，主要理由包括：《鹿鼎记》为金庸先生创作且享有著作权的小说作品，具有极高知名度。诉争商标完全复制“鹿鼎记”这一知名作品名称，损害了金庸先生对该知名作品名称所享有的在先商品化权益。此外，金庸先生的武侠小说作品均具有极高知名度，导致被侵犯频率高，已存在在先权利人及利害关系人积极维权后被予以支持的案例，本案也同样应予以支持。为证明其主张，明河社公司在行政阶段提交了以下主要证据材料：

1.金庸作品集在中国大陆地区的传播概况。其中北京娱乐信报2006年9月25日刊文《最新阅读调查：国民最爱仍是金庸》；新闻晨报2014年3月10日刊文《30年，从“禁书”到入选课本》，记载“上世纪80年代初，金庸作品如江潮般席卷内地……尽管他在封笔后没有新作诞生，但销售一直都在往上涨，长期稳居畅销榜前几名……”。

2.广州出版社出版发行的2013年4月第2版《鹿鼎记》一书的封面及出版信息页，其上显示“本书版权由查良镛（金庸）先生授权广州市朗声图书有限公司在中国大陆（不包括香港、澳门、台湾地区）专有使用”。

3.许可方（甲方）查良镛（笔名：金庸）与被许可方（乙方）明河社公司于2002年1月1日就《金庸作品集》（包括《鹿鼎记》等十二种作品）签订的《著作权许可使用合同》。合同约定，甲方授予乙方在中国境内除以图书形式出版发行本作品简体字中文版本以外的其他专有使用权（简称该权利）；未经甲方书面同意，乙方不得将该权利全部或部分再许可或以其他形式转授予第三方；在本合同有效期内，未经乙方书面许可，甲方同意不在中国境内把该权利再授予或许可给除乙方以外的第三方使用；双方确认，如出现第三方在中国境内侵犯甲方对本作品拥有的著作权及/或乙方对本作品在本合同有效期内拥有的该权利及/或甲方合法授权的其他合法专有使用权，乙方有权利和义务单独或与甲方共同或与甲方授权的其他合法专有使用权拥有者共同制止该侵权行为，并开展任何合法的维权行动；本合同于公元二零零二年元月一日在香港订立，并自即日起生效，至双方达成书面解除协议为止。

4.2015年3月29日查良镛与林乐怡签订的《授权委托书》、2015年7月1日林乐怡与明河社公司签订的《授权书》及林乐怡出具的《声明书》。根据查良镛于2015年3月29日签署的《授权委托书》，林乐怡系其真正及合法受托人，可以代其管理、处理、使用和强制执行其任何有效存续的文学作品之版权或其他知识产权以及管理、处理、修改、修订、终止及强制执行任何其与任何第三方之间就其有效存续的版权或其他知识产权的任何文学作品或其他作品所订立的任何合约、契约、许可书、买卖或交易。根据2015年7月1日林乐怡与明河社公司签订的《授权书》，林乐怡授权明河社公司对任何第三方在中国境内侵犯《金庸作品集》（包括《鹿鼎记》等十二种单一作品）著作权及其他与作品相关之合法权益的行为，以明河社公司的名义开展任何合法的维权行动，包括但不限于提出商标异议、申请注册商标无效宣告、向行政机关举报侵权行为、参与各类调解及诉讼程序等。

5.汉辞网等在线词典搜索“鹿鼎记”的结果页面，均显示没有该词条。

6.百度百科、360百科等关于“鹿鼎记”的介绍页面，其上显示《鹿鼎记》是香港作家金庸创作的一部长篇武侠小说。

7.豆瓣读书《鹿鼎记》（全五册）全部版本（17）的介绍页面以及《鹿鼎记》图书在当当网、京东、淘宝网、亚马逊中文网的销售页面截图。其中，当当网某商家商品评论达6200余条，好评率99.8%；京东某商家商品评价3900余条，好评度99%。

8.百度贴吧、知乎、豆瓣读书、天涯社区、新浪微博、喜马拉雅FM等关于《鹿鼎记》的关注讨论及评价。

9.《鹿鼎记》馆藏信息截图及中国知网、中国文学网、中国作家网等关于《鹿鼎记》的研究文章。

10.基于《鹿鼎记》改编的影视、游戏等作品信息。

11.认定第12221479号“新笑傲江湖”商标的申请注册损害了金庸先生《笑傲江湖》小说作品名称在先商品化权益的在先裁定。

12.百度百科关于“鹿鼎山”的介绍，首句即为“鹿鼎山在金庸的小说《鹿鼎记》中提到过。”

原审诉讼阶段，明河社公司另行提交了以下主要证据（编号续前）：

13.林乐怡出具的声明《继承遗产声明书》。根据遗嘱指示，林乐怡于在生之年拥有查良镛的文学遗产管理权，对查良镛的文学遗产版权或其他知识产权有关的所有业务包括在林乐怡认为合适的条款和条件约束下授予的特许权或权利（无论是否专利）拥有绝对处理及决定权。

14.许可方（甲方）林乐怡与被许可方（乙方）明河社公司于2019年4月30日就《金庸作品集》（包括《鹿鼎记》等十二种作品）签订的《作品许可使用合同》。合同约定，甲方授予乙方本作品在全世界的专有使用权（简称该权利）；双方确认，如出现第三方侵犯甲方对本作品拥有的著作权及与本作品或单一作品相关的应由著作权人享有的其他权利及/或乙方对本作品在本合同有效期内拥有的该权利及/或甲方合法授权的其他合法专有使用权，乙方有权利和义务单独或与甲方共同或与乙方授权的其他合法专有使用权拥有者共同制止该侵权行为，并开展任何合法的维权行动。

鹿鼎记公司在行政阶段提交了以下主要证据材料：

1.鹿鼎记公司荣获2015广东创新点心大赛创意优胜奖证书。

2.鹿鼎记公司的广告宣传材料，其中包括店面和活动照片；鹿筋姜醋、鹿筋胶原蛋白液等产品的包装、实物照片和宣传海报；赞助赛事活动、参加展览会的视频材料和公司宣传片、挂牌上市报道等。

3.鹿鼎记公司送货单。

原审诉讼阶段，鹿鼎记公司另行提交了以下主要证据（编号续前）：

4.鹿鼎记公司“鹿鼎记DeerStory”品牌宣传册。

原审庭审中，明河社公司主张，基于其对《金庸作品集》（包括《鹿鼎记》等十二种作品）所享有的专有使用权，明河社公司对于“鹿鼎记”小说作品名称享有在先权益。此外，鹿鼎记公司对《鹿鼎记》作品具有较高知名度不持异议。

北京知识产权法院认为，对于将查良镛的小说作品名称“鹿鼎记”申请注册为诉争商标的行为，明河社公司有权对其提出无效宣告请求。诉争商标申请注册损害了明河社公司就《鹿鼎记》小说作品名称享有的相关合法权益，违反了2014年商标法第三十二条的规定。鹿鼎记公司取得企业名称登记时，《鹿鼎记》小说已经出版发行多年且具有较高知名度，故鹿鼎记公司企业名称中包含“鹿鼎记”不能成为诉争商标维持注册的理由。同时，在案证据不足以证明诉争商标经过使用已经具有较高知名度，并与鹿鼎记公司建立唯一对应联系，相关公众不会误认为其与《鹿鼎记》小说权利人存在特定联系。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决：驳回鹿鼎记公司的诉讼请求。

鹿鼎记公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决及被诉裁定，并判令国家知识产权局重新作出裁定。其上诉理由是：一、“鹿鼎记”商标没有侵犯他人现有的在先权利。二、明河社公司不具有申请商标无效的主体资格，国家知识产权局适用法律错误。

国家知识产权局、明河社公司服从原审判决。

本院经审理查明，原审判决认定的事实清楚，且证据采信得当，有被诉裁定、诉争商标档案、无效宣告申请书、当事人在商标无效宣告评审阶段和原审诉讼阶段提交的证据，以及当事人陈述等在案佐证。

本院认为：2014年商标法系于2014年5月1日施行。2019年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2019年商标法）已于2019年11月1日起施行。本案诉争商标于2016年9月14日被核准注册，故本案实体问题适用2014年商标法，程序问题适用2019年商标法。

2019年商标法第四十五条第一款的规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

本案中，根据当事人提交的《著作权许可使用合同》《授权委托书》《授权书》等证据，可以证明明河社公司对《鹿鼎记》具有专有使用权，属于商标法所规定的利害关系人。查良镛虽已于2018年10月30日去世，但林乐怡拥有查良镛的文学遗产管理权，其与明河社公司签订的《作品许可使用合同》，允许明河社公司制止侵犯该权利的行为。因此，明河社公司有权对诉争商标的注册提出无效宣告请求。

2014年商标法第三十二条的规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。作品名称属于该条所述的在先权利的一种，应当对其进行保护。

本案中，在案证据能够证明《鹿鼎记》系小说名称，且在诉争商标申请注册前该小说已为相关公众所知悉，具有一定知名度，鹿鼎记公司亦在原审诉讼中对《鹿鼎记》作品具有较高知名度不持异议；鹿鼎记公司在知晓《鹿鼎记》作品知名度的情况下，注册诉争商标的行为存在借助知名小说作品谋取自身利益的可能性，其主观意图难谓正当。此外，诉争商标标志“鹿鼎记”与《鹿鼎记》作品名称相同，鹿鼎记公司关于“鹿鼎记”三个字存在其他含义或每个字均指代其他意思的上诉理由，并不能否定诉争商标与《鹿鼎记》作品文字相同的事实。另，诉争商标指定使用的商品属于《鹿鼎记》作品知名度所及的范围，诉争商标的注册、使用容易导致相关公众误认为其经过《鹿鼎记》作品权利人的许可或者存在特定联系。因此，诉争商标的申请注册违反了2014年商标第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”的规定，鹿鼎记公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。

综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。鹿鼎记公司的上诉理由缺乏事实及法律依据，本院对其上诉请求不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一、二审案件受理费各人民币一百元，均由东莞市鹿鼎记实业投资有限公司负担（均已交纳）。

本判决为终审判决。

审判长　刘晓军

审判员　王晓颖

审判员　宋　川

二〇二一年十二月二十日

法官助理　薛黎明

书记员　任灵芝