案例评析｜“鹿鼎记”商标损害他人商品化权而被无效宣告

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导语｜

《鹿鼎记》为金庸先生于1972年创作完成的长篇武侠小说，其作为在先知名小说作品名称，具有一定的独创性和显著性，且已为相关公众所了解，其知名度的取得是金庸先生及明河社公司创造性劳动的结果，由此知名的作品名称所带来的商业价值和商业机会也是金庸先生及明河社公司投入大量劳动和资本所获得。因此，《鹿鼎记》作为在先知名小说作品名称应当作为在先合法权益得到保护。供稿：秦琳，艾可颂

裁判文书请戳

上诉人（原审原告）：东莞市鹿鼎记实业投资有限公司，住所地广东省东莞市茶山镇。

被上诉人（原审被告）：国家知识产权局，住所地北京市海淀区。

原审第三人：明河社出版有限公司，住所地香港特别行政区北角渣华道。

诉争商标第16811296号“鹿鼎记”商标（简称诉争商标）由东莞市鹿鼎记餐饮管理有限公司于2015年4月27日提出注册申请，2016年9月14日经核准注册，核定使用在第5类医用营养品、医用营养食物、营养补充剂等商品上。

2018年11月19日，明河社出版有限公司（简称明河社公司）针对诉争商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会提出无效宣告请求，主要理由包括：《鹿鼎记》为金庸先生创作且享有著作权的小说作品，具有极高知名度。而诉争商标完全复制“鹿鼎记”这一知名作品名称，损害了金庸先生对该知名作品名称所享有的在先商品化权益。此外，金庸先生的武侠小说作品均具有极高知名度，导致被侵犯频率高，已存在在先权利人及利害关系人积极维权后被予以支持的案例，本案也同样应予以支持。为证明其主张，明河社公司在行政阶段提交了大量证据材料以证明 《鹿鼎记》作品的知名度以及其已于金庸先生形成稳定唯一对应关系，并且明河社公司被合法授权对任何第三方在中国境内侵犯《金庸作品集》（包括《鹿鼎记》等十二种单一作品）著作权及其他与作品相关之合法权益的行为，以明河社公司的名义开展任何合法的维权行动。

东莞市鹿鼎记实业投资有限公司（简称鹿鼎记公司）在行政阶段提交了获奖证书、广告宣传材料、送货单、“鹿鼎记DeerStory”品牌宣传册等证据材料。

北京知识产权法院查明并认定：明河社出版有限公司（简称明河社公司）提交的证据可以证明，《鹿鼎记》为金庸先生于1972年创作完成的长篇武侠小说，在诉争商标申请日前已具有相当高的知名度，已为相关公众所了解，其知名度的取得是金庸先生及明河社公司创造性劳动的结果，由此知名的作品名称所带来的商业价值和商业机会也是金庸先生及明河社公司投入大量劳动和资本所获得。因此，《鹿鼎记》作为在先知名小说作品名称应当作为在先合法权益得到保护。鉴于在先知名小说作品名称《鹿鼎记》具有一定的独创性和显著性，而诉争商标所采用的文字组合与该小说作品名称完全相同。在此情形下，诉争商标在其核定商品上的注册与使用，容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或与权利人存在特定联系。鹿鼎记公司申请注册诉争商标的行为不当利用了他人享有合法在先权利的知名小说作品名称的知名度及影响力，挤占了作品权利人基于该作品名称而享有的市场优势地位和交易机会，故诉争商标的注册侵犯了明河社公司所主张的知名作品名称所享有的在先权益，已构成2013年8月30日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”所指的情形。因此，诉争商标予以无效宣告。

鹿鼎记公司不服被诉裁定，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。

本院认为：2014年商标法系于2014年5月1日施行。2019年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2019年商标法）已于2019年11月1日起施行。本案诉争商标于2016年9月14日被核准注册，故本案实体问题适用2014年商标法，程序问题适用2019年商标法。

2019年商标法第四十五条第一款的规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

本案中，根据当事人提交的《著作权许可使用合同》《授权委托书》《授权书》等证据，可以证明明河社公司对《鹿鼎记》具有专有使用权，属于商标法所规定的利害关系人。查良镛虽已于2018年10月30日去世，但林乐怡拥有查良镛的文学遗产管理权，其与明河社公司签订的《作品许可使用合同》，允许明河社公司制止侵犯该权利的行为。因此，明河社公司有权对诉争商标的注册提出无效宣告请求。

2014年商标法第三十二条的规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。作品名称属于该条所述的在先权利的一种，应当对其进行保护。

本案中，在案证据能够证明《鹿鼎记》系小说名称，且在诉争商标申请注册前该小说已为相关公众所知悉，具有一定知名度，鹿鼎记公司亦在原审诉讼中对《鹿鼎记》作品具有较高知名度不持异议；鹿鼎记公司在知晓《鹿鼎记》作品知名度的情况下，注册诉争商标的行为存在借助知名小说作品谋取自身利益的可能性，其主观意图难谓正当。此外，诉争商标标志“鹿鼎记”与《鹿鼎记》作品名称相同，鹿鼎记公司关于“鹿鼎记”三个字存在其他含义或每个字均指代其他意思的上诉理由，并不能否定诉争商标与《鹿鼎记》作品文字相同的事实。另，诉争商标指定使用的商品属于《鹿鼎记》作品知名度所及的范围，诉争商标的注册、使用容易导致相关公众误认为其经过《鹿鼎记》作品权利人的许可或者存在特定联系。因此，诉争商标的申请注册违反了2014年商标第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”的规定，鹿鼎记公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。

综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。鹿鼎记公司的上诉理由缺乏事实及法律依据，本院对其上诉请求不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

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