案例评析｜无效宣告程序中对权利要求书的修改可否引入说明书内容？

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导语｜

无效宣告程序中对权利要求书的修改，应在一定程度上考虑社会公众合理且稳定的预期。依据《专利审查指南》规定的四种修改方式，社会公众至少可以确定专利权人使用的技术特征只能是权利要求中已记载的技术特征，而不包括仅记载在说明书中的技术特征。若允许专利权人在无效程序的修改中，将说明书中的技术特征纳入到修改后的权利要求中，则不利于对社会公众利益的维护。

供稿：裴一歌，艾可颂

裁判文书请戳

一、案情简介

原告巴斯夫欧洲公司（下称巴斯夫公司）是专利号为98805666.6、名称为“杀真菌混剂”的发明专利（下称涉案专利）的专利权人，第三人陕西美邦药业集团股份有限公司针对涉案专利向被告原中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（下称专利复审委员会）提出无效宣告请求。

在无效宣告程序中，巴斯夫公司提交了四套权利要求书的修改文本，其中一套修改文本为：将权利要求1中的第一种化合物修改为实施例Ⅰd32的结构，并删除了第二种化合物的Ⅱb和Ⅱc。

巴斯夫公司认为专利复审委员会有过在无效阶段允许将权利要求改为实施例化合物的先例，因此该种修改方式应当被接受。专利复审委员会认为，在《专利审查指南》没有明确哪种类型的案件可以存在例外的情况下，在具体审查实践中，个别案件对《专利审查指南》一般规定的突破不代表整体规则的改变。因此，该修改文本不应被接受。

经审理，专利复审委员会作出第35212号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利全部无效。巴斯夫公司对该决定不服，向北京知识产权法院提起诉讼。北京知识产权法院于2020年12月29日作出（2018）京73行初9342号行政判决书，判决驳回巴斯夫公司的诉讼请求。

二、争议焦点

是否可将权利要求1中第一种化合物修改为虽记载在说明书中但未被明确记载在任一权利要求中的具体化合物。

三、裁判要旨

法院认为，巴斯夫公司的修改方式是否可被接受，需要从修改制度的利益基础角度分析。

专利授权公告后，其作为一种垄断性权利，必然会对社会公众利益产生影响，公众未经许可将不得实施落入专利权保护范围的技术方案。考虑到发明专利授权过程中审查员难以查询全部现有技术，而实用新型等专利无需实质审查即可授权等因素，专利法同时规定了无效制度，以避免专利权人对于公有领域的不当占有。

对于应被无效的专利而言，其所占用的公有资源虽表面体现为技术方案，但实质体现为专利权人在专利授权之后至被宣告无效之前对社会公众行为的限制，以及社会公众基于此限制而损失的利益。针对技术方案层面的公有领域占用问题，主要通过无效制度予以解决。但对于由此导致的对社会公众行为限制的问题，则在一定程度上依赖于对于权利要求修改方式的限制。修改方式的相关限制可以使社会公众对于权利要求修改后的最终状态具有相对稳定的预期。

《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.2节规定，无效宣告程序中修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定（即在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围）、明显错误的修正。依据《专利审查指南》规定的四种修改方式，社会公众至少可以确定专利权人使用的技术特征只能是权利要求中已记载的技术特征，而不包括仅记载在说明书中的技术特征。当然，上述限制仍会使得最终可能被维持有效的权利要求具有不确定性，但至少好于对修改方式毫无限制而导致的完全不可预期，有利于对社会公众利益的维护。

具体到本案，因现有《专利审查指南》中的四种修改方式实际上对于各权利要求之间技术特征的组合已无任何限制，故如果巴斯夫公司的该修改文本可被接受，则意味着在无效程序的修改中，专利权人不仅可以使用权利要求中的技术特征，亦可将说明书中的技术特征纳入到修改后的权利要求中。这一情形使得社会公众对修改后的权利要求难以预期，且会使得应被无效的专利在授权之后至被宣告无效之前对社会公众行为的限制问题无法得以解决。

此外，涉案专利权利要求1为马库什权利要求，而马库什权利要求被视为一个概括式的技术方案，其并非是该权利要求范围内的全部具体化合物的集合，亦即并非是并列技术方案的集合。因此，在授权文本中并无任一权利要求将第一种化合物限定为该修改文本中的具体化合物的情况下，尽管其被记载在说明书中，社会公众亦会合理预期该具体化合物不会被允许纳入新的权利要求中。

因此，专利复审委员会不接受巴斯夫公司修改方式的作法符合社会公众的预期，有利于保护社会公众基于上述预期而可能获得的利益，较好地平衡了专利权人利益与社会公众利益。

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