案例评析｜“双飞人”无效宣告
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导语｜
诉争商标与他人包装易混淆，且申请注册在他人包装有一定影响和知名度后，同时商标权利人存在主观恶意，构成对他人包装权益的损害。
供稿：杨宇宙
裁判文书请戳
（2021）京行终6432号上诉人（原审原告）：全球药业有限公司，住所地香港特别行政区九龙油塘崇信街2号油塘工业大厦1座7楼A&B室。
被上诉人（原审被告）：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。
原审第三人：双飞人制药股份有限公司，住所地江西省宜春市樟树市城北工业园。
上诉人全球药业有限公司（简称全球药业公司）因第7559588号商标商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2020）京73行初16339号行政判决，向本院提起上诉。
被诉裁定认定：全球药业公司不服国家知识产权局作出的商评字[2016]第37401号《关于第7559588号“双飞人及图（立体商标指定颜色）”商标无效宣告请求裁定书》（简称第37401号裁定），向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院作出（2016）京73行初3575号行政判决（简称行初3575号判决），判决撤销第37401号裁定，并责令国家知识产权局重新作出裁定。国家知识产权局和双飞人公司不服行初3575号判决向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院作出（2019）京行终8168号行政判决，判决驳回上诉，维持原判。该判决已经发生法律效力，国家知识产权局补正了审理程序，并重新组成合议组进行了审理。经审理认为，诉争商标的注册未违反2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第十一条、第十二条、第三十一条关于知名商品特有包装权益、在先著作权和以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的规定，亦未违反第四十一条第一款的规定。关于诉争商标是否构成2013年修正《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第十五条第二款之规定。本案实体问题适用2001年商标法，其中并无与2013年商标法相对应的法条，且在案证据不能证明全球药业公司和双飞人公司之间存在代理或代表关系。因此，裁定：诉争商标予以维持。
三、其他事实
全球药业公司在行政程序中提交了公司证明文件、商标注册证明、广告记录和所获奖项、20023238828号外观专利的无效宣告审查决定书、第3351843号图形商标的商标无效宣告请求裁定、公司网站信息、广告宣传材料、商城网站信息、化妆品备案凭证等证据。
原审法院经查，诉争商标于2017年5月6日由双飞人制药（中国）有限公司转让至双飞人公司名下。
在原审庭审中，全球药业公司明确表示不再主张诉争商标的注册违反2001年商标法第三十一条后半段的规定。全球药业公司认可其仅在中国大陆地区宣传双飞人药水产品，因《中华人民共和国药品管理法》的相关规定未能在中国大陆地区销售双飞人药水产品。此外，全球药业公司还认可其在行政程序中未依据诉争商标不符合立体商标形式要件请求宣告诉争商标无效，原因在于国家知识产权局未在诉争商标的初步审定公告和商标注册公告中指明诉争商标系立体商标。
全球药业公司不服被诉裁定，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。
北京知识产权法院认为：诉争商标的注册未违反了2001年商标法第三十一条关于知名商品包装权益和在先著作权的规定；诉争商标的注册是否符合立体商标的形式要件不属于本案的审理范围。
综上，北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决：驳回全球药业公司的诉讼请求。
全球药业公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决及被诉裁定，判令国家知识产权局重新作出决定。其主要上诉理由为：1.涉案商标侵犯了全球药业公司的著作权，原审判决对此事实认定错误；2.全球药业公司在诉争商标无效宣告提起前，国家知识产权局没有对外公告商标是立体商标的事实，商标权利正当性的审查应当进行全面审查，不论全球药业公司在行政程序中是否提及。
在二审诉讼过程中，全球药业公司补充提交了最高人民法院2021年3月16日作出的（2020）最高法民再23号民事判决书，用以证明最高人民法院已认定“双飞人药水”在华南等地区已形成一定影响，其使用的“蓝白红”包装具有一定的知名度。双飞人公司明知“双飞人药水”存在于市场，却恶意申请注册与“双飞人药水”包装近似的第7559578号、第7559588号商标并行使权利，其行为难言正当。
在二审询问过程中，全球药业公司出示（2020）最高法民再23号民事判决书时称，认为诉争商标的注册构成对其在先“蓝、白、红”“双飞人药水”包装权益的损害。双飞人公司对此认为，商标的使用具有地域性，全球药业公司未在大陆地区销售“双飞人药水”等商品，诉争商标的注册未侵害全球药业公司相关在先权利。
另查，全球药业公司在无效宣告行政程序中提交的经公证认证的《法国利佳制药厂在香港的商标注册证明、第三申请人在香港的媒体上的广告记录及所获奖项》证据载明，全球药业公司获得法国利佳制药厂委任为其制造的“双飞人药水”（内地又名利佳薄荷水）在香港和澳门的独家销售商，可以认定全球药业公司为法国利佳制药厂在香港和澳门的独家销售商，与法国利佳制药厂构成利害关系人。
上述事实，有全球药业公司在行政阶段提交的证据、在二审诉讼中补充提交的证据、询问笔录等在案佐证。
本院认为：2001年商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。因涉案商标申请注册日及核准注册日均在2001年商标法施行期间，故本案实体问题应当适用2001年商标法。在2001年商标法施行期间，基于1993年施行的《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第二项的规定，在对其他经营者实施的不正当竞争行为予以规制的情形下，“知名商品特有的包装”已经作为对该行为规制中被保护的合法民事权益得以确认，故“知名商品特有的包装”可以纳入2001年商标法第三十一条规定的“在先权利”的范畴。
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二条规定，人民法院对商标授权确权行政行为进行审查的范围，一般应根据原告的诉讼请求及理由确定。原告在诉讼中未提出主张，但国家知识产权局相关认定存在明显不当的，人民法院在各方当事人陈述意见后，可以对相关事由进行审查并作出裁判。本案中，虽然全球药业公司就诉争商标的注册侵害其在先“知名商品特有的包装”权益并未明确在其上诉状中写明，但是其在二审询问过程中对前述理由予以明确，双飞人公司亦对此发表的意见，同时被诉裁定及原审判决均将该理由作为审理范畴，故本院将对诉争商标是否侵害“知名商品特有的包装”权益进行审理。
本案中，根据全球药业公司提交的法国利佳制药厂早期使用“双天使”图形外包装以及在我国宣传双飞人药水的报纸等证据，可以证明法国利佳制药厂在上世纪90年代即在我国的相关报刊媒体上对双飞人药水产品进行了宣传，并且持续至诉争商标申请注册日前后，已被我国相关公众所知悉。同时，结合最高人民法院作出的（2020）最高法民再23号生效民事判决书中认定的“法国利佳制药厂在先使用了‘双飞人药水’所采用的‘蓝、白、红’包装并具有一定影响。而且，双飞人公司在对‘双飞人爽水’进行宣传时，存在主动混淆‘双飞人爽水’与‘双飞人药水’行为，可以证明其对法国利佳制药厂生产的‘双飞人药水’的知名度已有认知。经营者在市场交易中，应当遵循诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。双飞人公司明知‘双飞人药水’存在于市场，却恶意申请注册与‘双飞人药水’包装近似的第7559578号、第7559588号商标并行使权利，其行为难言正当...”等事实。综合考虑全球药业公司在本案中提交的证据，特别是最高人民法院作出的上述判决所确定内容，可以认定全球药业公司所主张的涉案“蓝、白、红”“双飞人药水”包装，于诉争商标申请日前已经在与诉争商标核定使用的类似商品上具有一定的知名度，构成“知名商品特有的包装”。同时，在最高人民法院前述判决已经确认诉争商标的注册存在主观恶意，且双飞人公司并未就其申请注册诉争商标具有合理事由予以说明的情况下，诉争商标的注册构成了对涉案主张的在先“蓝、白、红”“双飞人药水”包装权益的损害。因此，诉争商标的注册申请违反了2001年商标法第三十一条前半款的规定，原审判决及被诉裁定对此认定错误，本院对此予以纠正。
在判断诉争商标的申请注册是否损害他人在先著作权时，一般考虑以下四个要件：（1）当事人主张的涉案作品是否构成著作权法的保护客体；（2）当事人是否为涉案作品的权利人或利害关系人；（3）诉争商标申请人是否在诉争商标申请注册日前存在接触涉案作品的可能；（4）诉争商标与涉案作品是否构成实质性相似。在具体认定时，若诉争商标明显不符合前述四个要件之一的，可以直接不予认定，则无须再分别进行逐一判断。本案中，全球药业公司仅提交商标注册证、商品外包装、国家食品药品监督管理局进口非特殊用途化妆品备案凭证、往来函件和印刷记录等证据，不足以证明法国利佳制药厂对双飞人药水产品包装享有著作权。同时，全球药业公司亦未提交其所主张的涉案作品的图样，在无法明确全球药业公司在本案中主张的著作权保护客体的表现形式及涉案证据尚不足以证明涉案主张作品的权属关系的情况下，全球药业公司关于诉争商标的注册损害其在先著作权的上诉主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。
此外，《中华人民共和国行政诉讼法》第六条规定，人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。国家行政机关作出的行政行为应当确保实体与程序均具有合法性，若行政行为程序上明显违反法律、法规的规定，且实际损害了行政相对人的合法权益，人民法院应当对此予以纠正。然而，人民法院对行政行为合法性审查的范围应当及于被诉的行政行为，即人民法院系对已经作出的行政行为合法性进行的审查，对行政行为并未涉及的内容，一般不宜直接予以认定，从而影响国家行政机关依职权行使法定权力。本案中，全球药业公司在主张诉争商标无效时并未将诉争商标的注册不符合立体商标形式要件作为请求宣告诉争商标无效的理由，被诉裁定亦未对此进行审理。因此，诉争商标是否符合立体商标的形式要件并非本案的审理范围。
综上所述，原审判决及被诉裁定认定部分事实不清，适用法律有误，依法予以撤销。全球药业公司的上诉理由，部分具有事实和法律依据，本院对其上诉请求予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项、第三款之规定，判决如下：
一、撤销北京知识产权法院（2020）京73行初16339号行政判决；
二、撤销国家知识产权局作出的商评字[2016]第37401号重审第3780号《关于第7559588号“双飞人及图（立体商标指定颜色）”商标无效宣告请求裁定书》；
三、国家知识产权局就全球药业有限公司针对“双飞人及图（立体商标指定颜色）”提出的无效宣告请求重新作出裁定。
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