案例分享｜ＳＭＣ株式会社、乐清市博日气动器材有限公司侵害发明专利权纠纷再审审查与审判监督民事裁定书

# 点击蓝字 关注我们 #

最高人民法院

 民事裁定书

（2019）最高法民申5477号

再审申请人（一审原告、二审上诉人）：SMC株式会社。住所地：日本国东京都千代田区外神田四丁目14番1号。

法定代表人：丸山胜德，该公司董事长。

委托诉讼代理人：黄剑国，上海市华诚律师事务所律师。

委托诉讼代理人：张玥，上海市华诚律师事务所律师。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：乐清市博日气动器材有限公司。住所地：中华人民共和国浙江省乐清市柳市镇马仁桥村。

法定代表人：赵永祥，该公司总经理。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：上海宇耀五金模具有限公司。住所地：中华人民共和国上海市松江区佘山环山西路108号197室。

法定代表人：廖春景。

一审第三人：乐清市迈得发自动化设备有限公司。住所地：中华人民共和国浙江省乐清市北白象镇白塔王工业区。

法定代表人：黄旭旦。

再审申请人SMC株式会社因与被申请人乐清市博日气动器材有限公司（以下简称博日公司）、上海宇耀五金模具有限公司、一审第三人乐清市迈得发自动化设备有限公司（以下简称迈得发公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服上海市高级人民法院（2016）沪民终390号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。

SMC株式会社申请再审称，（一）现有证据足以证明专利号为ZL02130310.X、名称为“电磁阀”的发明专利（以下简称涉案专利）权利要求1前序部分“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”技术特征（以下简称争议技术特征）系本领域普通技术人员的公知常识，不属于功能性特征，一、二审判决对争议技术特征作出了错误的法律定性。1.SMC株式会社在二审中提交了《中国电力百科全书》，在该证据的“电磁阀”词条中，明确揭示了电磁阀的基本部件和结构。该证据足以证明本案争议技术特征实际上属于电磁阀的常识性技术方案，其具体实施方式已为本领域普通技术人员普遍了解并掌握。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称专利司法解释二）第八条第一款规定，争议技术特征属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现功能或者效果的具体实施方式的情形，不属于功能性特征。2.专利法司法解释二中“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”的举证证明标准，应当是以达到能够证明争议技术特征属于在先公知常识为标准，而不应过于苛刻地要求权利人必须举证证明这些公知常识所对应的全部具体实施方式已经被在先教科书、工具书等公开。即便螺线管内部结构（内部具体实施方式）存在另案专利，也不能否认争议技术特征属于公知常识。3.SMC株式会社再审提交的新证据进一步证明争议技术特征属于公知常识。在二审判决作出后，经对本领域在先技术文献进一步检索，SMC株式会社新发现了如下三份技术文献：《液压阀》（中国铁道出版社1982年出版）；《油压技术》（产业图书株式会社1988年1月28日出版）；《液压阀快速流体控制阀的相关研究》（1994年3月25日出版）。首先，上述三份技术文献均为公开出版物，其出版时间均远远早于涉案专利优先权日（2001年8月），故属于本领域的公知常识性证据。其次，上述三份技术文献均对争议技术特征所涉的电磁阀基本工作原理进行了说明，并同时通过相关附图对实现上述工作原理可以采用的具体实施方式进行了进一步举例释明，足以说明争议技术特征在涉案专利优先权日之前已为本领域普通技术人员所普遍知悉。4.争议技术特征记载在前序部分，属于与最接近现有技术共有的必要技术特征（即非发明点技术特征），在确定非发明点技术特征对专利权保护范围的限定作用时应适度从宽。从涉案专利说明书中关于背景技术部分的描述来看，涉案专利要克服的技术难题是现有技术中电磁阀的通电结构复杂、组装费时的缺陷，其目的在于提供一种简化的通电结构并保证其绝缘性。而争议技术特征属于电磁阀的现有技术，并非涉案专利的发明点，不属于涉案专利的技术创新范围。（二）权利要求1争议技术特征与被诉侵权产品相应技术特征构成相同特征。（三）在司法实践中，江苏省高级人民法院（2016）苏民终291号和温州市中级人民法院（2016）浙03民初492号判决认定争议技术特征不属于功能性特征，由此造成同案不同判的严重后果，极大地损害了国家司法权的权威性和统一性。综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（一）、（六）项的规定，请求本院撤销一、二审判决，支持其一审诉讼请求。

博日公司提交意见称，（一）被诉侵权产品不落入涉案专利权的保护范围。（2013）沪二中民五（初）字第51号案件对与本案相同的被诉侵权产品相应特征与涉案专利争议技术特征是否相同进行过技术鉴定，鉴定结论认为两者不同。（二）被诉侵权产品有合法的采购来源，博日公司不承担赔偿责任。本案中，博日公司提供了被诉侵权产品的销售开单、转账记录凭证、通话录音等证据，足以证明被诉侵权产品来源于第三人迈得发公司。（三）SMC株式会社主张的赔偿数额过高。综上，请求本院驳回SMC株式会社的再审申请。

本院认为，本案在再审审查阶段的争议焦点问题是：权利要求1争议技术特征是否系功能性特征；权利要求1争议技术特征是否与被诉侵权产品相应技术特征构成相同或等同特征。

（一）权利要求1争议技术特征是否系功能性特征

根据专利司法解释二第八条第一款的规定，并非所有包含特定功能、效果的技术特征均为功能性特征，对于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的，该技术特征不属于功能性特征。对于争议技术特征是否属于上述功能性特征的除外情形，应由当事人进行举证，基于专利申请日前本领域普通技术人员的知识水平和认知能力，如果实现争议技术特征所述功能或者效果的具体实施方式属于本领域普通技术人员的公知常识，应认定该争议技术特征不属于功能性特征。

本案中，首先，根据涉案专利权利要求书和说明书记载，涉案专利要解决的技术问题是简化螺线管通电系结构和组装并保证其绝缘性，而争议技术特征“螺线管在接近或远离阀座的方向驱动阀芯”位于涉案专利权利要求1前序部分，并非涉案专利发明点。可见，从涉案专利整体看，对于如何实现争议技术特征所述功能或效果属于涉案专利申请日前的现有技术。其次，判定争议技术特征是否属于功能性特征，主要看现有证据是否足以证明本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式，至于被诉侵权产品实现该功能或者效果的具体实施方式有无创新性，对上述争议技术特征是否属于功能性特征的判定并无影响。为证明争议技术特征属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的情形，SMC株式会社提交了相关证据。其中《中国电力百科全书》属于涉案专利申请日前的公知常识性证据，在该证据的“电磁阀”词条中，明确载明了电磁阀的基本部件和工作原理，即：“电磁阀是利用电磁力驱动的阀门。它是自动控制系统中的一个执行部件，用它来控制流体介质的通断或改变其流动方向……电磁阀由电磁部分、中间部件、阀座及手动操作器四部分组成。电磁部分由电磁线圈与磁芯构成……磁芯受电磁线圈驱动；中间部件由磁芯带动……阀座用来连接被控介质管道或输出管道。”可见，该证据中记载的电磁阀的电磁部分可以用电磁力驱动磁芯和中间部位以接近或远离阀座达到连接管道的目的。SMC株式会社在申请再审时进一步补充提交了三份证据：《液压阀》（中国铁道出版社1982年出版）、《油压技术》（产业图书株式会社1988年1月28日出版）和《液压阀快速流体控制阀的相关研究》（1994年3月25日出版）。证据1来源于上海图书馆，证据2、3来源于日本国立国会图书馆，并经过公证认证，上述证据的真实性可以确认。三份证据中《液压阀》（中国铁道出版社1982年出版）和《油压技术》（产业图书株式会社1988年1月28日出版）为涉案专利申请日前的教科书，属于公知常识性证据，上述证据用以补充证明本领域普通技术人员对于电磁阀的知识水平和认知能力，本院予以采纳。上述证据进一步具体公开了电磁阀的部件和工作原理，虽然具体实施方式不完全相同，但都是利用电磁力推动相应部件接近或远离阀座以控制流体介质管道的通断。SMC株式会社提交的上述证据足以证明实现争议技术特征“螺线管在接近或远离阀座的方向驱动阀芯”的功能或效果的具体实施方式对于本领域普通技术人员属于公知常识，争议技术特征属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的情形，不属于功能性特征。

（二）权利要求1争议技术特征是否与被诉侵权产品相应技术特征构成相同或等同特征

如上所述，争议技术特征并非功能性特征，无需适用《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条的规定，以说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式确定争议技术特征的内容。只要被诉侵权产品相应特征可以实现争议技术特征的功能或效果，应认定与争议技术特征构成相同特征。

二审法院应进一步对涉案专利权利要求1和被诉侵权产品其他特征进行比对，并审查博日公司合法来源抗辩是否成立后，对本案作出裁判。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第一款规定，裁定如下：

指令上海市高级人民法院再审本案。

审判长　佟　姝

审判员　毛立华

审判员　戴怡婷

二〇二〇年十二月二十九日

法官助理　张　博

书记员　丁　烨