案例评析｜发明专利被驳回是否还能以同日申请的实用新型维权

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导语

当事人就同一技术方案同日申请发明专利和实用新型专利，发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获授权且其法律状态已经确定，当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵权损害救济的，人民法院不予支持。

供稿：阮辰，裴一歌

编辑：阮辰，裴一歌

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基本事实

涉案专利系孙某某申请的名称为“绿化箱”、专利号为ZL20092024XXXX.4的实用新型专利（简称涉案专利），其申请日期为2009年10月12日，授权日期为2010年6月23日。

二审期间，安徽朗X公司向本院提交了：申请号为200910167865.6、名称为“绿化箱”的发明专利申请文本，北京知识产权法院（2016）京73行初1372号行政判决书，北京市高级人民法院（2019）京行终193号行政判决书，最高人民法院（2019）最高法行申13533号行政裁定书。拟证明：孙某某就相同技术方案与涉案专利同时申请的发明专利已经因不具备创造性而被驳回；孙某某明知涉案专利不具有专利性而起诉，恶意诉讼明显，严重浪费司法资源，同时安徽朗X公司也依法就本该无效的涉案专利提起了无效宣告请求。

经查明，孙某某在诉讼中明确主张保护涉案实用新型专利的权利要求与上述发明专利权利要求1-5一致。2013年2月21日，国家知识产权局对上述发明专利申请发出第一次审查意见通知书，结论为：“权利要求1、4-7不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。权利要求2-3不具备专利法第22条第3款规定的创造性。”其中，权利要求1、4-7相对于对比文件1不具备新颖性，权利要求1相对于对比文件2也不具备新颖性，权利要求2-3的附加技术特征被对比文件2公开，故其相对于对比文件2不具备创造性。针对第一次审查意见通知书，孙某某于2013年6月16日向国家知识产权局提交了意见陈述书和修改后的权利要求，将权利要求1-4合并为新的权利要求1。国家知识产权局于2013年8月27日发出第二次审查意见通知书，结论为：“权利要求1-4不具备专利法第22条第3款规定的创造性。”之后，孙某某两次向国家知识产权局提交了意见陈述书，但均未修改申请文件，国家知识产权局依次发出第三次审查意见通知书和作出驳回决定，结论均为：“权利要求1-4不具备专利法第22条第3款规定的创造性。”孙某某对上述驳回决定不服，于2014年6月25日向原国家知识产权局专利复审委员会提出复审请求，原国家知识产权局专利复审委员会于2015年12月28日作出第104010号复审请求审查决定，维持国家知识产权局于2014年4月29日对本申请作出的驳回决定。孙某某不服该决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院于2018年9月4日作出（2016）京73行初1372号行政判决，驳回孙某某的诉讼请求。该一审行政判决经北京市高级人民法院（2019）京行终193号行政判决维持，本院审查该二审行政判决后作出（2019）最高法行申13533号行政裁定，驳回孙某某的再审申请。

裁判观点

《中华人民共和国专利法》第十一条第一款规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”专利权依法受到法律保护，专利权合法有效且权利相对稳定是其依法获得保护的前提。专利权人有权实施其专利并依法禁止他人未经许可实施其专利技术，从而给发明创造提供必要的激励。但是，对于明显或者有极大可能不符合专利法规定的授权确权条件的技术方案，且被诉侵权人也明确据此抗辩被诉行为不构成侵权或其不应承担侵权责任的，如果仍然支持其禁止他人实施，则显失公平且亦有悖专利法的立法目的。

对于同一申请人同日分别申请发明和实用新型专利权的同一技术方案而言，由于实用新型专利申请可以不经实质审查就授予专利权，而发明专利申请必须经过实质审查才可能授予专利权，故实践中可能出现的现象是，同一技术方案在发明专利申请审查过程中可能被认定为不符合授权条件而被驳回或修改，但在实用新型专利权申请过程中却获得了授权。在这种情形，发明专利申请的审查结论是否影响到实用新型专利权的保护，应根据具体情况做具体分析。一般说来，如果申请人认可相同技术方案的发明专利申请审查结论，或者相同技术方案的发明专利申请未采用对比文件以及因缺乏新颖性被驳回的，通常可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据，并可能对该实用新型专利是否应获得民事保护产生实质影响。但是，如果相同技术方案的发明专利申请是被认定不具备创造性而驳回的，则应适当考虑发明专利和实用新型专利创造性要求的不同并做出不同处理。通常来说，如果相同技术方案的发明专利申请被认定不具备创造性时并未明显超越实用新型专利授权条件的审查标准，例如在技术领域、对比文件数量上并未与实用新型专利授权条件的审查标准明显不同，则发明专利申请的授权结论可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据，亦可能对该实用新型专利是否应获得民事保护产生实质影响。

本案中，孙某某同日向国家知识产权局提交权利要求内容完全相同的实用新型专利和发明专利申请，国家知识产权局经实质审查认为该发明专利申请原申请文件记载的权利要求1、4-7不具备新颖性，权利要求2-3不具备创造性，并向孙某某发出第一次审查意见通知书。孙某某在收到第一次审查意见通知书后将原权利要求1-4合并为新的权利要求1，但是修改后的权利要求1-4依然被国家知识产权局驳回决定认定为不具备创造性。换言之，国家知识产权局原审查部门已认定该发明专利申请原申请文件记载的权利要求2、3不具备创造性，权利要求1、4、5不具备新颖性，且孙某某在收到第一次审查意见通知书后将原权利要求1-4合并为新的权利要求，可见孙某某也认可第一次审查意见中关于原权利要求1-4不具备新颖性或创造性的认定。虽然发明和实用新型专利的创造性要求存在差异，但这种差异主要体现在现有技术的技术领域及对比文件的数量上，而本案孙某某就涉案实用新型专利技术方案同日提交的发明专利申请的权利要求2、3被第一次审查意见通知书认定为不具备创造性时，仅使用了一份对比文件即对比文件2，且该对比文件2与本案实用新型专利的技术领域相同，同时该对比文件2也是认定上述发明专利权利要求1不具备新颖性的同一份对比文件，因此本案不存在因发明和实用新型专利创造性要求的不同导致不能授予发明专利权保护的技术方案可能被授权实用新型专利权保护的情形。此外，国家知识产权局出具的评价报告也证明了涉案实用新型专利权效力不稳定。

在侵害实用新型专利权诉讼中，专利权人据以指控侵权的实用新型专利如果明显或者有极大可能属于不应获得实用新型专利授权保护的技术方案，则其也不属于专利法保护的“合法权益”，本院依法对其不予保护。本案综合考虑上述情形，本院认定涉案实用新型专利全部权利要求明显或者具有极大可能不具备新颖性或创造性，并考虑到涉案实用新型专利目前已过有效保护期的因素，涉案实用新型专利不属于专利法保护的“合法权益”。因此，涉案实用新型专利权利要求1-5不能作为孙某某请求保护的权利基础，其依据涉案实用新型专利权利要求1-5提出的诉讼请求，应当全部驳回。在此基础上，本院对安徽朗X公司的上诉请求予以支持，并驳回孙某某的全部诉讼请求。

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