【案例报告】商标之间可以有条件地通过商誉的延续获得显著性

商标之间可以有条件地通过商誉的延续获得显著性

——苏州稻香村食品工业有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标异议复审行政纠纷案

【判决要点】

虽然不同的注册商标专用权是相互独立的，但商标所承载的商誉是可以延续的，延续的条件在于基础注册商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将同一当事人在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该当事人或与其存在特定联系。但是如果在基础商标注册后、被异议商标申请前，他人在同一种或者类似商品上注册了与被异议商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，而基础注册商标因没有知名度或者丧失知名度等原因导致相关公众不会认为被异议商标是基础注册商标声誉的延续，反而容易将被异议商标与他人申请注册并经使用产生一定知名度的商标相混淆的，则被异议商标不应获准注册。

【案例来源】

一审案号：北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第3701号行政判决书

二审案号：北京市高级人民法院（2014）高行终字第1103号行政判决书

【当事人】

上诉人（原审原告）：苏州稻香村食品工业有限公司（简称“苏州稻香村公司”）

被上诉人（原审被告）：国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称“商评委”）

原审第三人：北京稻香村食品有限责任公司（简称“北京稻香村公司”）

【案情简介】

北京稻香村公司是第1011610号商标（引证商标，参见图一）的权利人，该引证商标于1997年5月21日获准注册，核定使用商品为第30类的馅饼、烘馅饼（意大利式）、饺子、小包子、春卷、炒饭、粥、年糕、粽子、元宵、煎饼、八宝饭、豆沙、醪糟、火烧、大饼、馒头、花卷、豆包、盒饭。2006年7月18日，苏州稻香村公司申请注册第5485873号商标（被异议商标，参见图二），该商标指定使用商品为第30类的糖果、饼干、面包、糕点、年糕、米果、冰淇淋、谷类制品、面粉制品、含淀粉食品。在初审公告期内，北京稻香村公司提出异议申请。商标局裁定异议理由不成立，被异议商标予以核准注册。北京稻香村公司不服，向商评委申请复审。2013年4月2日，商评委以“类似商品上的近似商标”为由，对被异议商标不予核准注册。苏州稻香村公司不服，向法院提起诉讼。

苏州稻香村公司特别主张，其拥有1980年代即已获准注册的第184905号和第352997号“稻香村DXC及图”商标的专用权，其申请注册被异议商标有在先权利依据。第184905号“稻香村DXC及图”商标（参见图三）核定使用在饼干商品上，第352997号“稻香村DXC及图”商标（参见图四）核定使用在果子面包、糕点商品上，因此在饼干、糕点、面包上申请注册的被异议商标是对上述基础注册商标声誉的延续，与引证商标在实际使用中能够区分，故应予以核准注册。

图一 第1011610号商标（引证商标）

图二 第5485873号商标（被异议商标）

图三 第184905号商标

图四 第352997号商标

【争议焦点】

被异议商标是否属于引证商标类似商品上的近似商标。

【法院观点】

（下文中《商标法》第二十八条经2013年修正后改为第三十条）

一审法院认为：

首先，被异议商标中的扇形边框，相关公众在识别时更多地会将其视为一种装饰，识别的作用极为有限，因此，被异议商标的主要识别部分为中文"稻香村"，与引证商标相比，其文字构成、读音、含义完全相同，仅在字体上存在细微差别，故属于近似商标。其次，被异议商标指定使用的饼干、面包、糕点商品与引证商标一核定使用的馅饼、元宵等商品虽然在制作方法、工艺上存在一定区别，但随着社会发展和生活水平的提高，在现代生活中，上述商品在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面基本相同，属于类似商品。综上，被异议商标与引证商标一已经构成使用在类似商品上的近似商标。

对于苏州稻香村公司的前述主张，法院认为，首先，自2000年3月第184905号商标和第352997号商标被申请转让至保定市稻香村食品工业总公司名下开始，至2004年11月29日由商标局核准上述两商标转让至苏州稻香村公司名下止，在四年多的时间里，两件商标已经经历了三次转让。显然，在2004年11月29日受让上述两商标之前，苏州稻香村公司不可能通过其使用或自身经营提升两商标的知名度或者由其作为权利人对两商标的专用权予以保护。商标的生命在于使用，其价值在于基于使用获得的美誉，很难想像在四年多时间里一直处于不稳定状态的商标能够通过专用权人的使用维持或者提高其知名度。其次，异议商标由于文字表现形式与受让取得的第184905号和第352997号商标在表现形式上有较大差异，而与北京稻香村公司长期使用并有较高知名度的商标更为接近，被异议商标与引证商标已经构成使用在类似商品上的近似商标，落入了引证商标的禁用范围；其次，客观上已经形成了苏州稻香村公司和北京稻香村公司不同表现形式的“稻香村”商标各自拥有消费群体及市场认知的格局，若被异议商标与引证商标在上述类似商品上并存，易使消费者对商品来源产生混淆误认。如允许被异议商标注册，将打破业已形成的市场秩序，增加市场及相关公众混淆的可能性，不利于各自企业的正常发展、公平竞争以及保护相关公众的利益。故商标评审委员会裁定被异议商标不予核准注册是适当的，应予支持。

二审法院认为：

被异议商标与引证商标的核定使用商品在功能、用途、生产部门、消费群体、销售渠道等方面有密切关联，应当认定为类似商品。同时，由于被异议商标标志与引证商标的商标标志极为接近，被异议商标在上述商品上的申请注册属于《商标法》第二十八条规定的情形，且无在先权利作为正当注册的依据，因此不应予以核准注册。

关于被异议商标是否具有延续性的商誉，法院认为，第184905号基础注册商标核定使用商品为饼干，第352997号基础注册商标核定使用商品为果子面包、糕点。1995年被认定为河北省著名商标的“稻香村”并未确定使用在何种商品上。本案也并无证据证明第184905号基础注册商标经过保定稻香村食品厂、保定市稻香村食品工业总公司、保定新亚公司、苏州稻香村公司在饼干上使用并产生一定的知名度。苏州稻香村公司、苏州稻香村食品厂或者历史上的苏州稻香村以生产月饼、糕点为主，也因此获得过多项荣誉，但是自1995年获得河北省著名商标以来，直至2004年，均无证据证明第352997号基础注册商标的知名度，2004年之后苏州稻香村公司或者苏州稻香村食品厂所获得的荣誉多数是由于其生产技艺，而非第352997号商标的声誉。反观北京稻香村公司在此期间所获得的荣誉更多的是基于引证商标的声誉。第352997号商标标志是类似于篆刻形式的"稻香村DXC"文字及外框、背景等，与被异议商标的手写体文字"稻香村"及扇形外框有明显差异，在现有证据无法证明第352997号商标的知名度、被异议商标标志与第352997号商标标志存在一定差异而与引证商标的标志极为接近的情况下，即使认定苏州稻香村公司与苏州稻香村食品厂存在承继关系，也难以认定被异议商标是对第352997号商标声誉的延续。

第184905号商标和第352997号商标由于缺乏知名度或者知名度较小，其排他权的范围也受到限制，尤其是在引证商标注册并经过使用在其核定使用商品上获得较高知名度之后，第184905号商标和第352997号商标的排他权范围更进一步受到限制。被异议商标标志与引证商标的标志极为接近，其指定使用的饼干、糕点、面包与引证商标核定使用并已产生一定知名度的饺子、年糕、粽子、元宵等商品，对于副食品的相关公众而言，基于对其商品的通常认知和一般交易观念会认为存在特定关联，基于被异议商标与第184905号商标、第352997号商标不存在延续关系的认定，原审判决关于被异议商标指定使用的饼干、糕点、面包与引证商标一核定使用商品为类似商品，被异议商标的申请注册属于《商标法》第二十八条规定的不予核准注册的情形的认定，并无不当。

最终法院维持了商评委的裁定。

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