美国最高法院2016年度知识产权判例解析（下）

原文刊载于《知识产权》2017年第9期

作者简介：金海军，中国人民大学法学院教授

五、生物类似药的审批简化程序与潜在专利纠纷的解决

（一）Sandoz Inc. v. Amgen Inc.案基本案情

美国2009年《生物制品价格竞争与创新法》（Biologics Price Competition and Innovation Act，以下简称BPCIA）为制药企业从美国食品药品管理局（FDA）获得生物类似药（biosimilar）的批准提供了简化途径，并且为生物类似药的制造商（即申请人）与参考药品（reference product）的制造商（即首发人［sponsors］）之间的专利纠纷提供了解决程序。该法律将仅仅向FDA提交生物类似药申请的行为视为“拟制”（artificial）侵权行为，以便当事人可以在申请过程的某些时候提起侵犯专利权之诉，即使申请人并没有实施传统意义上的侵权行为。

根据BPCIA第262（l）（2）（A）条，申请人要求FDA批准生物类似药的，必须在FDA通知申请人受理申请之日起20天内，向首发人提供有关药品申请与制造的信息。这就触发了申请人与首发人之间的信息交流，旨在创设相关专利的列表，并且梳理潜在的法律主张。BPCIA把各方当事人连接为两阶段的专利诉讼。在第一阶段，双方合作确定在名单上的哪些专利是可以立即提起诉讼的。第二阶段是根据第262（l）（8）（A）条，由申请人至少于生物类似药开始商业营销的180天之前向首发人发出通知而触发，它涉及任何已经列在该名单上但尚未在第一阶段提起诉讼的那些专利。对于这两个阶段的诉讼，无论在时间还是在范围上，都是受到申请人的实质性支配的。

当然，如果不遵守这些程序性要求，就可能导致两个相关的后果。根据第262（l）（9）（C）条，如果申请人未能根据第262（l）（2）（A）条向首发人提供关于药品申请与制造的信息，首发人（而不是申请人）可以立即提起诉讼，“就任何对于生物制品或者生物制品的某一用途而主张权利要求的专利，请求法院宣告对其构成侵权、其专利具备有效性或者可强制执行性。”而根据第262（l）（9）（B）条，如果申请人提供了药品申请与制造信息，但未能完成该程序的后续步骤，那么，首发人（而不是申请人）可以就首发人相关专利清单中所包含的任何专利提起宣告判决之诉（declaratory-judgment action）。

优保津（Neupogen）是安进公司（Amgen Inc.）销售的一种非格司亭（filgrastim）产品， 该公司主张在非格司亭药品的制造和用途上均拥有专利。山德士公司（Sandoz Inc.）请求FDA批准一种以Zarxio为品牌名称的、以优保津（Neupogen）为参考产品的非格司亭生物类似药。在FDA通知山德士公司已经受理其申请并进行审查之后一天，山德士公司即通知安进公司其已经提交申请，并且准备在获得FDA批准后立即销售Zarxio。它后来又通知安进公司，其不打算根据第262（l）（2）（A）条而提供药品申请与制造信息，安进公司可以立即根据第262（l）（9）（C）条起诉其侵权。

安进公司遂起诉山德士公司侵犯其专利权，并且主张山德士公司实施的“不法”行为违反了加利福尼亚州的反不正当竞争法。而后一项请求所依据的，是以下两项违反BPCIA的指控：山德士公司未根据第262（l）（2）（A）条提供其药品申请与制造信息，以及在从FDA获得批准之前根据第262（l）（8（A））条提供商业性销售的通知。安进公司请求法院发布禁令，强制执行BPCIA的要求。山德士公司则提出反诉，请求宣告原告所主张的专利无效，其不构成侵权，并且没有违反BPCIA的规定。

在案件审理过程中，FDA批准了Zarxio药品，而山德士公司则向安进公司提供了商业性销售的进一步通知。联邦地区法院随后对山德士公司就BPCIA所提出反诉作出了部分判决，并驳回了安进公司关于反不正当竞争的主张。案件上诉至联邦巡回法院，该法院判决予以部分维持、部分撤销，并发回重审。其维持的是一审判决中驳回安进公司以山德士公司违反第262（l）（2）（A）条所提出的州法上的请求权，理由是山德士公司未披露其药品申请和制造信息并没有违反BPCIA，而BPCIA已经为不遵守此项要求者提供了专门的救济措施。联邦巡回法院还认定，根据第262（l）（8）（A）条，申请人必须在获得FDA批准之后提供商业性销售的通知，而该项要求是强制性的。因此，法院命令山德士公司在其提供第二个通知之日起的180天之内禁止销售Zarxio药品。山德士公司不服判决，案件遂上诉至最高法院。

（二）判决结果与依据

最高法院于2017年4月26日开庭审理该案，并于同年6月12日作出判决。托马斯大法官撰写了全体一致的法院意见，对于联邦巡回上诉法院判决予以部分撤销并发回重审。布雷耶大法官发表协同意见。

最高法院认为：BPCIA第262（l）（2）（A）条不得根据联邦法律而以禁令方式予以强制执行，但是，联邦巡回法院在判决发回重审时，还应当确定是否可以根据州法而给予禁令。申请人在获得FDA批准之前可以根据第262（l）（8）（A）条而提供通知。

1.第262（l）（2）（A）条要求申请人向首发人提供其药品申请与制造信息，但这一规定不是根据联邦法律采取禁令而得以强制执行的。在这一点上，联邦巡回法院的结论是正确的，但其推理过程存在缺陷。它引用了第271（e）（4） 条，该条规定了拟制侵权行为，并明确规定了“唯一的法律救济”。根据该条用语，联邦巡回法院认为，除了在法律条文中具体规定的救济——比如给予禁令，强制要求申请人提供其药品申请与制造信息——不存在任何其他的救济。这个推理的问题在于，山德士公司未披露信息的行为，并不是可以根据第271（e）（4）条获得法律救济的拟制侵权行为。最高法院认为，当事人提交药品申请的，构成拟制侵权行为；但其未披露第262（l）（2）（A）条所要求的药品申请与制造信息的，并不构成拟制侵权行为。

另一个条文即第262（l）（9）（C）条，针对申请人未提供药品申请与制造信息的情形提供了法律救济。它授权首发人（而非申请人）对拟制侵权行为提起直接宣告判决之诉，从而将申请人本来可以行使的对于该专利诉讼的范围和时间的控制权，交给了首发人，并且剥夺了申请人本来通过在向市场推销其产品之前提起宣告判决而可以获得的确定性。由于存在这种救济措施，再加上没有任何其他具体指明的救济措施，这就表明，国会无意让首发人获得禁令性救济——至少作为联邦法上的一个问题——来强制执行有关披露信息的要求。而通过制定法的上下文也可以进一步确认，国会并没有授权法院通过禁令救济来强制执行第262（l）（2）（A）条。

2.联邦巡回法院在将案件发回重审时，应当确定是否可以根据州法而以禁令方式强制执行第262（l）（2）（A）条。根据加州的反不正当竞争法，山德士公司的行为是否属于“不法”行为，这是一个州法上的问题，而联邦巡回法院试图仅仅通过参考BPCIA这部联邦法律就来回答这个问题，实属错误。该案不存在争议的是，联邦巡回法院试图在实际上处理该案的如下事实：山德士公司未能披露第262（l）（2）（A）条所规定的必要信息，并因此要接受第262（l）（9）（C）条所具体规定的后果。因此，若根据联邦法律，这一点就没有什么好裁决的。而法院所应当确定的是，加州法律是否认为，假如不遵守第262（l）（2）（A）条就应当被当作“不法”行为，以及在针对未遵守第262（l）（2）（A）条的法律救济方面，BPCIA是否具有优先于州法的效力。

3.申请人可以在获得FDA批准之前提供关于商业性销售的通知。第262（l）（8）（A）条规定，申请人“应当在根据第（k）款获得批准的生物制品进行商业性销售的首日之前的180天之内，向参考药品的首发人发出通知”。因为这里的“根据第（k）款获得批准的生物制品”一语所修饰的是“商业性销售”而不是“通知”，所以，“商业性销售”才是确定时间的关键点，而该生物类似药必须已经获得“批准”。因此，申请人可以在FDA批准之前或者之后向首发人提供通知。制定法的上下文也证实，第262（l）（8）（A）条所包含的是一个单一的时间要求（营销前180天），而不是由联邦巡回法院所认定的两个时间要求（获得批准，并且在营销前180天）。“假如国会意图”在第262（l）（8）（A）条中规定两个时间要求，它就会明确地表达出来，就像在相邻的第262（l）（8）（B）条中那样。最高法院认为，安进公司虽然提出了相反的论据，但其不具有说服力，而其提出的各种各样的政策性论据，也不能否定该制定法用语的平常含义，故其论据均不予采纳。

（三）简要评论

在药品审查过程中所涉及的专利纠纷，是制药行业通常可能面临但又独具特色的问题。一方面，原研药的开发成本很高，必须借助专利才能确保其获得经济回报，另一方面，药品的可获得性牵涉到广大公众的生命与健康。如何在药品的专利保护与公共健康之间形成适度的平衡，始终是相关立法必须考虑的首要政策。同时，制药行业存在着大量的仿制药企业，其通过提供与原研药相同或类似的药品，以市场竞争手段来降低药品价格。但这样一来就必然涉及与原研药的专利冲突问题。

最高法院在近年来受理过类似案件，涉及原研药与仿制药企业之间的冲突。例如，2013年的Actavis案和2015年的Sandoz案，而后一案件的当事人，也恰好就是山德士公司。山德士公司是全球排名第二的仿制药企业，它在这两起案件中挑战的梯瓦公司与安进公司，则是全球制药企业巨头，手握许多重要的药品专利。因此，最高法院所受理这些案件并且作出裁决，必将对制药产业产生重大影响。

该案争议的焦点是一个技术性问题，即生物类似药的制造商在向FDA申请审批的过程，以及它与原研药首发人之间的专利纠纷解决程序。最高法院的判决明确指出，申请人向首发人提供药品申请与制造信息，以及在获得批准之后和商业性销售之前向首发人提供信息方面，对于触发相应的专利诉讼，无论在范围还是时间上，均处于实质性支配地位。就此而言，仿制药企业在联邦法律上处于较为有利的地位。

六、实用品外观设计的著作权保护问题

（一）Star Athletica L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.案基本案情

根据1976年《著作权法》第101条，作为“实用品外观设计”（design of a useful article）的“图画、图形或者雕塑特征”（pictorial, graphic, or sculptural features），若其“能够与该物品的实用功能方面加以分离性确定（identified separately），并且能够独立地存在（existing indepently）”，则有资格作为艺术作品而获得著作权保护。

Varsity品牌公司（Varsity Brands, Inc.）在其所设计、制造和销售的拉拉队制服表面创作出一系列平面设计，并且获得了200多项著作权登记，其中包括各种各样的线条、人字形条纹和多彩的形状（参见图5）。Star体育公司（Star Athletica L.L.C.）所销售的拉拉队制服与之类似，Varsity品牌公司遂起诉其侵犯著作权。联邦地区法院作出了有利于被告的简易判决，认为这些设计无论在观念上（conceptually）还是从物理上（physically）都无法与制服本身相分离，因此它们并不符合著作权保护的要求。第六巡回法院接受该案上诉，但该法院认为，涉案图形是可以被“分离性确定的”（identified separately），从而根据《著作权》法第101条“能够独立于制服而存在”，故撤销了一审判决。Star体育公司不服判决，上诉至美国最高法院并获得受理。

图5  涉案拉拉队制服设计图样

（二）判决结果与依据

最高法院于2016年10月31日开庭审理该案，2017年3月22日作出判决。托马斯大法官撰写法院意见，维持第六巡回上诉法院的判决。罗伯特首席大法官以及阿利托、索托马约尔、卡根大法官赞同法院意见；金斯伯格大法官撰写协同意见；布雷耶大法官发表反对意见，肯尼迪大法官与其意见一致。

最高法院认为：由某一实用品外观设计所吸收的特征（feature）是可以获得著作权保护的，只要该特征（1）可以被认为是一件与该实用品相分离的平面或者立体的艺术作品，并且（2）假如想象它跟该实用品相互分离，那么它是符合作为一件可受保护的图画、图形或者雕塑作品的条件的（无论自身方面的条件还是关于其已经以某种有形表达载体加以固定的条件）。因该案所争议的对象符合前述标准，故受到著作权保护。

1.该案有必要采取可分离性分析方法（separability analysis）。Varsity品牌公司声称，即使不采用《著作权法》第101条的分析，平面化的表面装饰（surface decorations）也总是可分离的，因为它们存在于“实用品之上（on a useful article），而并不是某一实用品的设计”。但是，该公司的这项主张与第101条的文本不符。“图像”（pictorial）和“图形”（graphic）所表达的正是平面的二维特征，比如照片、绘画或图画。因此，第101条规定对于被吸收为“实用品外观设计”的“图形、图形和雕塑作品”提供保护，就必然考虑到，该种设计可以包括平面的二维特征。

2.至于在什么情况下，为实用品所吸收的某一特征“可以从中被分离性确定”并且“能够独立存在”，这个问题并不是基于著作权最佳政策的选择，而是完全取决于“对制定法的解释”（statutory interpretation）。

（1）假如裁判者可以看到实用品并且辨认出某种看起来具有绘画、图形或雕塑特征的平面或者立体元素，那么，这就满足了《著作权法》第101条对于分离性确定（separate-identification）的要求。而要满足独立存在（independent-existence）的要求，则该特征必须在其一旦被设想为与实用品相分离之后，能够以自身作为绘画、图形或雕塑作品而存在。如果该特征自身不能作为绘画、图形或雕塑作品而存在，那么它就只是该产品的一个实用性方面（utilitarian aspects）。为了符合以自身作为绘画、图形或雕塑作品，该特征就不能是一件实用品或者“通常作为某一实用品之一部分的产品”。并且，也不能通过在另一种载体上创设一件复制品的方式（例如，为一辆汽车制作一个硬纸板模型）而对该实用品主张著作权。

（2）著作权法的整体性规定证实了上述解释。第101条规定，对于最先被固定在某一实用品载体上的艺术作品给予保护，这项规定从本质上而言，简直就是第113（a）条的翻版。第113（a）条规定，复制权“包括将（受著作权保护的）作品复制在任何物品之内或者之上，无论该物品实用与否”，因此，该条款所保护的对象，就是那些最先被固定在非实用品载体上并且随后被应用于实用品的艺术作品。总之，这些条款清楚地表明，著作权保护延及绘画、图形和雕塑作品，无论它们在创作之初是作为独立的艺术作品还是作为实用品的特征。

（3）上述解释也与著作权法的历史相一致。梅泽案（Mazer）是根据1909年著作权法判决的案件，最高法院在该案中认定，当事人对于一尊用作台灯灯座的雕像享有著作权。最高法院通过该案判决，不仅同意了美国版权局所作的一项条例，其对于艺术作品的保护扩展至那些既具有艺术性又起到某种实用目的之作品，并且还认定，无论该雕像最初是作为一件独立的雕塑作品还是作为一个灯座，均跟认定其是否享有著作权无关。此后不久，美国版权局又颁布了一项用以执行梅泽案判决的条例，其时间早于1976年《著作权法》第101条的用语，并以此而将现代的可分离性检验标准（separability test）引入了著作权法。国会基本上就是从梅泽案之后的这项条例中采纳了相关用语，将之移植到1976年《著作权法》第101条。

3.将前述可分离性标准适用于该案，其结论就是，拉拉队制服的表面装饰具有可分离性，从而有资格获得著作权保护。首先，该装饰可以被确认为具有绘画、图形或雕塑品质的特征。其次，如果将这些装饰与制服分开，并且用于另一载体，那么，它们也能符合第101条关于平面艺术作品的条件。通过想象将这些装饰从制服中移除出来，再将其应用于另一载体，这样做并不是在复制该制服本身。

反对者认为，这些装饰不符合著作权保护的条件，因为在通过想象而提取这些装饰时，它们给人的印象仍是一幅关于拉拉队制服的图片。上诉人Star体育公司同样声称，这些装饰不能受到著作权保护，理由是即使将它们从实用品中提取出来，它们还是保留着一件拉拉队制服的轮廓。而最高法院认为，这一点并不构成著作权的障碍。正如一件平面的美术作品（fine art）跟绘制该作品的画布的形状是相关的，平面的实用艺术作品（applied art）跟它所应用之物品的轮廓也具有相关性。被上诉人Varsity品牌公司在拉拉队制服上符合著作权保护的唯一特征，是在该制服表面上的平面的实用艺术品。被上诉人可以禁止他人的，也仅仅是在拉拉队制服或者任何其他表达载体上复制该表面设计。被上诉人无权禁止任何人制造与该案所争议制服在形状、裁剪或者尺寸上完全相同的拉拉队制服。

4.对于上诉人Star体育公司以及美国政府所提出的主张，最高法院认为其均不足为据。

（1）上诉人与美国政府的关注焦点集中于，当该设计从制服上被物理性移除（physically removed）之后，纯白色的制服就只具有相对实用性（relative utility）了。但最高法院认为，可分离性调查的重点，是在于被提取出来的特征，而不在于通过想象方式提取之后所剩下的实用产品的任何方面。法律毕竟没有要求被想象提取之后的剩余部分仍然是一件具有完全功能的实用品。一个艺术特征若其本身就有资格获得著作权保护，并不会仅仅因为其最初被创造出来系作为某一实用品的外观设计的一个特征，甚至即使因此使得该物品更具实用性，从而丧失其著作权保护的资格。这项规则自梅泽案以来就已经得到确立，并且与著作权法为“实用艺术作品”给予明确保护的规定相一致。最高法院认为，既然否定了上诉人的看法，也就必然抛弃了为一些法院和评论者所采用的关于“物理性”分离与“观念性”分离两者之间的区别。换言之，可分离性分析只是一项观念性任务（conceptual undertaking），它并不要求作为基础的实用品在分离之后仍然保持存在，因此，物理性—观念性的区分（physical-conceptual distinction）没有必要。

（2）上诉人还提出，应当将两个“客观”因素（object components）纳入可分离性检验标准：其一是要考虑用以证明创作者之设计方法、目的和原因的证据，其二是要考虑该特征在不具备实用功能的情况下是否具有可销售性（marketability）。最高法院对此均予以否定，理由是它们没有任何制定法上的依据。

（3）最后，上诉人声称，对表面装饰给予著作权保护，不符合国会关于将工业品外观设计从著作权当中完全排除的意图。最高法院认为，国会事实上已经为工业品外观设计的某些特征给予了有限的著作权保护，反之，如果试图假设国会针对工业品外观设计保护持有敌对态度而来看待该制定法，就会破坏国会所做出的这种选择。无论如何，该案所采用的检验标准并没有使得作为其基础的拉拉队制服具备著作权保护的资格。

（三）简要评论

实用艺术品或者实用品的艺术设计是否受著作权保护，这是知识产权法上一个由来已久并且颇具争议的问题，该案可谓该问题的最新解决方案。在美国历史上，尽管联邦著作权法始于1790年，但最高法院直到1954年才在Mazer v. Stein案中，首次明确提出了实用品设计的著作权保护条件，那就是实用部分与艺术设计两者之间是否具有可分离性。由此形成了该案所讨论的可分离性标准。此后，美国1976年制定的现行《著作权法》第101条，规定了实用品外观设计的定义，将其中可以与实用功能相分离确定并且独立存在的特征，作为图画、图形或者雕塑作品（PGS）而受到保护。但在实践中发生的诸多案件，以及相关法院和学术界，却为这个保护条件演绎出许多的判定方法，莫衷一是。

正如第六巡回法院在该案判决中指出，当实用品与其艺术设计无法从物理上分开时，法官和学者就只好求助于观念上的可分离性（conceptual separability），经年以来，已经形成了许多种判定方法。仅以该判决书罗列来看，就有9种之多，其中包括美国版权局在其条例中所规定的方法（要求实用品与艺术设计两者可以并存并且完全实现其各自功能）、主从功能法、客观必要法、普通观察者方法、设计过程法、单独存在法、销售可能性法等，甚至还有诸如尼默（Nimmer）、帕特里（Patry）等学者所撰写著作权法权威著作中所表述的方法。

最高法院之所以受理该案，其原因恐怕也是在此。它希望借助该案，厘清关于实用品外观设计的著作权保护标准，以便统一法律的解释与适用。从该案判决来看，最高法院重申了自己在以往判例即梅泽案中所确立的可分离性标准，同时指出，法院无须区分观念性分离还是物理性分离，因为可分离性标准的判定本身就是以想象的方式为之。最高法院在该案中强调了根据《著作权法》第101条定义来认定是否具有可分离性，具体方法是：首先，能否从实用品中看到并且辨认出某种看起来具有图画、图形或雕塑特征的元素（平面或者立体艺术设计元素）；其次，如果将这些元素与实用品分开，并且应用于另一个载体上，是否符合著作权关于艺术作品的构成要件。可分离性标准，并不要求作为艺术设计基础的实用品在分离之后能否独立存在。该案判例显然有助于对工业品设计的保护，因此，尽管其所涉及的只是服装设计，但该案引起了3D打印产业的高度关注。

当然，对于设计的保护也存在着一些更大的问题，特别是关于实用艺术品的保护模式（著作权、外观设计专利、商标、商业外观等）以及它们之间的冲突或者重叠保护。该案判决略有涉及，但未予全部明确。

七、商标注册的诋毁条款与言论自由

（一）Matal v. Tam案基本案情

西蒙•谭霄（Simon Shiao Tam）组建了一支摇滚乐队，起名为“The Slants”（“斜眼角人”），之所以起这个绰号，是为了“回收”这个用语，消除其中对亚裔人贬称的污蔑性含义。谭霄将词语“THE SLANTS”申请联邦商标注册。美国专利商标局（PTO）驳回其申请，理由是该词语违反了美国商标法即《兰哈姆法》（Lanham Act），其规定禁止将可能“诋毁（disparage）……或者”给任何“在世或者去世之人……造成贬低或者蒙羞”的商标进行注册。谭霄对此不服，但其通过行政复审程序又未获成功，遂将案件向联邦巡回法院起诉。联邦巡回法院以全席审理的方式，最终认定：前述《兰哈姆法》的诋毁条款（disparagement clause）从表面看来，根据第一修正案的言论自由条款（the First Amendment's Free Speech Clause）而构成违宪。美国专利商标局将该案向最高法院提起上诉，请求最高法院判决诋毁条款是否“根据宪法第一修正案的言论自由条款而从表面看来无效”。

（二）判决结果与依据

最高法院于2017年1月18日开庭审理该案，同年6月19日作出判决，最终维持了联邦巡回法院的判决。阿利托大法官撰写法院意见。肯尼迪发表部分协同意见，对此金斯伯格、索托马约尔和卡根大法官赞同。托马斯大法官另行撰写一份部分协同意见。戈萨奇大法官未参与该案件审理与判决。

最高法院认为，《兰哈姆法》的诋毁条款触犯了宪法第一修正案原则的基石：言论不可以因其表达了冒犯性思想而遭到禁止。

1.与判定有关的一个法律解释问题

在判定诋毁条款是否违反宪法第一修正案之前，首先需要扫清了该案的一个法律解释问题。最高法院在判决的开头部分审查了谭霄的主张，即诋毁条款不适用于那些诋毁种族或者人种群体的标识。谭霄的理由是，该条款所禁止注册的是诋毁“自然人或者法人”（natural and juristic persons）的标识，并不包括诋毁“诸如种族与人种群体之类的非法人实体”（non-juristic entities）。这个解释看似符合该条款文本中的“persons”（人）一词，但是，最高法院对此予以反驳。理由是，其一，如果诋毁了“实质性”比例的某一种族和人种群体，就必然诋毁该群体中许多的“人”；其二，这种狭义解释与诋毁条款的广泛范围相冲突，因为该条款不仅采用了“persons”，而且使用了“机构”（institutions）、“信仰”（beliefs）之类的术语。假如国会想要限制该条款的范围，它就可能使用诸如“生存于世的特定个人”（particular living individuals）之类的用语，就像在该条（c）款所采用的词语那样。

2.诋毁条款违反了第一修正案的言论自由条款

商标注册是私人言论，并非政府言论。因为“言论自由条款......并不规范政府言论”，故政府不必对自己的言论保持中立的立场。最高法院认为，在适用有关政府言论的判例时务必倍加小心，因为假如只要对私人言论盖上一枚政府的批准印章，就可以将之充作政府言论，那么，政府就可以此手段来消除或者抑制不为其所喜欢的观点表达。

最高法院认为商标注册在本质上并非政府言论，是基于以下理由。在PTO注册的商标并不是由联邦政府所设想出来的。除了第1052（a）条的规定之外，商标审查员不得依据商标所表达的观点而拒绝其注册。商标如果符合《兰哈姆法》的观点中立要求（viewpoint-neutral requirements），就必须予以注册。一旦商标获得注册，则PTO无权将其从注册簿中删除，除非有一方当事人提出动议请求撤销该注册商标、注册商标期限届满或者联邦贸易委员会（FTC）根据某些理由而启动诉讼。因此，认为某一注册商标的内容构成政府言论，这是非常牵强的。试想一下，假如商标一旦获得注册就变成了政府言论，那么，联邦政府岂不会变得异常吵闹、乱乱糟糟。最高法院以往有关政府言论的案件，均不支持关于以注册商标为政府言论的观点。并且，假如认为商标注册使得商标转变为政府言论，就将构成对政府言论规则（government-speech doctrine）的一个巨大而危险的扩张，因为其他的政府登记制度（比如著作权登记）也可以照做起来，很容易达到同样的效果。

3.商标注册也不属于政府补贴或者商业言论

（1）政府一方提出，该案受最高法院关于补贴性言论（subsidized-speech）的判例的规制。但这一主张被最高法院认为不具有说服力。政府所提出的判例涉及现金补贴或其他等价物的补贴，例如在Rust v. Sullivan案中，政府为家庭节育计划服务（family planning services）的个人当事方给予资助，以及在National Endowment for Arts v. Finley案中，为艺术家提供现金奖励。但联邦商标注册跟这些项目毫不相像。PTO不仅没有付钱给商标注册申请人，相反它还要求申请人支付商标注册申请费，并且在商标注册之后还要其缴纳维持费。政府在该案答辩时声称，商标注册就为当事人提供了宝贵的非金钱利益，而这可以回溯到政府为该商标注册所投入的资源，但最高法院认为，每一项政府服务几乎都需要政府资金的投入。那些使广大公众受益的公共服务（例如警察和消防）固然如此，即便是那些只为一部分人受益的服务，例如对私人诉讼的审判、维护公园和公路的使用，也都是如此。因此，政府的这一主张不成立。

（2）政府一方还声称，根据一项由最高法院就政府言论判例与补贴判例合并所形成的“政府项目”规则（“government-program” doctrine），商标法中的诋毁条款是合宪的。最高法院认为，这个主张同样不具有说服力。政府一方所提到的两个判例，是关于政府雇主向其雇员收取工会会费的问题，但这些案件所涉及的，是第一修正案判例法当中一个特别的领域，它与该案所涉及的商标注册领域实在相隔遥远。与该案更为类似的案例可能在于，政府为私人言论创设一个有限的公共论坛，从而允许政府依据言论内容和演讲者而实行某些限制。但是，即便在这样的案例中，观点歧视（viewpoint discrimination）也是被禁止的。诋毁条款拒绝对于任何集团的相当比例成员具有冒犯性的任何标识予以注册。这在某种意义上，就构成了观点歧视：带来冒犯本身就是一种观点。“不能仅仅因为这些思想本身对某些听众来说具有冒犯性，就禁止该思想的公开表达。”

（3）该案双方当事人的另一个争议是，商标是否构成商业言论（commercial speech），从而只需要经受在Central Hudson案所形成的宽松审查（relaxed scrutiny）。但最高法院认为，这个争议无需在该案解决，因为诋毁条款甚至都不能经受住Central Hudson标准的审查。根据Central Hudson案标准，对言论的限制必须服务于“某一实质性利益”（a substantial interest），并且必须加以“狭义地适用”（narrowly drawn）。案件中提到的一种利益是，防止那些表达冒犯性思想的言论，但是，这种利益却会打击第一修正案的核心。所提到的第二种利益是，保护商业流动秩序，免于受到那些因支持招人不满的歧视性商标所带来的破坏；但是，该条款适用于对任何个人、团体或机关构成诋毁的任何商标，故其并不是被狭义地适用的。因此，诋毁条款也不符合商业言论的审查标准。

4.商标法的诋毁条款构成了观点歧视（viewpoint discrimination）

（1）除极少数的例外，宪法第一修正案的一项基本原则是，政府不得以其不赞成某种言论所表达的思想或者观点为由，对该言论予以惩罚或者压制。关于观点歧视的检验标准是，在相关主题范畴内，政府是否根据所表达的观点而从中挑出某一小部分其所不赞同的信息。在该案中，诋毁条款将相关主题确定为“人（无论其生死）、机构、信仰或者国家象征”；而在该范畴之中，申请人可以注册某个具有积极的或者良性意义的标识，但不能是贬损性标识。这一法律规定反映出，政府不赞同某一小部分其认为具有冒犯性的信息，故从本质上而言，这就构成了观点歧视。

（2）无论商标是否属于商业言论，该案以观点为依据所发生的歧视，就必然要受到更严格的审查。即使就商标符合商业言论的情况而言，它们也是这样的例子，说明为什么在这个范畴，不能以第一修正案所要求的观点中立性而给予完全豁免（a blanket exemption）。在商标领域，有关思想市场（marketplace of ideas）的隐喻已经变成了一个实实在在的强大的现实。假如允许存在观点歧视，那就是允许实行政府审查。

（三）简要评论

该案的案情非常简单，但其中涉及的法律问题，事关美国宪法第一修正案的言论自由，兹事体大。因此，该案实际上是对美国商标法一项条款的违宪审查，从本质上来讲，更可归于第一修正案的讨论。另需说明，因时任美国专利商标局局长的Michaelle K. Lee于2017年6月6日宣布辞职，由Joseph Matal担任临时局长，故该案在最高法院受理与开庭辩论时的名称是Lee v. Tam，而在6月19日判决时，案件名称已经改为Matal v. Tam。

该案争议是商标注册诋毁条款即《兰哈姆法》第1052（a）条。该条规定了商标主簿注册的条件，共计6款，主要规定商标在哪些情况下不得注册（消极条件），其中（a）款的完整内容是：“申请人在产品上的任何商标可以与他人产品相区分的，不得因其性质而拒绝在主簿注册，除非（a）该商标包含违反道德的、欺骗性的或者诽谤性的要素；或者可能诋毁任何在世或者去世之人、机构、信仰或者民族标志，或错误地暗示有某种联系，或为其造成贬低或者蒙羞；或者属于某一地理标志，当其用于葡萄酒或者白酒之上或与之相联系时，所确定的是该商品原产地之外的地方，且其系由申请人在WTO条约在美国生效之日一年或者之后首次使用在该葡萄酒或者白酒之上或与之相联系。”由此可见，第1052（a）条包含的商标注册的消极条件有三项，第1项是指商标存在违背公序良俗的情形；第2项是该商标可能构成诋毁；第3项是错误使用地理标志。除第3项是根据WTO《TRIPS协议》的要求而增设的之外，前两项是商标法中早有规定的。确切地说，该案涉及的只是第1052条（a）款的第2项，联邦巡回法院和最高法院均认为，该项消极条件的规定违反了宪法第一修正案的言论自由条款。但是，该案判决并没有就第1项消极条件作出处理，故商标存在违背公序良俗的情形（“商标包含违反道德的、欺骗性的或者诽谤性的要素”），仍旧不能获得商标注册。有评论认为，该案涉及的是商标注册公序良俗条款与言论自由问题，并不准确。

最高法院在该案判决中，着重论证商标注册的本质是什么，或者更准确地说，商标注册本质上不是什么。首先，最高法院认定，并非政府言论。其次，商标注册也不是政府补贴或者商业言论。最后，商标注册属于私人言论，应当根据言论自由条款受到严格审查。结论就是，商标法的诋毁条款构成观点歧视，从而违宪。

与该案同时上诉到最高法院的，其实还有一个更加引人瞩目的同类案件，即Pro-Football, Inc. v. Blackhorse案。该案涉及华盛顿特区红皮肤橄榄球队的6件“REDSKINS”（红皮肤）注册商标，其于2014年被美国专利商标局以第1052（a）条为依据而撤销，理由就是“REDSKINS”注册商标是对美国土著印第安人的诋毁。球队向法院起诉，被判决维持商标局的撤销裁决，遂又上诉至第四巡回法院。在此期间，因联邦巡回上诉法院全席审理Lee v. Tam案，故中止审查该案，等待最高法院对Lee v. Tam案做出判决。最高法院在2016年4月20日决定受理Lee v. Tam案，并且发布了调卷令，随即，橄榄球队于2016年4月25日也向最高法院提交上诉，但最高法院于当年10月3日决定拒绝为该案发布调卷令。现在最高法院已经通过Matal v. Tam案认定第1052条（a）款的第2项构成违宪，“THE SLANTS”商标应当可以注册了，而“REDSKINS”商标接下来的命运如何，则需等待第四巡回上诉法院的裁决。