“以不正当手段取得注册”的理解与适用——评“鹅厂出品”无效宣告请求行政纠纷案
要旨：商标反映的是一种利益，这种利益是通过在市场上把标志与商品或服务不断联系在一起而 产生的。商标申请人的申请注册行为超过正常的生产经营需要，攀附知名企业商誉，通过注册商标谋取不正当利益，可推定其具有主观恶意，属于扰乱商标注册管理秩序的行为，可认定其构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。
案情
当事人
上诉人（原审原告）：腾讯科技（深圳）有限 公司（下称腾讯公司）
被上诉人（原审被告）：国家知识产权局 原审第三人：保定市华宇电磁线有限责任公司 （下称华宇公司）
案由：商标权无效宣告请求行政纠纷
2015年4月15日，华宇公司提出第16715668号 “鹅厂出品”商标（下称诉争商标）的注册申请， 核定使用在第9类“复印机（照相、静电、热）；动画片；电热袜”商品上，专用期限至2026年6月 27日。腾讯公司于2015年4月13日提出第16694266 号“鹅厂”商标（下称引证商标）的注册申请，核 定使用在第9类“计算机程序（可下载软件）；智 能卡（集成电路卡）”等商品上，专用期限至2026 年6月13日。腾讯公司针对诉争商标，向国家知识产权局提出商标权无效宣告请求，主张诉争商标的注册违反了2014年施行的《中华人民共和国商标 法》（下称2014年商标法）第三十一条、第十条第 一款第七项及第八项、第三十二条“以不正当手段 抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”、第四十四条第一款的规定。
2018年8月7日，原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）作出商评 字[2018]第142096号《关于第16715668号“鹅厂 出品”商标无效宣告请求裁定书》（下称被诉裁 定）。被诉裁定认定：诉争商标的注册未构成2014 年施行的《中华人民共和国商标法》（下称2014年 商标法）第三十一条，第三十二条，第十条第一款 第七、八项，第四十四条第一款规定情形，商标评审委员会裁定：诉争商标予以维持注册。
审 判
腾讯公司不服被诉裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。请求法院依法撤销被诉裁定，并判令国家知识产权局重新作出裁定。
在商标评审阶段，腾讯公司提交了以下主要证据：1.腾讯公司简介；2.腾讯公司所获各种荣誉证书；3.互联网行业关于腾讯公司、阿里巴巴集团控股有限公司（下称阿里巴巴公司）及百度在线网络技术（北京）有限公司（下称百度公司）分别与 “鹅厂”“猫厂”“狼厂”称谓对应的网络宣传报道资料；4.艾瑞网关于QQ的研究报告；5.华宇公司在第9类、第35类、第38类、第41类及第42类多 个与互联网行业相关的商品或服务类别上申请注册 “鹅厂出品”“猫厂出品”“狼厂出品”“鹅厂” 以及“Soiken”等近20件商标的汇总表；6.华宇公司的企业信息。
华宇公司提交了以下主要证据：商标异议判决书、原国家工商行政管理总局商标局（下称商标 局）网站检索第9类“BAT”结果。
在原审诉讼阶段，腾讯公司提交了以下主要证据：7.关于“鹅厂”的检索报告；8.关于“狼厂”的相关报告；9.华宇公司恶意抢注“鹅厂出品”“猫 厂出品”“狼厂出品”“鹅厂”以及“Soiken”等 相关商标的信息；10.网络平台“复印机”“计算机 设备”“相机”等商品销售信息；11.华宇公司抢注 “鹅厂”商标信息；12.（2019）京行终3027号行政判决；13.（2011）一中知行初字第2204号行政判决。
北京知识产权法院认为，诉争商标与引证商标 未构成2014年商标法第三十一条规定的使用在同一 种或类似商品上的近似商标；诉争商标的注册未构成2014年商标法第三十二条规定的“以不正当手段 抢先注册他人已经使用并有一定影响”情形。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》 第六十九条之规定，判决：驳回腾讯公司的诉讼请求。[1]
腾讯公司不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉裁定，责令国家知识产权局重新作出裁定，其主要上诉理由为：诉争商标与引证商标构成第三十一条规定的同一种或类似商品上的近似商标，诉争商标的注册违反2014年商标法第十条第一款第七项、第四十四条第一款的规定。
二审诉讼阶段，腾讯公司明确表示上诉理由包括华宇公司注册多件包括诉争商标在内与“鹅厂” 相关的商标，违反2014年商标法第四十四条第一款关于“以其他不正当手段取得注册”的规定。并向二审法院补充了以下证据（编号续前）：14.在先生效判决；15.各网站中关于复印机驱动程序及软件介绍的网页；16.各网站关于腾讯公司打造娱乐产业的报道网页；17.天猫网站关于“电热袜”产品的介绍网页；18.在诉争商标申请日前，“鹅厂”与腾讯 公司之间对应出现的报道网页；19.微博上关于“鹅 厂”与腾讯公司之间对应出现的宣传网页；20.在诉争商标申请日后，各网站中关于“鹅厂”与腾讯公司之间对应出现的网页内容。
北京市高级人民法院经审理认为：
华宇公司在原审诉讼阶段和二审诉讼阶段均未出庭应诉，且未提交证据证明其已注册的包括诉 争商标在内的商标分别在核定使用的商品上进行了实际使用。根据腾讯公司提交的在案证据，可以证明在诉争商标申请日之前，“鹅厂”“猫厂”“狼厂”在互联网行业的相关公众中已分别与腾讯公司、阿里巴巴公司和百度公司之间建立起对应关系。华宇公司在其核准经营范围之外的第9类、第 35类、第38类、第41类和第42类中与互联网相关的商品和服务上申请注册包括诉争商标在内的多件 分别与腾讯公司、阿里巴巴公司及百度公司具有指示对应关系的“鹅厂出品”“猫厂出品”“狼厂出 品”商标，以及与他人在先注册的国内外商标相近 似的商标，其行为超过了正常的生产经营需要，具有攀附腾讯公司等知名企业商誉，通过注册商标谋 取不正当利益的主观恶意。综上，华宇公司注册诉争商标的行为，违反诚实信用原则，扰乱了正常商标注册秩序，谋取不正当利益的主观恶意明显，构成2014年商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。因此，北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第 八十九条第一款第二项、第三款之规定，判决：一、撤销原审行政判决；二、撤销被诉裁定；三、国家知识产权局重新作出裁定。[2]
重点评析
本案二审主要焦点为诉争商标的注册是否构成商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。商标法第四十四条第一款规 定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一 条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他 不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商 标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。” 《最高人民法院关于审理商 标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十四条 规定：“以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋 取不正当利益的，人民法院可以认定其属于商标法 第四十四条第一款规定的‘其他不正当手段’。”
在商标法领域中，“不正当手段”可以理解为 “恶意”的具体行为方式，而“恶意”强调的是客观表象后的主观意图。关于行为本身的不正当性， 既包括以囤积商标为典型代表的扰乱商标注册秩 序、不正当占用公共资源等情形，也包括基于对他 人权利的知晓状态而意图作为商标据为己有的各种 情形。前者就是本案所涉及的商标法第十三条、第 十五条、第三十二条等条款规定以外的“其他不正 当手段”。
一、“以其他不正当手段取得注册”条款适 用的背景
恶意注册商标行为严重扰乱市场秩序，受到社 会公众高度关注。2019年修订的商标法将第四条第一款修改为“自然人、法人或者其他组织在生产 经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”该条规定 在2014年商标法第四条的基础上新增了“不以使用 为目的恶意商标注册申请，应当予以驳回”条款， 进一步明确了以使用为目的的商标注册原则，并对 不以使用为目的恶意商标注册申请行为应当予以制 止。国家知识产权局后续发布的《规范商标申请注 册行为若干规定》对该新增条款予以说明，对于商 标恶意注册行为的规制，该新增规定可以在审查阶 段予以适用，实现打击恶意注册的关口前移，并将 其作为提出异议和请求无效宣告的事由，直接适用 在异议程序和无效宣告程序中。“以其他不正当手段取得注册”条款的适用 范围和标准与现阶段商标恶意注册行为的严峻态势 有关。随着知识产权保护力度进一步加大，商标实 务中制止恶意注册的需求仍在继续扩大。在此背景 下，商标法第四十四条第一款作为制止此种类型的 恶意注册的地位得到了加强。经过一段时间的磨合，目前行政机关和法院已经就此形成共识。
二、“以其他不正当手段取得注册”条款在 无效宣告程序中的适用
“其他不正当手段”中的“其他”是相较于商标法第十三条、第十五条、第三十二条等条款规定 的损害特定民事权益以外的，扰乱商标注册秩序、 损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方 式谋取不正当利益等手段取得注册的行为；相较于上述条款对特定主体在先商标权利或其他在先权利 的保护，商标法第四十四条第一款所指“其他”不 正当手段损害的是不特定大多数主体的公益。
《商标审查及审理标准》列举了三种典型的 “其他不正当手段”行为：（1）申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者 近似的；（2）申请注册多件商标，且与他人字号、 企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的；（3）申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的。大量注册而不使用的商标囤积行为、以炒卖牟 利为目的的商标注册行为，即属于最典型的以“其 他不正当手段”取得注册的行为。《北京市高级人 民法院关于商标确权授权行政案件的审理指南》第 17.3条[3]也规定了相应的具体情形。
商标权保护的应是生产经营活动中通过使用从而与特定商品或服务来源建立起联系的标志，而不仅仅是符号意义上的这个标志本身，商标权的权利 基础是通过商业运作、经营管理、市场营销、广告宣传等方面投入凝结的商誉和市场竞争中的垄断性 优势，以“其他不正当手段”注册商标的行为，损害的不只是某个特定主体的权益，而是滥用商标注 册制度，扰乱了商标注册的基本秩序，损害了公平竞争的市场秩序，颠覆了公认的诚实守信之人的普通商业行为准则[4]，不仅有违诚实信用原则，更有违公序良俗原则。
（一）“其他不正当手段”的定性与定量
“其他不正当手段”具体情形中所指的“多件”和“大量”在数量上有所不同，但都没有绝对的定量标准，定性问题才是判定“其他不正当手段”的关键因素，即应结合诉争商标申请人所注册商标的构成、是否有真实使用意图以及注册后的行为等因素，来综合判定其在申请注册时的主观状态。“其他不正当手段”的第一种情形中的“较强显著性”主要指商标的固有显著性，如臆造的或具有独创性的商标。在此情形下，独立构思善意巧合的可能性较低，除非诉争商标注册人有充分的合理理由和相应的证据，否则通常可以合理推定只有在接触或知晓他人商标的情况下才可能注册相同或基本相同的商标，即诉争商标申请人具有复制、抄袭或摹仿他人较强显著性商标的故意。如本案的“鹅 厂”“猫厂”“狼厂”并非社会生活中的常用词汇，其使用在第9类“计算机程序（可下载软件）” 等商品上本身具有较强的显著性。第二种情形例举的均为其他法律明确规定应予以保护的在先权利或权益。第三种情形，就是典型的商标囤积行为，明显超出了正常的商业经营需要。“其他不正当手段”可能表现为上述某一种情形，更可能交织上述 多种情形。
本案中，根据腾讯公司提交了华宇公司的注册商标汇总表，华宇公司在第9类、第35类、第 38类、第41类及第42类多个与互联网行业相关的 商品或服务类别上申请注册 “鹅厂出品”“猫厂 出品”“狼厂出品”“鹅厂”以及“Soiken”等 近20件商标。由于“腾讯QQ”等腾讯产品或服务已经深度融入了社会公众的生活，“鹅厂”也成 为广大网友对腾讯公司的昵称。“鹅厂”的字面 含义是指养殖或生产鹅的厂，作为普通用词没有任何商业价值，但其“鹅厂”与腾讯公司在事实上已经形成了稳定的对应关系，不仅社会公众能够识别商品或服务的来源，腾讯公司也利用该商标建立起自己的商业信誉，并使其产生了一定的商业价值。“猫厂”“狼厂”等网络昵称的由来与“鹅厂”情形近似，分别与阿里巴巴公司、百度公司建立了对应关系。
本案中，华宇公司对数个主体具有较高知名度的商标进行大量抢注，攀附知名企业商誉，亦属于扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源的情形，可以适用“以其他不正当手段 取得注册”条款予以规制。华宇公司在知晓“鹅 厂”“猫厂”“狼厂”已分别与腾讯公司、阿里巴巴公司和百度公司之间建立起对应关系的前提下， 仍然在多个类别的商品或者服务上，大量申请注册 “鹅厂出品”“猫厂出品”“狼厂出品”商标，以及与他人在先注册的国内外商标相近似的商标，其行为难谓正当。
（二）“缺乏真实使用意图”的认定商标可以通过使用和注册取得商标权，在我国取得商标权的基本途径是注册。我国商标法虽然采用注册制度，但2014年商标法第四条规定了申请注册商标应基于“生产经营活动”的需要，该规定可以理解为要求商标注册申请应有“真实使用意图”。对此，2019年商标法新增的“不以使用为目的恶意商标注册申请，应当予以驳回”条款明确规定了申请注册商标应以使用为目的，否则商标申请 人的申请注册行为的正当性值得质疑。
《商标审查及审理标准》关于“缺乏真实使用意图”的规定，诉争商标获准注册后，诉争商标申请人既无实际使用行为，也无准备使用行为，仅具有出于牟取不正当利益的目的，积极向他人兜售商标、胁迫他人与其进行贸易合作、或者向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金等行为的， 可以判定其明显缺乏真实使用意图。《北京市 高级人民法院关于商标确权授权行政案件的审理指南》第17.4条规定 申请人具有该审理指南 第17.3条规定的情形， 但诉争商标申请注册的 时间较早，且在案证据 能够证明诉争商标申请 人对该商标具有真实使 用意图并实际投入商业使用的，可以根据具体 情况，认定诉争商标不构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。
判断诉争商标是否构成恶意注册的时间点是 诉争商标提出注册申请的时点，但可以通过其申请 注册后的行为来推断其注册时的主观意图，上述行为足见诉争商标注册人取得商标专用权的目的显然 并非真实诚信地用于“生产经营活动中”，而仅仅在于具有牟取不正当利益的意图。本案中，腾讯公 司于2015年4月13日在第9类商品上申请注册“鹅 厂”商标，华宇公司也于2015年4月15日在第9类商 品上申请注册“鹅厂出品”商标，自获准注册之日起腾讯公司和华宇公司分别取得了“鹅厂”“鹅厂 出品”的商标专用权。华宇公司在知晓“鹅厂”在我国社会公众中已经具有较高知名度，并与腾讯公司形成对应关系的情况下，仍然在腾讯公司申请注 册“鹅厂”商标的两天内申请注册“鹅厂出品”商 标，且两商标核定使用商品为同一类别的不同类似群，可知上述商标的申请注册日仅有两日之差的事实难谓巧合，华宇公司申请注册诉争商标的行为亦 难谓正当。同时，华宇公司并未出庭积极举证其将 上述注册商标规范、合法、有效地投入商业使用。因此，综合上述情形可推定华宇公司的商标注册行 为具有攀附腾讯公司等知名企业商誉，通过注册商标谋取不正当利益的主观恶意。
三、“以其他不正当手段取得注册”条款适 用的限制
一般而言，“以其他不正当手段取得注册”条 款的是宣告注册商标无效的绝对条件，不宜作为相对注册事由的兜底条款来进行适用，因此在司法实践中应以违反公序良俗原则的情形为认定的基础， 认定构成该条规定情形要更加审慎。[5]但在恶意注册问题十分严重的情况下，商标行政部门和司法机关 均试图探讨对该条款的恰当适用方式以规制商标恶 意注册问题。
在司法实践中，在适用商标法第十三条、第十五条、第三十条、第三十二条等相对条款或其他绝对条款可以对权利人合法权益予以保护的情况。下，一般不适用“以其他不正当手段取得注册”条款予以规制。如在上诉人国家知识产权局、上诉人 北京世纪百强家具有限责任公司（下称世纪百强公 司）与被上诉人上海邦赢投资管理有限公司（下称 邦赢公司）“德百强DEBAIQIANG”等商标无效 宣告请求行政纠纷案[6]中，北京市高级人民法院对 世纪百强公司在行政阶段主张诉争商标的申请注册 违反商标法第十三条第三款的规定予以支持并据此 撤销原审判决驳回邦赢公司的诉讼请求，并认定该 案已经适用商标法第十三条第三款对诉争商标的申 请注册进行了审理，因此不再适用商标法第四十四 条第一款。即在其他条款能够保护权利人合法权益时，对权利人主张的“以其他不正当手段取得注 册”条款一般不进行实体审查，真正做到对该条款的不滥用、不乱用。只有在穷尽其他条款仍无法保护权利人的合法权益时，才可启用“以其他不正当 手段取得注册”条款予以规制，如本案腾讯公司在 行政阶段主张诉争商标的注册违反了2014年商标法第三十一条，第三十二条，第十条第一款第七、八 项以及第四十四条第一款，在通过2014年商标法第 三十一条，第三十二条，第十条第一款第七、八项 仍无法保护的情况下，才通过“以其他不正当手段 取得注册”条款予以规制，在有效维护商标注册秩序和社会公共利益的基础上，亦对权利人的合法权益予以充分保护。
总而言之，本案的审理结果对今后审理知名企业遭他人恶意抢注商标、攀附商誉搭便车的行为具有一定的借鉴意义，同时也提示各大企业及时积极 申请注册各企业主动或被动使用的商标以维护自己的商誉，避免反复借助行政司法程序维权，浪费司法资源。在商标司法实践中，“在遇到包括商标侵 权认定在内的商标法律问题时，我们需要回到诸如商标权的目的、功能和价值之类的起点和本源探寻商标权的基本价值取向，以此作为最根本的衡量标 准。”[7]
注 释:
注 释:
[1] 参见北京知识产权法院（2018）京73行初9604号行政判决书。
[2] 参见北京市高级人民法院（2019）京行终10063号行政判决书。
[3] 《北京市高级人民法院关于商标确权授权行政案件的审理指南》第17.3条“其他不正当手段”具体情形的认定：（1）诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似，既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册的，也包括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服 务上申请注册的;（2）诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人企业名称、社会组织名称、有一定影响商品的名称、包 装、装潢等商业标识构成相同或者近似标志的;（3）诉争商标申请人具有兜售商标，或者高价转让未果即向在先商标使用人提起侵权诉讼等行为的。
[4] Gromax Plasticulture Limited v Don and Low Nonwovens Ltd [1999] R.P.C. 367.
[5] 陈锦川主编：《商标授权确权的司法审查》，中国法制出版社2014年版，第63页。
[6] 参见北京市高级人民法院（2019）京行终4255、4256、4257、4263、4304号行政判决书。
[7] 孔祥俊:《商标与不正当竞争法——原理和判例》，法律出版社2009年版，第326页。
作者单位：北京市高级人民法院
★企业实施商标战略的权威指南★企业实施商标战略的权威指南
马 君：010-68983165
邮 箱：china.trademark@263.net.cn
订阅
李晓娟：010-68036092
邮 箱：zhsb68036092@cta.org.cn
喜欢请点赞，每一次点开微信，都是一场久别的重逢
↓↓↓