可深了 | 专利坑系列 专利挖掘，教发明人玩坏（中）之一

作者有话说

为帮助知识产权大好发展形势下顶着一脑袋专利问题和麻烦的技术人员解决好专利挖掘的问题，本咨询系统整理了典型问题和建议，形成了本系列文章：

上篇：解决专利挖掘为什么要玩坏的问题。学坏这个玩意儿小快灵，上手快，立竿见影。先为各位解燃眉之急，君子之道则另行慢慢修炼。

中篇：解决如何与审查员斗法的问题，主要指如何使技术方案具有创造性支撑（一、二、三、四）。

下篇：解决专利挖掘方向的问题（一、二）。该部分对于成功的专利挖掘起到了更根本的作用：从哪里去找有价值的技术方案。

上篇传送门：可深了 | 专利坑系列 专利挖掘，教发明人玩坏（上）

技术人员搞起专利提案挖掘，首先要和专利代理人打交道。在这个过程中，麻烦事要装好多箩筐，让本咨询师捡要紧的道来。

新颖性不算事，至少不会有大麻烦，技术人员很快就能把握。麻烦往往在于专利的牛鼻子——创造性上面，这也是专利代理人和审查员关注和争夺的主要焦点。

如果技术人员的认识只停留在新颖性上，则难以与专利代理人顺畅配合，进而难以在与审查员斗法的过程中发挥出最大威力。

技术人员对新技术方案的说明经常不够具体。当他给出的描述过于简洁，概念外延过大时，代理人的思维会让发明人愤怒。

有一次，发明人曾向我抗议：”你怎么能把你的手机说成融合通信平台呢？这和我讲的完全是两回事……”

我苦笑道：“如果只是给出‘融合通信平台’这六个字，任何能够以两种以上方式完成通信的设备都可以被认为是融合通信平台，我这还是4G智能手机呢，就算是老的Nokia手机，也可以叫成至少融合了电话、短信两种通信方式的小平台吧？“专利人员的这种思想方式运用了“最宽泛解释原则”。

其实里面还包含一个原则：下位概念与上位概念的关系原则。

这个例子里，Nokia手机就是“融合通信平台”在“最宽泛解释原则”之下的下位概念，或者称为具体例子，4G智能手机也是。这种情况下，Nokia手机或4G智能手机不是新的，“融合通信平台”也就不是新的。

技术人员领会了我的意思。他向我解释道，他没有说得那么具体，也是担心最终专利的保护范围太小了。这就引出了另一个典型问题。有这种担心，说明发明人对专利有一定认识，是好事。

不过，如果合作的代理人是负责任的、合格的，发明人给出的技术方案很具体，代理人也会恰当地扩充保护范围，或称作进行“上位”，同时在设计上还会层层设防。技术人员不应当对合理的保护范围过于担心。

应当注意，关键是“代理人是负责任的、合格的”，即有业务能力、质量保障的。发明人方面对扩充保护范围确实应当加以注意并进行监督，但发明人方面的监督重点应当主要在完稿审核阶段，而在提供技术交底素材阶段，还是给出详尽的技术方案为好。总之，关键点在于代理人负责任、合格，而发明人懂得如何做事后把关。

实际上，有关技术披露与保密如何平衡的问题，也应当以类似的原则来处理，关键点仍在于：代理人负责任、合格，而发明人懂得如何做事后把关。发明人过于担心保密的问题而不能在提供技术交底素材阶段给出详尽的技术方案，会大大影响代理人工作效率和专利产出质量。

不过在这个问题上，技术人员的责任更大些，代理人了解专利披露与技术秘密该如何做切割的方法和原则，但由于对技术的掌握和理解有限，需要发明人的深度配合，才好在正确的方法和原则的指导之下做出较好的平衡和切割，使得专利申请公开充分，而技术秘密又没有泄露。

后来，发明人在交底方案中堆积了大量技术细节，然后信心满满地再回来找我，并告诉我一定和每篇对比文件都不一样……这个时候，就要开始依靠创造性解决问题了。

比较典型的情况是：发明提案的主要基本构想已经有人提出过，而技术提案中的其他支撑细节、实现方案，要么较为常规泛泛，比较概念性、功能性而不够具体，要么属本领域技术人员在掌握了基本构想后，使用常规手段而不需要创造性即可做出和加以完善的。这样就造成提案缺少创造性了。

实际进入创造性的讨论之前，可能还需要引导技术人员走出以下两个常见误区，使发明人意识到提案和对比文件的区别并不是都有用或者都成立：

No.

1

并不是提案与对比文件的所有不同点都能成为创新点。通常，只有当技术提案用到的手段在对比文件中没有用到，这才可能有帮助，反过来是不行的。

No.

2

考查提案创新性时，对比文件中的技术方案可以拆分，可以将来自不同对比文件及现有技术中的常规技术手段按需要进行常规组合，将组合后的方案来和本提案进行比对。

提出上面两点，主要为了使具有新颖性思维的技术人员明白，当代理人从专利的角度否定技术提案的创新性时，背后有着理由和分寸。其实，上面的第2点已经开始触及创造性了。

本轮，发明人又让本咨询师挡了回去，按照提示和建议再去进行补充和修正了。临走，技术人员拉住我道，今天的交流真很有收获！小组里还有围绕研发项目产生的几项提案，应当很有意义，但是不是有创造性呢？思路大概是这样的……本咨询师尽管脸老皮厚，可能不禁面上也若隐若现泛了点红。

其实这个话题中隐藏着行业里满满的套路，而只是大多数企业、技术人员还不能了解。技术方案在技术、应用、商业角度上的意义和价值，需要企业自己有所把握，相应来决定要投入多大的资源和力度来配置保护。

对于有职业尊严的资深代理人而言，任何东西都可以拿来获得专利保护，不存在能不能的问题，只是一个有多难，需要多大的投入，以及保护力度能有多强的问题。

理论上，如果可以不计成本地投入更多的资源，总是可以就一个东西得到更强的专利保护的。但对于企业是不是合算就是另外一回事了。这要企业自己有能力考虑和把握好，代理人没办法从根上帮这个忙。

这个问题，其实就体现了前文所言的“专利作为商战的武器，企业的主管老总、知识产权总监与代理人的关系，好比军事战略家与士兵的关系。”企业的军事战略家角色体现在认识清楚技术方案在技术、应用、商业角度上的意义和价值，需要决定要投入多大的资源和力度来保护它。

把它交到代理人手里，代理人士兵角色的意义就是能把它变成好专利。如何设计好创造性，这个有很大的弹性空间，有套路，是士兵作战技能分出高下的高级能力。而技术方案在技术、应用、商业角度上的意义和价值，理应不需要由士兵去考虑。

所以，当本咨询师配合技术人员工作时，如果要以缺少创造性这一理由来扼杀发明人的技术提案，真的是有损深藏于内心的职业骄傲。

本咨询师自然会在时间精力、绩效要求所允许的范围内，尽可能协助技术人员完善提案。但如果技术人员不能给予有效配合，作为代理人也是巧妇难为无米之炊，这种情况下也只好以缺少创造性这一理将技术提案退回。这样的话，心里的阴影面积就要小很多了。

实际上，前面所讨论的问题，解决的关键和正解在于系统有效的专利挖掘和布局，在这一过程中做好技术提案的价值、商业因素与创造性及其他因素的恰当平衡。这属于前文所提的“君子之道”的一部分，但其修炼不易。

书归正传，暂且回到我们的“小人之术”上。为了让技术人员拿住创造性的要穴，在专利挖掘的工作上能够达到事倍功半的效果，本咨询师综合了《专利审查指南》的精神、专利审查实务经验，以及配合发明人搞挖掘的经验，专门为技术人员量身打造了用于拿住创造性的自检工具，叫作“三个有没有”。

作为前提准备，要让技术人员明白专利人是以什么思维方式考查创造性的：发明提案基本上都是用已有的元素组合拼接起来的（技术特征组合），在用元素组合形成发明提案的过程中，要寻找：

No.

1

技术上有没有不能做这种元素组合的反向教导或启示？指通常大家认为不应当这样做，而发明人的提案反其道而行之却取得了好的效果。

No.

2

有没有常规手段、常规效果之外的意想不到的技术效果？即“1+1>2”的效果。

No.

3

元素组合过程中有没有困难，使得尽管其他现有技术中有相同的元素，但不能简单地直接拿过来用的？

“三个有没有”就是创造性的三个要穴，只要按住一个，基本上技术方案的创造性就能够有一个比较过硬的支撑点，围绕它，就能将整体技术方案撑起来。如果没有按住任何一个穴位，技术人员堆出再多的常规技术细节也只是白受累而不起作用。

这个创造性的支撑点，通常只要存在于整个提案中的一个小环节中就可以了，而且在技术人员看来，这个支撑点可能一点也不高大上，甚至很不起眼。其实这就是技术思维和专利思维当中隔着的那层窗户纸，轻轻捅破，技术人员可能会发现原来专利提案真的不难。

技术提案要保护的关键点与创造性的支撑点是两回事。技术提案要保护的关键点是技术提案的技术和商业价值所在，这是企业作为军事战略家来考虑挖掘出来的，并且交代给专利代理人作为士兵要加以保护的。创造性的支撑点是用来为申请专利的技术方案提供创造性支撑的，要靠专利代理人确定出来，体现在专利说明书和权利要求的撰写中。

如果技术提案要保护的关键点与创造性的支撑点能够重合，那是最理想的情况，撰写也最方便。现实中，关键点和支撑点常常不能重合，这种情况下，就需要代理人在发明人的配合下尽量挖掘靠近关键点的支撑点，争取对关键点尽可能完善地覆盖。在专利挖掘、撰写的过程中，企业作为军事战略家与专利代理人作为士兵就是这样来分工配合达成目标的。

重点需要交代清楚：需要技术人员理解的是“三个有没有”的应用前提，也就是专利人审查创造性的思维方式。其实它并不高深。理解好了，发明人就好和专利人过招斗法了。

专利人检查创造性的办法就是把技术方案大卸八块。此处的“八”是虚数，可多可少，实操中，应当尽量少卸，只要满足这个要求就可以不再卸了：技术方案已经被拆成现有技术中已经有的，并不新颖的多个零碎。这个，是技术人员常在技术思维和感情上难以接受的。其实也比较容易想通：新的发明创造都是在现有技术基础上用已有材料搭建起来的。如果还有新东西，仅只是还没有拆卸到位。

下一步，只要专利人证明，不需要克服实质性的困难，只做些显而易见的工作，就能把那些现有技术已经有的零碎拼凑组合起来，得到技术方案，那么，这个技术方案就是没有创造性的。

所以，支持创造性的关键就在于，我们要证明这个拼凑组合不是容易做到的，在其中找到实质性的障碍、麻烦，它们妨碍和阻止我们将这些拼凑组合起来以得到这个技术方案。如果是这样，技术方案就可以有创造性。

要按住创造性要穴的“三个有没有”就是围绕找寻拼凑组合过程中的障碍和麻烦来设计的。这个思路就是这么简单直接。

之后的文章将分别针对以上三个要穴，逐一结合例子，做出解读，以使技术人员真正能够理解并加以运用。

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