可深了丨案例篇:全国高价值专利布局案之一,延伸讨论值得借鉴!
正泰诉施耐德专利侵权——技术演进
本案例是扼制型专利布局发挥重大作用的经典案例。
施耐德,总部位于法国,是电力、电气、自动化领域在全球居于领先地位的大型跨国公司。
正泰公司是一家成立于1984年,逐步成长为中国低压电气行业的领军龙头,全球业务迅速增长。
1994年至2004年的数年间,施耐德数次提出收购正泰80%、51%、50%等份额股份,希望入主正泰,但未获得成功。
随后,施耐德凭借自身技术和专利优势,针对正泰发起全球专利战。据不完全统计,双方在欧洲涉入的专利诉讼约为15场,在美国、中国及其他地区约10场。
2006年,正泰在浙江省温州市中级人民法院起诉施耐德侵犯其名为“一种高分断小型断路器”的实用新型专利CN2322256Y。
2007年9月法院下达(2006)温民三初字第135号民事判决,判赔额为3.348亿元。该判赔额创下了中国专利侵权判赔额之最。可以说,权利人布局的这一专利换得了最高价值。
随后,双方达成全球和解,施耐德另外赔偿正泰1.5750亿元,正泰放弃执行初审判决。
实用新型专利CN2322256Y申请于1997年11月11日。即,正泰公司做出该技术方案时,距起步不足15年。
客观而言,实用新型专利CN2322256Y的技术方案,应为正泰公司在学习包括施耐德在内的诸多行业领先公司的技术之基础上,通过二次研发和改进而取得的。即,就竞争对手现有技术之可能的技术演进方向,形成了专利布局,并且极为有效地发挥了扼制竞争对手的作用。
图:涉案专利
延伸讨论——布局管理中的典型问题
1 跨部门协调
以依照链条延伸的思想指导专利挖掘、布局为例,这种情形将需要处于不同环节的发明人,即企业不同部门的发明人,能够顺畅、有效地展开合作。
这种跨部门合作可能不限于不同的技术部门之间。当对商业链条进行梳理时,可能还需要市场、业务等部门提供输出,尤其当链条延伸到企业之外时。
上述跨部门合作,须依赖专利部分具有全局性的协调能力,需要专利部门依职权可以就相关工作调动各部门人员提供配合。
2 技术和商业情报的有效综合利用
以依照链条延伸、技术演进、扼制布局的思想指导专利挖掘、布局为例,这些情形将需要发明人、专利部门及时获得最广泛的技术、商业情报。
因此,在专利部门的协调下,应就情报获取和应用做系统性能力建设和规划。例如,提供适当的情报检索工具,建设维护情报获取、流通渠道,建设有关人员情报检索和分析的能力。
在企业内部,不同部门出于不同需要,均需要利用技术、商业情报,应在企业内形成有效的共享机制,使得情报获得充分利用,并且避免不同部门重复劳动。例如,经营决策部门需要行业和技术发展及竞争对手最新动态,以支持决策;研发者在研发中需要技术参考资料,在设计中需要考虑规避专利侵权,专利挖掘、布局时需要掌握现有技术状况、产业和商业链条状况,等等。
3 前后专利申请的协调
专利布局中的前后协调问题,主要指避免使在先申请破坏在后申请的新颖性、创造性,危及在后申请的授权和权利稳定性。实务中,企业因为这方面的管理缺失或失误而造成受到损失的情形经常出现。
做好专利申请的前后协调,首先需要有制度和程序保障,在专利挖掘、布局、撰写的流程中,确保及时发现是否存在可能构成妨害的在先申请。
当确定存在在先申请时,除了在后申请在专利技术方案的设计上做出适当避让,当条件具备时,更好的处理方式可能是利用优先权制度。利用优先权制度的前提是,在后伸请能够在主张优先权的时限内提交,且在先申请并示提前公开。
所以,倘若没有特别原因,企业应以不要求提前公开、不要求提前授权为处理专利的默认策略。
以荣获国家专利金奖的实用新型专利“一种一体式自拍装置”专利号:ZL201420522729.0为例,参照专利复审委员会决定日为2016年3月23日的第28758号无效决定,权利要求1是以权利人自己的在先申请为决定性对比文件被无效的。
对比文件为权利人自己的另一件实用新型专利CN203797307U,申请日为2014年2月20日,授权公告日为2014年8月27日。而本专利的申请日为2014年9月11日,未主张优先权。即,只要专利权人的CN203797307U再晚授权公告2周,就不会成为在后专利的无效证据。
因而,就本案,倘若权利人提前注意到这一问题,只要适当拖延CN203797307U授权费缴纳的时间而使之延后公开;而对在后申请做加急处理,争取及早提交,只要挤出两周时间,甚至不必利用优先权制度,即可避免前述不利局面。
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