如何组织专利尽职调查
引言：不注重专利尽职调查的恶果
在涉及专利的交易中，我国企业在与外商打交道时曾经上当受骗，导致损失惨重。“在北京某汽车厂与外商进行合资谈判过程中，外方提出技术入股方式的具体方案，以其中的97件专利技术，共折合1600万美元入股。由于这家企业不懂得专利法，没有了解这些专利技术的法律状态就草草签约。直到后来才得知，97件专利技术中的23件专利是过期的，还有29件专利已临近到期，13件则刚刚递交申请，没有授权，真正算数的专利只有32件，占总专利数的33%，也就是说2/3的专利是不能折算股金投资入股的。该企业追悔莫及。” [2]
前不久，北京知识产权法院判决了一个具有很大影响的专利侵权案件。在该案中，“原告北京握齐数据系统有限公司与被告恒宝股份有限公司都是生产应用于银行u盾的企业，原告发现，其拥有的一项涉案专利被被告制造并销售给全国几十家银行。于是原告向法院提起诉讼，索赔经济损失4900万元、律师费100万元。法院经审理后判定被告侵权，赔偿原告的全部诉讼请求。” [3]
还有一个笔者亲历的案件，客户是一家国内非常有名的制造商。该公司开发、研制出一套世界领先的高新技术装备，该装备不但通过了国家级技术鉴定，还广受业界用户好评，订单非常活跃。但是，该公司在上市前没有对新产品作技术自由实施尽职调查（FTO），结果被某专利持有人抓住了小辫子，又是投诉又是起诉，导致该公司上市进程受到严重挫折。
相反，在“某企业引进英国皮尔金顿公司浮法玻璃生产线的过程中，通过详细检索专利文献，发现该公司有关浮法玻璃技术的137件专利在当时已有51件失效，迫使英方将价款由原来的2500万英镑降为52.5万英镑。”[4]
从以上案例可以看出，如果当事人能够在涉及专利的交易或采取法律行为之前组织专利尽职调查，就可以避免类似惨痛结果的发生或者极大程度地减少损失。
专利尽职调查也称“专利交易的风险调查”或“专利审慎调查”。“专利交易的风险调查是指通过收集和分析目标专利的信息，预测和评价相关的风险问题以及收益机会，作为调查方决策参考的依据。专利交易的风险调查有助于预防侵权争议、控制合同风险、防止专利欺诈、避免投资浪费、降低交易费用、提高交易质量等。” [5]
一个完整的专利审慎调查包括：专利资产的确认，专利交易的相关风险与评估，风险规避，与专利资产相关的利益协同，并购后专利资产的有效利用。[6] 归纳国内外先进经验，通常在如下项目中需要引入专利尽职调查工作。
（一）专利经济价值和排他权利的尽职调查
1. 包含专利资产的并购项目
在包含专利资产的并购项目中，专利资产只是目标企业资产中的一部分。因此专利资产的确认、并购后专利资产的有效利用是尽调的主要内容，这样的专利尽职调查难度不大、门槛不高，并购律师团队可以提供一站式的综合服务。但是，如果目标企业的固定资产主要是为了实施专利技术或者专利技术构成目标企业被并购的主要原因，那么就应该选聘专业的专利律师团队组织专利尽职调查。
2. 以专利资产出资的项目
以专利资产出资的项目，主要是指涉及将发明专利、实用新型专利和专利申请权作为无形资产出资的项目。如果需要将无形资产计入注册资本，专利申请权可否作为出资客体一直是一个争议性的问题。[7] 因为专利申请权有可能无法转化为专利权，即：在专利申请过程中被驳回，专利申请权无法形成价值，因此专利申请权在本质上是一种“或有”的财产权利；如果是以发明专利出资，尽职调查的重点应是发明专利是否存在被宣告无效的理由；[8] 如果是以实用新型专利作为出资，尽职调查的重点应是考察该等实用新型是否做过《专利权评价报告》，以及该报告是否认定该实用新型专利具有新颖性和创造性。[9] 除此之外，以专利权作为资产出资，还要考察专利资产是否存在被查封、扣押、冻结或质押的情况。
3. 以专利资产为交易标的物的项目
涉及专利资产交易，交易完成时的状态通常是专利权转让或是增加专利权共有人。专利资产交易通常包括三个方面或三个要素，即：出让方、受让方和标的物。所以，此类项目中的专利尽职调查不仅要对专利资产进行调查（调查的内容同以专利资产出资的项目），还要对出让方和受让方的交易资格是否合法进行调查。除此之外，如果交易双方或标的物存在跨境或涉外的因素，还要对目标专利是否符合我国技术进出口管制规定进行调查。以专利权为交易对象的合同，需要经过国家知识产权局批准并登记才能生效。[10]
4. 以专利作为权利质押的融资项目
以专利作为权利质押的尽职调查内容与专利交易尽职调查的内容基本相同。专利质押与专利转让有一点不同：在以专利作为权利质押的融资项目中，通常要求对被质押的专利做资产评估，因此在办理专利质押合同批准登记过程中通常要提交涉及专利权的资产评估报告。[11]
5. 以专利为纽带的企业的合作的项目
以专利为纽带的合作的项目通常包括企业法人之间的联营和专利权的授权许可。专利授权许可分又称为“专利特许”，特许形式包括排他许可、独占许可和普通许可。专利权人将专利授权许可给被许可人使用通常要收取专利特许费。特许费可按年支付固定金额，也可以采取入门费加销售提成的模式。如果需要采取入门费加销售提成的模式，专利尽职调查的内容中应当包括被许可人的财务制度和统计制度是否健全、销售数量和销售毛收入是否可以准确计量。
（二）技术自由实施的尽职调查（FTO）
企业在自主研制和首次公开销售新产品前，应当做“技术自由实施的尽职调查（FTO）”。有的专利权人因为不熟悉专利法，思想中会存在两个误区：其一，自主研发的产品不存在抄袭，因此不会侵犯第三人知识产权；其二，本企业是光明正大的专利权人，自己实施自己的专利，不可能侵犯第三人专利权。如果不改变这两个错误认识，非常可能带来严重后果。
“对一项技术的自由实施（Freedom to Operate 或 FTO）指的是实施人可在不侵犯他人专利权的前提下对该技术自由地进行使用和开发，并将通过该技术生产的产品投入市场。广义的自由实施（FTO）还包括实施该技术时不违反其它法律法规的规定。而所谓的自由实施（FTO）尽职调查则是指对实施该技术是否可能侵犯他人专利权和违反其他法律法规的规定而进行的调查和研究。” [12] 专利法保护申请在先的发明创造。实施在后的发明创造即使是独立研发且不存在抄袭的情况也可构成侵权，这是专利法不同于著作权法的特别之处。由此可见，任何研发、创新行为，都要事先查新，都应有技术自由实施尽职调查（FTO）的意识，否则有可能白白浪费研发经费、耽误宝贵的时间。
“专利法律权利的自由运作调查就是确认自由使用目标专利的技术不侵犯第三方专利权。专利权是一种阻止别人使用其专利的权利，而不是一种自由任意使用的权利。也就是说，专利权人拥有某项技术的专利权，不代表其能自由地，不受限制地使用该技术，其技术仍有可能录入其他专利的保护范围。”[13] 根据我国专利法和相关司法解释的规定 [14]，在专利侵权诉讼中，被告以实施自己的专利作为抗辩的，人民法院不予支持；换句话说，实施自己的专利也可能侵犯第三方的专利权。其理由是，己方被授予的专利，可能因为审查员在检索现有技术和抵触申请时没有查出实质相同的在先专利。实质相同的在先的专利权人既有权以缺少“新颖性和创造性”为理由申请宣告在后专利无效，也可以直接起诉至法院要求在后专利权人承担侵权责任。
新产品的自主研发前要先做 FTO，否则有可能导致研发成果在重复别人的专利技术、新品研制成功也不能上市。反过来说，FTO 也会促进研发，因为第三方的专利文献和现有技术，是可资借鉴的重要资源，研发行为站在巨人的肩膀上，可以取得事半功倍的效果。此外，研发前做 FTO，还可以捕捉到第三方专利布局中的漏洞，做出巧妙的规避设计。这样一来，既可以合法借鉴前人的技术成果，又可以巧妙地规避专利权利要求的保护范围。
不但研发前要做 FTO，在研发后、新品上市前还要再做一次 FTO。其理由是：己方研发过程可能是秘密的，研发成果也没有申请专利；可是在将科技成果转化成产品需要一个时间周期，在这个过程中可能有第三方在国内申请了专利，也可能有第三方在产品的目标市场申请了专利。因此，研发FTO和新品上市前的 FTO 都有必要做，而且操作的方法基本相同。此外，关于新品上市前技术自由实施尽职调查（FTO）的范围，除了整个的产品和方法之外，部件、半成品、外联写作厂商也可能在尽职调查的范围内。[15] 为实施新技术、制造新产品而购买关键设备时，也要组织 FTO。拥有诸多专利权的高新技术企业在上市前，特别是在创业板上市前，一定要针对拳头产品认真作 FTO，否则一旦在上市过程中出现权利侵权投诉，现做 FTO 是来不及的，现做的 FTO 报告的说服力，通常也没有事前做的报告说服力强。
（三）专利侵权诉讼中的专利尽职调查[16]
作原告时的尽职调查：专利权人发现第三人存在侵犯专利权的行为后，首先要对侵权产品技术特征是否落入了专利权利要求保护范围进行调查；此后要对侵权行为人是否享有任何侵权豁免进行调查；第三要对己方专利的有效性和稳定性进行调查。值得注意的是，如果专利权人忘记缴纳专利年费，专利尚未被宣布为无效，但此时专利权是不能得到司法保护的；被诉侵权人也可能提出专利无效抗辩或现有技术抗辩，被告行使这两个抗辩权时会对原告造成风险，因为原告的专利可能被国家专利复审委员会宣告为无效。
作被告时的尽职调查：作被告时的尽职调查与做原告时的尽职调查方法相同，但是目的正好相反。被告首先要调查自己的产品是否侵犯了原告的专利权，以便行使不侵权抗辩；如果初步判定产品的技术特征落入了原告专利权利要求保护的范围内，被告应考虑行使专利无效抗辩权或现有技术抗辩权。在专利侵权诉讼中，如有被告提出专利无效抗辩，并且提交了相关证据，审理专利侵权案件的法院通常会中止案件的审理，等候被告向国家专利复审委员会申请宣告原告涉案专利无效。针对原告涉案专利做好尽职调查是被告取得胜诉或争取和解的关键。
（一）专利尽职调查的基本观点
1. 基础项目决定调查内容。由上文的归纳可以看出，基础项目可以是交易、特定法律行为或是专利侵权诉讼。基础项目不同，专利权被关注的内容和重点也不相同。例如，在专利权质押融资项目中，专利权的稳定性和其在经济方面的价值（资产评估）是尽职调查的重点；但是在专利侵权诉讼中，产品技术特征是否落入了专利权利要求保护范围是调查的重点。合理设定专利尽职调查的重点，会显著地提高调查效率和质量，并有效地节约调查成本。
2. 尽职调查应当详略得当，但是不能专注一点不及其余。一个完整的专利尽职调查应当包括专利资产的确认，专利交易的相关风险与评估，风险规避，与专利资产相关的利益协同，并购后专利资产的有效利用等各个方面。例如，很多项目组容易忽视并购后专利资产的如何有效利用的风险和提示。委托方做一次全面系统的尽职调查颇为不易，在调查重点被满足的情况下，主持尽职调查的专利律师应当尽可能地将上述各方面给予快速、精准的覆盖，以期使调查报告更全面、更有质量。
3. 四步检索法：专利族检索，专利法律状态检索，专利有效性检索，专利侵权风险检索。[17]
四步检索法在专利文献信息化后使得专利律师做专利尽职调查效率可以大大提高。
专利族通常指同族专利。同族专利是基于同一优先权文件，在不同国家或地区，以及地区间专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献。例如在中国申请专利之后，又将相同专利向外国申请专利；此外，将此前合案申请的一个专利拆成若干个专利后分案申请的专利可以被称原为同案专利的同族专利。
专利法律状态通常包括专利申请过程中的申请提交、公开、授权、无效、缴费、查封、转让、质押等法律状态。
专利有效性检索通常是针对专利的稳定性进行检索，即尽力发现可以使本专利丧失新颖性或创造性进而导致本专利无效的现有技术或抵触申请。
专利侵权风险检索的目的，通常是对比己方产品技术特征是否落入了他人专利权利要求的保护范围之内，做此类对比的前提是检索出他人的相关专利。
（二）专利尽职调查的内容
专利尽职调查可以大致分为四个层面：形式层面、法律层面、技术层面和 FTO 专项。
1. 形式层面的尽职调查，普通律师即能胜任
此层面尽职调查的内容包括但不限于确认专利权的类型、专利的有效期限、专利费用缴纳情况、专利所有权的共有、专利是否被授权、标的是专利权还是专利申请权、专利的地域性、专利质押、查封、无效等情况。
2. 法律层面的尽职调查，通常需要精通专利法的律师主持
此层面尽职调查的内容包括但不限于：专利权的归属、专利权的稳定性、他人是否能对专利或科技成果提出权利主张、专利的有效期限、专利权利要求是否曾经修改、专利权人人是否放弃过发明技术方案、是否面临潜在的侵权诉讼、是否存在对外授权许可、是否存在正在进行中的法律纠纷等。
3. 技术层面的尽职调查，通常需要专利代理人或具有专利代理人资格的专利律师主持
此层面尽职调查的内容包括但不限于本专利是否依赖于其他专利、是否存在替代技术、技术在所在行业的垄断程度、技术的实施成本、权利要求的范围、是否成熟的专利技术、是否依赖于背景技术、是否存在改进技术、是否存在配套技术、是否切合买方的需求、是否欠缺授权的实质条件、专利申请文件是否存在瑕疵、是否易于回避设计、发明人是否支持专利的实施、专利权人是否具有足够的技术能力、专利组合是否存在问题等。
4.技术自由实施（FTO）专项调查
技术自由实施调查最好由具有专利代理人资格的双证律师来主持。技术自由实施调查（FTO）的目的主要是避免新产品上市或企业上市遭遇专利侵权诉讼和惩罚性赔偿金，因此组织 FTO 调查时持有双证的专利律师是最佳人选。技术自由实施（FTO）专项调查的内容包括但不限于：己方正在研发或生产的产品是否侵犯他人的中国专利权、是否侵犯他人的外国专利权；如果存在侵权风险如何从技术方面做规避设计、如何规避专利侵权风险地域和风险市场、如何发起导致他人专利无效的申请或诉讼、如何防范他人宣告己方专利无效、如果防范在资本市场融资或上市过程中遭遇“专利狙击”。
（三）尽职调查的资源
1. 专利权人根据尽职调查清单或模版自行提交的文件和信息
专利权人对技术开发过程、专利申请过程、专利授权过程以及专利维权过程最为清楚，因此专利权人是获得与专利有关的信息和文件的最优质的资源。为了帮助专利权人回忆和整理相关信息，尽职调查的主办律师通常应当提供内容全面、细致的尽职调查清单或模版，请专利权人按照清单或模版的提示回忆、整理相关文件和信息。尽职调查清单或模版的质量，是能否充分利用专利权人这个固有资源的关键。
2. 国家知识产权局官方网站
国家知识产权局官方网站是验证专利信息的可靠资源。 [18] 在专利权人不配合或提供的信息或文件不完整的情况下，主办律师可以借助国家知识产权的官方网站查询正在进行的专利审查进度 [19] 、已经公告或授权的专利文献 [20] 以及各主要国家的专利数据库 [21] 。
3. 各类知识产权裁判文书查询网站
就现有条件，查询验证涉及专利的诉讼只能通过各类裁判文书网站查询已经公告的案件，查询正在审理中的案件只能靠专利权人主动披露。免费的裁判文书网站包括最高人民法院主办的“中国裁判文书网” [22] 和“中国知识产权裁判文书网” [23] ，收费资源以“知产宝”网站为佳 [24] 。
4. 查新机构和专利代理机构
中国专利信息中心是国内提供国内外专利文献检索服务的权威机构。国家图书馆是可以提供国内外图书、期刊、论文等公开出版物检索服务的权威机构。此外，许多知名高等院校和科研院所都有对外提供查询服务的查新机构，例如中国科学技术信息研究所、中国科学院文献情报中心、中国农业科学院科技文献信息中心等。具有专利代理资格的中介机构通常也有很强的专利文献和公开出版物的检索能力。
专利尽职调查的组织实施通常包含四个环节：专利风险尽职调查的准备、专利风险尽职调查的实施、专利风险尽职调查的结果分析、专利风险尽职调查的结果应用。[25]
1. 项目特质决定调查内容
如上文所述，尽职调查的内容和重点是由基础项目特质决定的。项目的主办律师和专利尽职调查的主办律师应充分沟通尽调目的，这样才能使得尽调律师能彻底把握基础项目的实质要求。项目律师和尽调律师同属一人时，通常不会出现调查目标或重点的偏离。在项目律师和尽调律师不是同一人时，双方的充分沟通非常重要。具有专利代理人资格的双证律师通常更能理解项目律师的需求。提供综合性法律服务的大型律师事务通常能将精通基础项目的律师和精通专利法的双证律师组成联合服务团队。
2. 用人之长
在专利尽职调查项目中，基础项目的主办律师、专利律师、专利代理人、专利运营管理工程师、检索（查新）机构工程师的能力各有所长，但也各有所短。越是大型项目、重点项目，越该应用统筹兼顾、分工负责的原则。在为大型或重点项目提供专利尽职调查时，笔者建议由基础项目律师作为总负责人提出具体要求、时间节点、成本预算，由双证律师具体组织实施尽职调查；双证律师根据尽调各环节侧重点不同，选用各种专业人才分工负责收集相关信息；此后由双证律师主笔撰写《专利尽职调查报告》；最后由基础项目主办律师充分利用《专利尽职调查报告》。双证律师的功力，主要体现在根据项目需求编制高水平的《专利尽职调查清单（模版）》以及根据各方收集的信息主笔撰写《专利尽职调查报告》。
3. 效率、成本和质量兼顾
专利尽职调查、技术自由实施调查（FTO）在我国法律服务市场方兴未艾。这种尽职调查技术门槛高，适格人才少，如果不精心组织、充分保障，尽职调查的质量通常无法保证。在很多情况下，专利律师出具《专利尽职调查》报告后，委托人或项目主办律师看不懂，因此更谈不上监督专利尽职调查的质量。同时，由于门槛高、难度大，高质量的专利尽职调查工作通常会需要很长的时间周期，成本也比一般的尽职调查费用为高。因此，综合解决效率、成本、质量问题的关键，就是组建或选聘一个专业的专利尽职调查团队。有远见的委托人，在发起或从事基础项目之前，可以预先选聘专利尽职调查团队进行内部培训，事先做好基础项目尽职调查的准备。这是未来综合解决专利尽调效率、成本、质量问题的良策。
1. 涉及专利的重大交易、法律行为和侵权诉讼时应当进行专利尽职调查；
2. 专利尽职调查要根据基础项目的特质设计调查范围和调查重点；
3. 专利尽职调查最好由具有专利代理人资格的双证律师来主持；
4. 调查时要充分利用各种调查资源。在专利尽职调查过程中，组织、执行、分析和使用调查报告各环节可由不同专业人员分工负责，这样可以做到效率、质量和成本三兼顾；
5. 专利尽职调查门槛高，周期长，在启动基础项目之前可以先组织内部培训。
[1] 本文作者系专注于专利法业务的律师，具有中国律师资格、美国纽约州律师资格和中国专利代理人资格。
[2] 参见李启章、吴辉等作 《中国企业的专利化生存之痛（下）》，《中国知识产权报》，2005年15日。
[3] 唐李晗，《生产他人专利银行u盾 赔偿4900万创历史》，原载于《法制晚报》，2016年12月08日。
[4] 谢静波，《论专利文献在企业技术创新中的作用》，原载于《科技进步与对策》2000年第03期。
[5] 袁真富，《论专利交易的风险调查—以法律风险为主要视角》，原载于《中国发明与专利》2009年第12期。
[6] 曹阳，《跨国并购的专利问题研究》，复旦大学博士学位论文，指导教师张乃根，2008年4月15日，P27。
[7] 骆增进，《法学视角下专利申请权出资适格性分析》，《大连海事大学学报(社会科学版)》，2013年05期。
[8] 参见《中华人民共和国专利法实施细则》第65条第2款。
[9] 参见《中华人民共和国专利法实施细则》第56条第1款、第57条和《专利审查指南》（2010版）第五部分第十章第2.1条，P496。
[10] 参见《中华人民共和国专利法》（2009年修订）第10条第3款：转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。
[11] 参见《专利权质押登记办法》（国家知识产权局2010年第56号）第7条。
[12] 桂佳，《技术的自由实施（FTO）尽职调查实务介绍》，环球律师事务所网站http://www.globallawoffice.com.cn/content/details_13_603.html.
[13] 董小灵，《浅谈基于专利检索的专利法律权利尽职调查》，原载于《中国发明与专利》，2014年第9期。
[14] 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第23条：“被诉侵权技术方案或者外观设计落入在先的涉案专利权的保护范围，被诉侵权人以其技术方案或者外观设计被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的，人民法院不予支持。”
[15] 戴旸、梁帆等，《浅谈企业知识产权管理者如何开展尽职调查》，原载于《中国发明与专利》，2013年第4期。
[16] 李洪江，《创新型企业专利尽职调查操作实务》，原载于《中国发明与专利》，2014年第5期。
[17] 董小灵，《浅谈基于专利检索的专利法律权利尽职调查》，原载于《中国发明与专利》，2014年第9期。
[18] 参见国家知识产权局官方网站 http://www.sipo.gov.cn/.
[19] 打开网址 http://cpquery.sipo.gov.cn/，点击“公众查询”进入。
[20] 打开网址 http://epub.sipo.gov.cn/，点击“中国专利公布公告”进入。
[21] 打开网址 http://www.sipo.gov.cn/zhfwpt/zljs/，可以选择进入不同国家的专利数据库检索专利文献。
[22] 中国裁判文书网网址 http://wenshu.court.gov.cn/.
[23] 中国知识产权裁判文书网网址 http://ipr.court.gov.cn/.
[24] 知产宝网址 http://www.iphouse.cn/.
[25] 佚名，《专利风险尽职调查概述与实际操作步骤》，中国知识产权网，2015年7月24日，网址 http://www.cnipr.com/yysw/zscqjyytrz/201507/t20150724_190775.htm.
马德刚律师毕业于北京大学法学院，先后获得学士和硕士学位；后于美国伊利诺伊理工大学芝加哥肯特法学院（Chicago－Kent College of Law）获得国际知识产权法学硕士学位。
马德刚律师的主要业务领域包括知识产权保护、知识产权贸易和知识产权争议解决，曾代理过诸多由最高法院、省级高院审理的重大案件和商事仲裁案件。马律师主要专注于专利法，但整个业务范围包括专利侵权诉讼、专利无效、技术自由实施（FTO）调查、商标异议、商标无效、驳回商标复审行政诉讼、计算机域名、计算机软件著作权、企业名称权、商业秘密和反不正当竞争等。在涉外知识产权领域，马律师曾为多家中国企业应对美国337调查提供过法律服务。
马德刚律师具有中国律师资格、美国纽约州律师资格、中国专利代理人资格，工作语言是中文和英文。