关于非正常申请之“以复杂技术手段解决简单技术问题”的思考

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.n）

作者：高才进

原标题：关于非正常申请之“以复杂技术手段解决简单技术问题”的思考

IPRdaily导读：为严厉打击非正常申请专利行为，从源头上促进专利质量提升，国家知识产权局采取了一系列措施。表面上看起来代理人更难了，但对于撰写正常案件的代理人来说，完全无需担心，即使被误认为非正常申请也可以申诉，倒是以拼凑、编造为主要工作内容的部分代理人应该抓住这一契机，纠偏转型，明晰代理人的定位，以挖掘申请人的技术为核心，夯实撰写能力，将专利质量提升才是符合当前时代背景下的人间正道。

为严厉打击非正常申请专利行为，从源头上促进专利质量提升，国家知识产权局采取了一系列措施。2007年，国家知识产权局制定了《关于规范专利申请行为的若干规定》（国家知识产权局令第45号），并于2017年进行了修改，发布了国家知识产权局令第75号。根据第75号局令，国家知识产权局于2018年至2020年对非正常申请专利行为进行了排查处置。然而，近来又出现了一些非正常申请专利行为，且行为变化多样、屡禁不止。为了确保实现专利法鼓励真实创新活动的立法宗旨，打击和遏制不以保护创新为目的的各类非正常申请专利行为，国家知识产权局制定并发布了《关于规范专利申请行为的办法》（2021）（下称“《办法》”），作为对国家知识产权局令第75号的补充，对申请专利行为进一步予以规制。

其中，第五条涉及关于“所提交专利申请的发明创造系为规避可专利性审查目的而故意形成的明显不符合技术改进或设计常理，或者无实际保护价值的变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的发明创造，或者无任何检索和审查意义的内容。”是指站位本领域技术人员角度，申请人为规避可专利性审查目的，故意将本领域常规的或者本可以通过简单步骤实现的技术路线或设计方案复杂化处理，但实际上并没有实现技术改进和设计改进，尤其是通过罗列大量、细微非必要技术特征形成的权利要求，本质上毫无必要地缩限了保护范围。这就是我们通常称为“以复杂技术手段解决简单技术问题”的一类专利申请，这种专利申请在实践中大量存在，也是非常难处理的一类案件。

此类非正常申请的特点是权利要求极其冗长，多为机械领域案件，主题通常为一种某某装置或设备，权利要求铺展开来，涉及的零件非常多，零件本身都是机械领域通用的，但是组合起来却十分复杂，但就发明所解决的技术问题，却都是很简单的技术问题，解决的基本原理浅显易懂，但是结构一个比一个复杂。

在《办法》发布之前，对于这类案件，处理起来十分困难，因为这类申请很难检索到合适的对比文件，对于审查员而言，对比文件不好用就很难进行创造性的评述，尤其是在当时以“三性”评判为主线的审查背景下，所以这一时期，这类案件层出不穷，让审查员极其头疼，特别是看到同一申请人或者同一代理所申请大量这类案件，主题领域差异很大，但撰写风格如出一辙，说明书附图风格类似，成图质量低劣、线条绘制粗糙、尺寸不成比例，明显有非正常的嫌疑，胆子大的审查员用实用性驳回，但是大部分审查员还是只能被迫授权。

笔者在曾经的审查工作中遇到过一个自来水加热设备的发明专利申请，其发明核心是实现加热水箱的入水口和出水口的开关联动，在现有技术中，采用常规的电子元件就可以简单实现信号传输进而进行联动控制，然而该案件中，却故意舍弃电控的方式，技术方案中各部件之间采用“多米诺骨牌”的方式驱动：转环带动蜗杆，蜗杆推动单向齿杆，单向齿杆带动滑轮，滑轮拉动皮带……等等，环环相扣，设计得十分繁杂，这种设置对于传动配合的精度要求极高，造价成本远远高于电控，让人怀疑这种设计应用到产品中是否现实？但是其声称解决的技术问题是“现有技术中自来水加热设备使用不便”，声称的有益效果是“通过联动的设计使用起来十分方便”，技术问题和技术效果都十分含糊抽象，刻意回避这一复杂设计的初衷。然而，以上案例分析原理后还算可以实现，笔者经过了大量的检索，并没有在找到合适的对比文件，与预期相符，再三纠结和请求指导后，最终笔者也只能将其授权，现在回头来看，这是一件不折不扣的非正常申请。

在审查实践中，还会遇到很多类似的案件，有些案件仔细分析其工作过程就会发现，其中多个部件之间根本无法联动的情况，技术方案不可实施，或者技术方案中的绝大多数技术特征纯粹就是为了堆砌，根本没有合理的机械逻辑可言，各个零部件具体如何设置，为何这样设置即使对照说明书也难明究竟，需要审查员进行大量的“脑补”。在《办法》出来后，审查员就不用再去仔细分析其是否可以实施，非常被动地拿“实用性”或者“公开不充分”的法条去套用，现在的观点是即使可以实施，也是可以依据“以复杂技术手段解决简单技术问题”的情形将其作为非正常申请的线索进行排查，大大节约了审查资源。

从专利法的立法本意上来说，这类案件的权利要求书，独立权利要求撰写详尽冗长、技术特征大量堆砌，保护范围极为狭小，本身保护价值就很小，更不用说这类技术方案在真正的本领域技术人员看来，十分荒谬，本领域技术人员完全可以找到更为简易实用的等效替代形式。所以无论从哪个角度去分析都属于“低质量”申请，而“低质量”申请的授权与专利制度促进科学技术进步和经济社会发展的主旨毫不相关，这类专利不具备产生市场收益的任何可能，是一种“非市场性”的行为，即使侥幸获得授权，专利权人也会在获得资金补助或其他政策收益后，因欠缴年费等原因主动放弃，最后，这些专利只能被遗忘在数据库中，成为滥竽充数的发明创造，这种通过文字游戏获得授权的专利还会损害社会公众对于授权专利的认可度。

当然，“以复杂技术手段解决简单技术问题”只是一种非正常申请的类型，我们不能矫枉过正，随意地将这个非正常的帽子扣在看似复杂的机械案件上，众所周知，机械领域的案件依赖机械结构解决技术问题，机械结构背后的机械原理基本都是公知常识，随着专利申请量的积累和技术的发展，机械领域有朝着方案复杂化的撰写方向发展的趋势，这一趋势是必然的、无可厚非，但不能因为零部件比较多就认为这个案子非正常，还是应当考虑这些技术手段的设计是否明显冗余，是否存在刻意编撰的嫌疑，特别是这种复杂设计和解决的技术问题之间是否是紧密联系的、是否是有必要的，如果是，则应当按照正常案件进行看待，不然会给机械领域的申请人或代理人以压力，毕竟扣帽子容易摘帽子难。

在打击非正常申请、严把授权关的审查背景下，表面上看起来代理人更难了，但对于撰写正常案件的代理人来说，完全无需担心，即使被误认为非正常申请也可以申诉，倒是以拼凑、编造为主要工作内容的部分代理人应该抓住这一契机，纠偏转型，明晰代理人的定位，以挖掘申请人的技术为核心，夯实撰写能力，将专利质量提升才是符合当前时代背景下的人间正道。

此前，江苏省公布了《关于核查整改2022年第一批非正常专利申请的通知》。其中提到，近期国家知识产权局通报了2022年第一批江苏省不以保护创新为目的的非正常专利申请。根据国家知识产权局要求，未认真自查、不主动整改的，特别是主动撤回后再次提交相同非正常专利申请的，依法依规从严处置，对相关代理机构和专利代理师开展调查。另外，青海省知识产权局发布深入开展非正常专利申请核查工作的通知。其中提到，根据国家知识产权局《关于青海省专利申请相关问题的通报》，此次核查工作涉及青海省非正常专利申请487件。

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作者：高才进

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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