企业IPR管理经验（八）｜从0到N搭建海外商标保护体系
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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：陈易华
原标题：从0到N搭建海外商标保护体系
IPRdaily导读：近年来，越来越多的中国企业走出国门，品牌商标的海外纠纷频频涌现。那么，企业该怎样搭建海外商标保护体系以尽可能降低海外经营过程中的品牌商标风险。
近年来，越来越多的中国企业走出国门，品牌商标的海外纠纷频频涌现。企业品牌商标的海外布局与保护策略不力影响产品出口、品牌商标在海外被抢注、海外产品销售存在品牌商标侵权风险等。企业品牌商标在海外没有注册保护或注册保护缺乏布局规划，以及不知道如何选择更合适的海外商标注册保护模式等问题，给企业海外经营带来了越来越多的品牌商标风险。那么，企业该怎样搭建海外商标保护体系以尽可能降低海外经营过程中的品牌商标风险？
一
关于企业品牌商标在海外布局与保护需求的理解
基于企业现有核心业务及规划业务，企业可以按照现有核心业务及规划业务的多个商业维度例如使用领域及规模等级两个维度将企业品牌商标划分为多级品牌等级例如1级、2级、3级共3级品牌商标等级进行品牌商标在海外布局与保护需求的管理。
同时，又基于企业在中国大陆建立起的品牌商标布局与保护体系，企业可以依照品牌商标海外布局和注册类别与主营项目关联密切程度，及品牌商标标样在海外布局与保护必要程度两个维度进行品牌商标在海外布局与保护的划分与配置。
例如1级品牌商标可以为企业目前主要推广、经营的上位品牌，其市场知名度、影响力较之另两级别品牌更高，故此，企业可以首先进行关注和海外布局与注册保护相应品牌商标。
例如2级品牌可以为企业目前所经营的除却1级品牌以外的品牌，如相应品牌目前仍在市场中使用，企业可以按照实际经营、保护需求，对相应品牌进行有针对性的海外布局与注册保护。
例如3级品牌为与企业目前经营层面联系不甚密切的品牌，目前列出，以备后期根据实际经营需要进行相应的海外布局与注册保护。
表1 以共3级品牌商标等级对企业品牌商标进行管理的示例
1.依照注册商标标样
企业应考虑到品牌进入海外市场后，主要的识别方向为英文形式，但是在例如美国、马来西亚、新加坡、澳大利亚以及我国香港、澳门等国家和地区，汉语是当地的通用语言或者当地华人群体较大，消费者对汉字的认知程度整体上较高，故企业应在国内已布局的中文商标、英文商标、图形商标中选择适宜的商标标样在海外布局与保护注册及推广。
针对中文商标标样，应是企业品牌真实使用商标标样，该商标权利更加契合企业品牌使用需求，同时，该商标的获准注册更加有利于企业品牌在海外当地尤其是对汉字的认知程序整体上较高的海外区域进行落地及推广，企业可以优先以在国内已布局注册和真实使用的中文商标标样在海外布局与保护注册及推广。
针对英文商标标样，应是企业品牌真实使用商标标样，该商标权利更加契合企业品牌使用需求；同时企业在选择真实使用的英文商标标样时，建议选择不包含任何非英文要素的英文商标标样，因为不包含任何非英文要素的英文商标标样，在审查时面临的风险相对要低，在各个国家中一次性通过初审的概率相对要高，建议企业可以优先以在国内已布局注册和真实使用且不包含任何非英文要素的英文商标标样在海外布局与保护注册及推广。
针对图形商标标样，应是企业品牌真实使用商标标样，该商标权利更加契合企业品牌使用需求，同时，该商标的获准注册更加有利于企业品牌在海外当地进行落地及推广；但是，图形商标标样包括图形要素，这将可能导致该标样在各个国家中获准注册的难度相对要高，企业应优先以在国内已布局注册和真实使用的图形商标标样在海外布局与保护注册及推广。
2.依照商标注册类别
基于企业现有核心业务及规划业务，企业可以按照现有核心业务及规划业务的多个商业维度例如使用领域及规模等级两个维度将企业品牌商标划分为多级注册类别等级例如核心类别、重要类别、关联类别、防御类别共4级注册类别等级进行管理，又例如核心类别、重要类别、关联类别共3级注册类别等级进行管理等。
例如针对1级品牌，考虑到其使用时间、市场影响力等元素，建议企业可以不仅在核心类别上争取获准注册，同时应当关注在重要类别和/或关联类别和/或防御类别甚至于商标全类别共45个类别上的注册，即围绕1级品牌所进行的商标注册，一方面应考虑实际使用所必需，还应兼顾一定的防御功能，防止被他人在相关领域摹仿或者抢注。
表2 以共3级注册类别等级对企业品牌商标进行管理的示例
依照该表2示例，商标第7类、9类、11类和35类别等系企业主营项目，故商标第7类、9类、11类和35类等可以作为企业品牌核心类别存在。
依照该表2示例，商标第37类和42类别等，与企业主营项目类别关联密切，在企业品牌商标推广过程中极易涉及到相应商品及服务，容易在相关公众心目中形成对应关系，故此，可以作为关联类别存在。
依照该表2示例，其余商标类别例如商标第28类和41类别等，分别在不同程度上与企业经营产品具有关联性，但关联性较弱，可以作为防御性类别存在，避免他人抢注。
据此，建议企业可以优先关注核心类别的海外商标保护注册申请，在核心类别已经被授权保护的情况下，将海外商标权利延伸至重要类别及关联类别等。
企业可以通过以对于全球主要国家和地区主营项目的市场发展情况；对于企业主营项目行业关联产品生产、加工厂商、企业是否密集；对于企业主营项目及关联消费情况是否良好；对于企业主营项目的特定文化、风俗的情况；对于品牌商业运作的模式以及是否与企业品牌进行过接触及合作六个维度进行考察，可以综合评定出以下建议覆盖品牌商标海外注册的国家及地区，以供企业参考。
（1）企业在全球主要国家和地区主营项目的市场发展情况
例如，美国、欧洲、日本、韩国等发达国家具有较好的主营项目相关消费市场基础，市场体量较大；并且，该些发达国家的人们对主营项目等方面十分重视，并具有相当的消费能力。
例如，东南亚国家成为新兴的主营项目市场国家，主营项目市场规模增长迅速，尤其主营项目分别在例如泰国、菲律宾、越南、新加坡、马来西亚和印度尼西亚的占有率增长迅速，与企业主要的业务品类十分匹配，建议可以作为企业重点关注的国家。
（2）企业主营项目行业关联产品的生产、加工场所的国家和地区
例如，企业可以通过相关渠道，了解到涉及澳大利亚、阿根廷、菲律宾、比利时、捷克、荷兰、法国、加拿大、泰国、新加坡、马来西亚等国家有超过上千个主营项目行业关联产品的生产加工注册企业；在以上国家及地区，及以相同逻辑筛查出的国家及地区中，建议可以作为企业进行品牌商标海外布局和保护的参考范围。
（3）企业主营项目行业关联产品/服务存在消费需求的国家和地区
例如，现阶段，除却中国大陆市场，欧美概念覆盖的国家及地区仍旧是企业主营项目行业的消费首要地区，此外，发达国家如日本、韩国等非欧美国家亦存在多年的主营项目行业消费传统。
例如，在企业主营项目行业的全球市场中，北美、欧洲和亚洲三分天下，其中北美是全球最大的主营项目的市场销售终端，其次是欧洲，亚洲紧随其后，各国人在主营项目行业的消费能力与人均GDP（国内生产总值）呈现相关性，人均GDP越高的国家，人均在主营项目行业的消费能力相对更大。
（4）企业品牌运作中会关联、辐射到的国家和地区
例如，企业品牌发源地为中国大陆，以此考察，中国大陆密切关联的贸易国家及地区，以及中国大陆周边国家及地区，极有可能被企业品牌所辐射。故此，中国大陆周边国家及地区如港澳台地区、东亚及东南亚国家及俄罗斯等，均建议企业可以作为企业进行品牌商标海外布局和保护的覆盖范围。
（5）企业品牌存在过项目合作的国家和地区
例如，企业品牌存在过项目合作的国家和地区，在这些国家和地区中，由于明确存在项目中的合作往来，相应国家和地区对于企业品牌必然知悉、了解；有鉴于此，建议企业可以考虑在这些国家和地区进行品牌商标海外布局和保护。
（6）例外：排斥企业主营项目的特定文化，或当地风俗、文化不利于企业品牌发展的国家和地区
例如，企业可以通过相关渠道，了解到某一或某些国家和地区基于当地文化原因，对于企业主营项目可能存在相应排斥、抗拒的可能，以此衍生企业主营项目文化可能会极为薄弱，对于企业主营项目存在相应消费需求的可能性较低。故此，建议企业可以对于当前列举国家和地区中，进行一定的文化、民俗考察，确定当地是否适宜发展企业主营项目行业的品牌。
二
关于企业品牌商标在海外布局与保护的注册途径说明
逐一国家注册（又称单一国家注册），是指直接向当地的知识产权主管部门递交注册申请，通过聘请当地律师进行代理，注册全程有当地专业的法律人士跟进，为涉外商标注册的普通但最为稳妥周到的途径，也是对于不属于马德里、欧盟、非知等组织成员国的国家/地区而言，唯一的的途径。
各国各地区的商标法律制度不一，商标注册的要求和程序也有差异，最为简单普遍的要求为提供商标注册信息并签署委托书，程序为申请-审查-公告-发证。常见的特殊要求包括公证认证委托书、提供商标使用情况说明、公证认证商标在本国或他国注册证等；常见的特殊程序包括异议前置、不对绝对理由进行审查、提交使用声明等。
马德里国际商标注册（又称马德里延伸注册），是指通过向世界知识产权组织国际局递交注册申请，由国际局审核后将申请直接转发给各指定国知识产权主管部门进行注册审查，为一种较经济简便的注册途径，也是原来最受中国申请人青睐的商标注册途径之一。
马德里成员国各自都有自己的商标制度，对于希望在马德里联盟成员国得到保护的申请人，可以通过马德里国际商标注册得到保护，也可以向成员国进行逐一国家申请注册得到保护。选择马德里国际商标注册途径的前提为必须在本国已有申请或注册，且申请商品/服务、商标图样需要与本国基础商标保持一致。
马德里国际商标注册有效期为10年（从国际注册日起算），可续展10年/次。
马德里成员国目前已有106个成员国，覆盖122个国家/地区。
表3 逐一国家注册和马德里国际商标注册对比示例
基于企业品牌商标在海外布局与保护的注册申请形式、费用、后期管理、注册申请基础、注册国家、商标文件转达和商标注册证等综合因素考虑，较多企业一般选择结合逐一国家注册、马德里国际商标注册的混合注册模式来进行企业品牌商标的海外布局与保护注册申请，因马德里国际商标注册模式需要以原属国（中国）的商标权利状态为基础，建议企业可以以完善品牌国内商标注册和海外商标布局注册同步的方式进行，或结合品牌国内商标的在先注册情况，进行企业品牌商标的海外布局与保护注册申请。
三
同行业代表企业品牌商标的海外布局与保护情况分析
企业可以对同行业较有代表性的一些国内和/或国外企业品牌商标的海外布局与保护情况进行检索与分析，以供企业进行品牌商标的海外布局与保护的参考。
表4 同行业代表企业品牌商标的海外布局与保护情况示例
企业可以结合对同行业较有代表性的一些企业品牌商标的海外布局与保护情况，整理出同行业较有代表性的一些企业品牌商标的海外布局与保护所覆盖的国家和地区以及商标类别，以供企业进行品牌商标的海外布局与保护的参考。
表5 同行业多个代表企业品牌商标的海外布局与保护情况汇总示例
四
同行业代表企业品牌商标在海外布局与保护的注册途径分析
企业可以选取全球范围内包括国内和/或国外在同行业较有代表性的一些企业品牌商标在海外布局与保护的注册途径进行分析，分析结果可以作为企业的参照样本。建议企业可以按照该参照样本参照各企业品牌商标在海外布局与保护的注册途径、注册的国家和地区以及注册的商标类别等，以规划企业品牌商标在海外布局与保护的规模及程度等。
表6 同行业代表企业品牌在海外布局与保护的基础信息分析示例
表7 同行业代表企业品牌通过“逐一国家注册模式”注册保护所辐射国家和地区分析示例
表8 同行业代表企业品牌通过“马德里国际商标注册模式”注册保护所辐射国家和地区分析示例
表9 同行业代表企业品牌通过“混合注册模式”注册保护所辐射辐射商品及服务的商标类别分析示例
企业可以选取全球范围内包括国内和/或国外在同行业较有代表性的一些企业品牌通过“逐一国家注册模式”注册保护的注册途径进行分析，分析方式可以采用上述“混合注册模式分析”模式，在此不作赘述，分析结果可以作为企业的参照样本。
企业可以选取全球范围内包括国内和/或国外在同行业较有代表性的一些企业品牌通过“马德里国际商标注册模式”注册保护的注册途径进行分析，分析方式可以采用上述“混合注册模式分析”模式，在此不作赘述，分析结果可以作为企业的参照样本。
表10 同行业代表企业品牌在海外布局与保护的注册途径共性分析示例
五
关于企业品牌商标在海外布局与保护的商标检索结果分析
基于上述对同行业代表企业品牌商标的海外布局与保护情况分析结果和对同行业代表企业品牌商标在海外布局与保护的注册途径分析结果，并结合企业海外经营情况，确定企业相应品牌商标在全球范围进行商标检索的商标标样、国家和地区、商标类别等以及进行相应商标的商标检索得到商标检索结果和分析该商标检索结果，以供企业参考进行布局与保护海外品牌商标以尽可能降低海外经营过程中的品牌商标风险。
表11 企业品牌商标在海外布局与保护的商标检索结果分析示例
六
影响企业品牌商标在海外布局与保护方案的可能要素
企业在考虑品牌商标在海外布局与保护方案时，需要考虑在目前的原属国（中国）不持有核心商品/服务项目商标权利的商标，不可作为“马德里国际商标注册模式”的商标权利基础。
表12 企业需在海外布局与保护的品牌商标在原属国的商标权利状态示例
表13 部分国家/地区商标使用的特别规定示例
如上表部分国家/地区商标使用的特别规定示例所示，部分国家国/地区存在提供使用宣誓或证据的要求。此可以作为企业考虑选取何种海外商标注册模式及注册哪些商标类别的要素考虑，例如作为防御性商标注册的商标类别在上述国家中不建议企业进行相应商标注册申请。
七
企业品牌商标在海外布局与保护方案制订
企业可以综合考察以上六个部分的信息内容，为企业品牌商标在海外布局与保护注册制订下述建议方案，以供企业参考。
此阶段中，建议企业将核心标样，在核心类别（如企业条件允许，同步重要类别）中，注册申请在与企业品牌商标存在过合作往来的国家及地区，以及注册申请在发达国家，对于企业主营项目行业关联产品需求较高的国家、地区及组织，以及注册在与中国大陆经济贸易往来频繁，经济合作密切，容易被中国大陆品牌覆盖及辐射到的国家及地区。
考虑到注册申请商标标样之关键、项目类别之核心、注册国家和地区之重要，此时的海外商标布局和注册申请方式，建议企业可以选择“逐一国家注册模式”。
当企业实现上市、或已经完成资源整合即将上市，企业品牌已经可以在一定程度上影响主营项目行业的国际市场时，建议企业可以将核心标样，在已经进行过品牌商标在海外布局与保护注册申请的国家、地区及组织中，延伸注册申请至关联类别及防御性类别。
同时，建议企业将核心标样，在核心类别（如企业条件允许，同步重要类别）中，注册申请在尚未实现注册申请的国际主要经济体及各个大洲较为重要、关键的国家、地区及组织中，以及注册申请在其他中国大陆周边的国家和地区。
考虑到此时加入了更多国家及地区，费用成本将更高，此时的注册申请方式，建议企业可以选择：“马德里国际商标注册模式”为主，“逐一国家注册模式”及“马德里国际商标注册模式”结合制。
当企业品牌在海外已经初具规模，同时，企业也在积极、着重在以上国家和地区以外领域进行项目合作或跨境企业的建立时，建议企业可以机动、逐个、逐一实现针对某一、某些国家商标的注册申请以补全及完善品牌商标在海外布局与保护的商标权利体系。
当然，企业也可以结合海外经营和海外市场变化等因素，适时调整企业品牌商标在海外布局与保护方案中的该三个阶段的落地和推进时间，不断完善企业品牌商标的无形资产的积累，以促使企业与海外市场终端产业链达到更深入的配合。
通过以上海外商标保护体系的搭建，以促使企业与海外市场终端产业链达到更深入的配合，从而获得企业品牌商标在海外布局与保护体系的完善建立，能够在很大程度上降低企业品牌商标在海外使用过程中的风险，能够不断完善企业品牌商标的无形资产的积累，提升公司品牌商标的价值。
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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：陈易华
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
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