我们与您共同迎来青春、悸动、充满无限可能的五月。本月的主题是知识产权，来自金杜的合伙人、律师团队将陆续为您呈现并解读知识产权相关热点法律问题，供您了解把脉最新知识产权动态。此外，更多金杜线上/线下活动的最新预告也将于此发布，敬请关注。
本文作者
何放
知识产权部丨合伙人
fang.he@cn.kwm.com
何放律师的主要执业领域为知识产权诉讼, 在中国法院进行诉讼和维权策略等具有多年丰富的经验。他成功代理的案例中包括了许多里程碑式的知识产权案件, 包括多次由中国最高人民法院评选的年度知识产权10大案件及典型案例。何放律师同时也是上海交通大学凯源法学院和华东政法大学的硕士研究生导师。
丁宪杰
知识产权部丨合伙人
xianjie.ding@cn.kwm.com
丁宪杰先生是中国的商标代理人和专利代理人，在知识产权领域从业近28年，具有丰富经验。主要执业范围是为国内外客户提供商标资产管理、知识产权保持策略的咨询、以及知识产权注册等。其擅长各类商标和专利的代理、域名争议的解决、知识产权尽职调查、知识产权审计、知识产权许可和收购。
符海鹰
知识产权部丨合伙人
fuhaiying@cn.kwm.com
符海鹰律师律师的主要执业领域为知识产权，为许多著名的跨国公司、互联网科技企业以及独角兽公司就商标事务提供全方位法律服务，包括国内和海外商标使用管理，申请注册和维权事宜。符海鹰律师从事知识产权尤其商标业务二十多年，有非常丰富的经验。
由于我国一般通行在先申请制，相信很多初创企业会因此错失将自己较早使用的商标注册的机会。除了可以通过一般商标异议或无效法律程序重获此类被抢注商标外，这些商标的实际使用人会关心：我们这样继续使用商标会侵权吗？今天，我们有必要讨论一下商标先用权抗辩。
商标先用权，是指在他人商标注册申请日前已经使用该商标标识的所有人，享有在原有范围内继续使用该商标标识的权利。现行《商标法》第59条第3款为我国商标先用权抗辩条款。该条款的设立在一定程度上平衡了我国商标法基于商标注册主义下对商标在先使用人保护的缺失，加强了对在先使用而未注册商标的保护力度。但由于该条款规定的表述比较抽象，如何理解和适用《商标法》第59条第3款极具现实意义。“在先使用”的认定、“一定影响”的认定及“主观善意”的认定是当前商标先用权抗辩构成要件的主要争议点。本文将通过对当前学界观点和司法判例的总结与研究，谈谈商标先用权抗辩的成败得失。
商标先用权抗辩制度的立法目的
2013年《商标法》规定了商标先用权抗辩制度，被认为是该次修法的一个亮点。该条款的设立初衷旨在打击商标抢注。事实上，异议和无效程序已经可以阻却掉相当一部分商标恶意抢注行为。但对于法律并未明文规定或者没有证据充分证明的恶意抢注行为，异议和无效程序的救济则相对无能为力。倘若恶意抢注者在获得商标注册后起诉善意的在先使用者构成侵权，对于业已形成的稳定市场秩序、善意在先使用者的可保护利益和消费者利益等各方利益将造成极为恶劣的破坏和影响。现行《商标法》第59条第3款的引入就是为了解决这一问题。简而言之，商标先用权的设立是对于商标注册主义制度下由于信息不对称而产生的注册商标权人和商标先用权人的利益不平衡的调整，是对我国商标注册制度的一种补正。[1]
商标先用权抗辩的构成要件
1. “在先使用”要件的认定
未注册商标先于注册商标使用是先用权存在的前提，正是因为未注册商标在在先使用的过程中会使消费者将其与特定商品或服务联系起来，形成了商誉。因而，能否认定“在先使用”是相关使用人可否依据现行《商标法》第59条第3款获得保护的关键考虑因素。
“在先”是对商标先使用人时间的要求。对于这一要件的分歧主要集中在认定“在先”要件成立的起算时间，“注册商标申请日”、“商标初审公告日”和“商标核准注册日”究竟以哪一个为准？事实上，与该法条规定“商标注册人申请注册商标前”相契合，目前绝大多数学者和近两年的案例均主张采用“注册商标申请日”作为计算“在先”的时间参照标准。
需注意的是，此处关于“在先”使用要满足两个要求：一是要在商标注册人申请注册商标的申请日之前就已经使用，同时还要在商标注册人使用该商标前就已经使用。事实上，商标注册人可能在其申请商标注册之前就已经开始使用该商标。在这种情况下，要想援引商标先用权抗辩就必须证明在商标注册人使用该商标之前，在先使用人就已经使用。
2. “一定影响”要件的认定
形成一定影响是商标在先使用具有可保护性利益的基础。但是，也有不少学者认为应当取消这一要件，因为如何判断“一定影响”在实操上具有很大困难，而且对比32条和12条，不能在59条中继续要求一定影响，否则对商标先用权抗辩的限制将过于严苛。[2]我们认为，形成一定影响是未注册商标在先使用能够得到保护的利益基础，只有在未注册商标在一定范围内的消费者中形成了一定的商誉时，未注册商标的在先使用才有对既存利益保护的必要。否则在先使用仅仅是一种事实状态，对其的保护只会徒增因掠夺注册商标商誉而给注册商标权人造成利益损害的风险。
基于此，一定影响的要求也应当是正面的影响，产生负面商誉的未注册商标不但没有可保护的利益基础，而且会对注册商标的商誉产生负面的叠加效应。此外，对于“一定影响”，多数学者和案例实践认为，要求具有一定的市场知名度和美誉即可，并不要求达到驰名的程度。
3. “主观善意”要件的认定
单从新《商标法》第59条第3款的字面来看，并不能直接将主观上的“善意”作为商标先用权抗辩的构成要件之一。但事实上，不少学者在其文献中，甚至是部分教科书中已经直接将“主观善意”列为构成要件，认为法律虽未明文规定，但至少学理上应当包含。
司法实践中，“主观善意”也已被用来作为判断在先使用的构成要件。如烟台张裕卡斯特酒庄有限公司与上海卡斯特酒业有限公司、李道之确认不侵犯商标权纠纷上诉案[3]中，法院认为“知识产权权利冲突中，当事人的主观状态是善意或恶意是考量违法性的重要因素”。同样在新百伦案[4]一审中，法院认为新百伦公司提出异议时已经得知了原告周乐伦的注册商标的存在，之后仍然扩大使用“不具有善意”。
商标先用权抗辩案例总结
我们在威科先行、北大法宝、无讼等法律数据库中，以“商标先用权”、“先用抗辩”、“先用权抗辩”、“商标在先使用”、“商标法第五十九条第三款”等作为关键词进行检索。经过筛选、阅读与整理，我们发现司法实践中商标先用权抗辩的成功率并不高。纵观各年度相关案例数量，抗辩的成功率在50%上下徘徊。败诉案例中，未证明在先使用的比例为最高，其次是未证明具有一定影响。
2014年至2017年商标先用权抗辩案例统计
2014年至2017年商标先用权抗辩案例败诉原因统计
互联网平台对“原使用范围”的冲击
商标在先使用人继续使用其商标应保持在原使用范围内。通常认为，认定“原使用”的时间节点为后注册商标的初审公告日，因为在该日期一般可推定在先使用人知晓在后商标的申请。然而“范围”大小的认定在实践操作中却存在相当大的难度。特别是考虑到目前互联网平台并没有明确的地理界限，全球范围的用户在理论上均有可能接触到相关产品。但是，显然不能因此就认定商标在先使用人可以全球范围作为“原使用范围”继续使用。如何理解互联网商业模式下的“原使用范围”值得深入研究与思考。
1. 线上用户和商家数的扩增
如果不开设新的线上平台，但线上用户和商家数的增加，是否可被认为超出“原使用范围”？这里可能会有三种情形，一是线上平台最终用户数的增加，二是线上交易平台入驻商家用户数的增加，三是新开设线上平台。第一种情况是业务发展的惯常情形，不应有所限制；第三种情况下，由于线上经营已经超越了线下地域限制，线下的在先使用情况下，再行开设线上平台，应视为超出原使用范围。对于第二种情形，考虑到线上影响力对商标注册人的影响，可能需要等待实践中实际案例的出现。
2. 线上线下间的转换
如果申请日前，在先使用人并未在任何线上平台以任何形式使用过该未注册商标，那么申请日后，在线上平台使用该商标的行为一般会被认定为超过原使用范围。由于互联网平台的开放性，线上使用将使得未注册商标原本的声誉范围不可控制地扩大，可能造成更大范围相关公众的混淆。如“红炉”商标案[5]中，法院就认为由于被告未能举证在先使用，其在商标注册申请日后在微信公众号上使用该商标的行为，超过了原使用范围，构成商标侵权。
如果申请日前，在先使用人只在线上平台使用该未注册商标，那么申请日后，是否可在线下进行实体销售，这就需要通过市场渗透测试来确定。如果某一地区的销售量较大，则可以说明在此地区形成了市场渗透，在此地区上开设实体店进行销售不超过原使用范围；相反，如果这一地区上没有销售量或者销售很少，则不形成市场渗透，不能从线上平台交易扩张到该区域进行实体交易。
3. 线上平台间的转换
如果在先使用人在商标注册申请日前仅在A平台对未注册商标进行使用，那么在申请日后又新增或转换B平台进行销售，这是否超过原使用范围？我们认为，虽然不同电子交易平台一般对全球范围内的用户都是开放的，但是由于不同平台不同的经营模式、推广方式和力度，主要目标用户群是不一样的，可以推定倘若扩展到另一平台上将扩大可能混淆的相关公众范围。因此，线上平台间的转换也可被认定超过原使用范围。
感谢实习生王志南对本文的贡献。
[1] 李扬：《商标在先使用抗辩研究》，《知识产权》，2016年10期，第6页。
[2] 王莲峰：《商标先用权规则的法律适用——兼评新<商标法>第59条第3款》，《法治研究》，2014年03期，第14页。
[3] 参见山东省高级人民法院（2013）鲁民三终字第155号判决书。
[4] 参见广州市中级人民法院（2013）穗中法知民初字第547号判决书。
[5] 参见北京市朝阳区人民法院（2016）京0105民初26530号判决书。