一篇文章教你看懂职务发明——职务发明常见争议点梳理（下）
职务发明创造，根据《专利法》和《专利法实施细则》的规定，是指员工执行所在单位的任务或者主要是利用所在单位的物质技术条件完成的发明创造（以下简称“职务发明”）。职务发明完成后，将该职务发明申请专利并获得授权的权利属于该发明人所在的单位，但同时单位应当按一定标准向发明人或设计人（以下统称“发明人”）支付奖励和报酬。
职务发明制度是我国专利制度的重要组成部分，也是《专利法》司法实践中最常被讨论的话题之一。一个完善的、明确的职务发明制度可以帮助企业妥善管理职务发明权属、减少与员工发明人的纠纷，同时还可以激励企业内部不断实现技术创新。特别是当企业准备进行融资或上市时，妥善的职务发明管理将会很大程度上减少知识产权尽职调查中潜在的风险，从而减少不必要的麻烦。对于员工发明人而言，可以切实维护其获得职务发明奖励报酬、共享技术创新成果的合法权益。
但在实践中，由于法条规定不甚明确、司法实践标准存在分歧等原因，职务发明界定以及奖励报酬支付常常会引发争议。此前《职务发明条例草案（送审稿）》对实践中出现的一些争议点进行了回应，但该草案自2015年国务院法制办公开征求意见之后，就再无进展。而职务发明制度切实涉及每一家技术型企业最为重要的两个方面——技术成果归属和费用（奖酬）支付，覆盖面广、对于企业的重要性高。制度或实践上的不明确之处将会给企业管理职务发明、应对职务发明纠纷带来挑战。
基于此，本文从司法实践的角度出发，选取相关典型案例，对职务发明界定、发明人奖酬支付方面的诸多争议点逐一介绍，以供企业在日常管理中参考。需要说明的是，我国并非判例法国家，本文所引述分析的案例在同类案件的审理和裁判中不一定完全适用。但在无法律法规、司法解释进一步明确规定的情形下，我们认为，这些案例在实践中仍具有重要的借鉴意义。
本文分为上下两篇，分别讨论职务发明界定和奖励报酬支付。此为下篇。
根据《专利法》第十六条和《专利法实施细则》第六章的规定，被授予专利权的单位可以通过与员工发明人约定或者在依法制定的单位规章制度中，规定应向发明人支付职务发明奖励报酬的方式和数额，如果无相关约定或规章制度，单位应当按照以下的法定标准向发明人进行支付：
奖励：应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人奖金，一项发明专利的奖金最低不少于3000元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。
报酬：在专利权有效期限内，若单位自己实施职务发明，每年应当从实施该发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2％或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2％作为发明人报酬；或者参照上述比例，给予发明人一次性报酬。单位许可他方实施职务发明的，应当从收取的使用费中提取不低于10％，作为发明人报酬。
随着近年来员工与所属单位之间就职务发明奖酬支付产生的纠纷越来越多，企业也变得更加重视对员工职务发明奖酬的管理。出于避免潜在的职务发明奖酬纠纷的目的，企业常常会选择在合同或者内部规章制度中对奖酬的数额和方式进行规定。由于对职务发明奖酬制度、相关司法实践不甚了解，一些企业所签订的合同或制定的内部规章制度，可能因奖酬标准、支付条件、支付方式、制定程序等不符合法律法规的要求，而在诉讼中不被法院所接受。
下文我们结合司法实践中的典型案例，就职务发明奖酬常见的争议点进行介绍和分析，以供企业在管理职务发明奖酬时参考。
1. 如果职务发明的专利权人与员工所在单位不一致，职务发明的奖酬应当由谁来支付？
前述规定提及，向职务发明的发明人支付奖酬的主体是“被授予专利权的单位”。从字面意义上解读，应该是指职务发明被申请专利后，从国家知识产权局获得专利授权的单位。如果员工所任职的单位出于关联公司内部安排或商业考虑将职务发明申请专利的权利或专利申请权转让给他方，之后由该被转让方申请专利或最终取得专利授权，此时发明人所在单位并非“被授予专利权的单位”，是否还需要向发明人支付奖酬呢？我们以下面两个案例进行分析。
案例一：在王某诉H公司职务发明创造发明人奖励纠纷案[1]中，涉案专利的发明人王某曾是H公司的员工，涉案专利为其在H公司任职期间作出的职务发明。该职务发明完成后，H公司将该职务发明的专利申请权转让给第三方，后该第三方获得专利授权。H公司主张其不是涉案专利的专利权人，不承担发明人奖励的义务与责任。
最高院再审指出，“被授予专利权的单位”是指特定职务发明创造所归属的单位，一旦该职务发明创造被批准授予专利权，职务发明创造的所属单位就有义务对发明人予以奖励。专利申请权作为私权利，职务发明创造的所属单位有权对职务发明创造的专利申请权进行转让处分，因此即使职务发明创造获得专利授权时的所属单位与职务发明创造的原属单位不一致，也并不影响职务发明创造的原属单位对职务发明创造发明人的奖励义务。H公司是否为涉案专利的专利权人，都不能改变王某与H公司存在劳动关系，涉案发明创造是其在H公司工作期间参与完成的职务发明创造这一事实。因此，H公司关于其不是涉案专利的专利权人，不承担职务发明创造发明人奖励义务的再审申请理由不成立。
案例二：在张某诉M中国公司和M创新公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案[2]中，职务发明人张某所任职的M中国公司采用中央集权式知识产权管理模式——M中国公司所获取的知识产权均向M创新公司转移（由M创新公司申请专利并获得授权），如需使用则应获得M创新公司的许可。张某在中国境内参与了涉案发明的研发工作，但M中国公司主张其不是专利权人，故不是职务发明奖酬的支付义务主体。
上海高院二审明确指出，M公司所采取的“中央集权”的知识产权管理模式，是基于其关联企业之间的协议产生，并不能否定发明人依据法律规定而享有的相关权利……《专利法》关于对发明人给予报酬的规定，其立法本意是给予发明人应得的劳动报酬，该获得报酬的合法权利不应由于跨国企业内部的协议安排而受到损害，因此，即使M中国公司并非涉案发明的专利权人，但其系张某的雇主，仍应当向张某支付职务发明报酬。
评述：职务发明奖酬的支付通常以单位和职务发明人之间存在雇用或劳动关系为基础。作为雇主，即使其出于关联公司安排或商业性技术转让等缘由，未就职务发明申请专利或获得专利授权，但其对外让渡职务发明相关权利本质上仍是出于业务运营、谋取利益的需要。也就是说，单位仍然会从员工的职务发明中获利。这与雇主自行申请专利、获得专利授权并无本质上的区别，若单位仅通过对职务发明权属进行一定安排即可规避原本应当支付的职务发明奖酬，这对于职务发明人显然有失公平，也违背了职务发明奖酬设置的初衷。也正因为奖酬的支付责任应当由发明人所在单位承担，发明创造的受让人等其他专利持有、实施主体因与发明人不具有这种雇用或者劳动关系，而不用承担此支付义务。
2. 员工离职后仍需向其支付职务发明奖酬吗？单位通过合同或规章制度规定发明人离职后不发放奖酬是否有效？
在员工离职后，企业根据内部规章制度或劳动合同终止向离职员工发放奖金是比较常见的做法。对于职务发明奖酬，同样作为劳动者在用人单位享受的奖励待遇，单位是不是也可以以离职为由停止支付呢？司法实践中得出的结论并非如此。
在前述王某诉H公司职务发明创造发明人奖励纠纷案中，涉案专利为王某在H公司任职期间作出的职务发明，之后王某从H公司离职。H公司在其实施的《专利奖惩管理细则》中规定，专利奖励与报酬每半年度集中发放一次，集中发放日之前已离职的，专利奖励与报酬不对该发明人发放。王某主张H公司《专利奖惩管理细则》中该条款明显与《专利法》、《劳动合同法》的规定相抵触，严重侵犯了其合法权益。
最高院再审指出，根据《专利法》第十六条及其实施细则第七十六条的规定，给予职务发明人以奖励系发明人所在的被授予专利权的单位的法定义务，这种义务具有强制性。虽然用人单位对于奖励的方式和数额拥有一定的灵活管理空间，但是《专利法》及其实施细则均不允许用人单位以任何理由免于履行或者变相免于履行该义务。H公司该规定实质上对《专利法》所规定的用人单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励的法定义务附加了条件。即，通过该细则，H公司对其应当履行的法定奖励义务附加了被奖励的职工在集中发放日前依然在职的条件。这一附加条件不合理地排除和限制了已经离职的发明人获得奖励的法定权利，免除了H公司对于离职发明人应当履行的强制性奖励义务。因此，该规定属于劳动合同法第二十六条第一款规定的应予无效的情形，应当认定无效。
评述：根据最高院在该案件中的论述，用人单位对职务发明的发明人给予奖酬的法定义务具有强制性，单位不得以员工离职为由拒绝履行，也不得通过合同、制定规章制度等方式免除其应承担的该项法定义务。就此，我们理解最高院的出发点在于平衡单位和员工之间的利益——员工发明人完成了职务发明，单位也已经取得了职务发明的相关权益且员工离职也不会对该权益造成影响，那么员工发明人理应就其已经作出的技术成果获得相应的奖励和报酬。
这也表明，即使单位可以通过约定、制定内部规章制度等方式规定向职务发明人支付职务发明奖酬的方式，该等约定和规章制度的内容也应当要符合《劳动法》、《劳动合同法》的相关规定，即用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的劳动合同无效；直接涉及劳动者切身利益的规章制度不得违反法律、法规的规定。
3. 职务发明专利被无效后，单位可拒绝支付奖酬吗？
根据《专利法》第四十七条的规定，除已经作出并已执行的专利侵权判决、调解书、决定，以及已经履行的专利许可、转让合同之外，宣告无效的专利权视为自始即不存在。对用人单位而言，其应向员工发明人支付的奖励、自行实施职务发明而应向发明人支付的报酬并不涉及上述例外情况，是否就可以不用向发明人支付呢？如果单位将职务发明对外转让或许可，且已经实际履行，是否仍然应当就收取的转让、许可使用费向发明人支付报酬呢？下面以两个案例分别讨论。
案例一：在翁某诉Y公司、C公司职务发明设计人报酬纠纷案[3]中，翁某曾担任Y公司总工程师，工作期间作出两项职务发明创造 。C公司（Y公司股东）出于关联公司之间的约定代为出面办理了专利申请，并就涉案发明创造于2002年1月获得了两项专利权。后C公司无偿将涉案专利转让给Y公司。2003年11月，Y公司将涉案专利许可给D公司，并收取了相应的许可使用费。2005年7月，D公司就两项涉案专利向专利复审委员会提出无效宣告请求，同年12月，涉案两项专利被宣告全部无效。
法院认为，《专利法》第四十七条第二款规定，宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。两被告Y公司和C公司提供的《退款及关于的补充协议》及Y公司向D公司退款的贷记凭证，以证明Y公司与D公司已协商确定涉案专利在转让技术中所占的比重，并且在专利权被宣告无效后将此前收取的专利所涉之许可使用费已退还给D公司的相关材料，并不能否定在本案涉案专利权被宣告无效之前，被告Y公司与D公司已经发生的专利实施许可行为之事实，也不能免除被告Y公司根据相关法律规定应向职务发明创造之设计人支付报酬的义务。原告翁某是涉案专利的设计人，有权就该两项职务发明创造主张合理的报酬[4]。被告Y公司许可案外人D公司实施涉案专利收取了使用费，应从中提取一定比例作为报酬支付给原告。
案例二：在吴某诉RN公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案[5]中，原告吴某曾在RS公司工作，期间作出一职务发明。后RS公司将该职务发明提交实用新型专利申请，并于2011年9月7日获得授权，吴某为发明人之一。2011年10月8日，专利权人由RS公司变更为RN公司[6]。2016年，该专利部分权利要求被专利复审委宣告无效。涉案专利授权后，RN公司实际实施了涉案专利被宣告无效的部分。吴某认为，RN公司曾在专利有效期限内实施了涉案专利，应将在涉案专利被部分无效之前实施产生的经济效益分配给吴某。
最高院再审认为，发明人报酬奖励制度旨在激励发明人作出发明创造，因此，发明人是否能够获得奖酬，除考虑专利的实施与收益，也应考虑专利的技术贡献程度……《专利法》第四十七条的规定，诉争专利被部分无效后，除该条二项规定的情形外，均有溯及力。本案中，并不存在《专利法》第四十七条规定的例外情形，涉案专利被宣告部分无效应视为自始无效，即使RN公司实施了该部分涉案专利，但吴某主张职务发明报酬时涉案专利已经无效了，二审法院认定因涉案专利自始无效，吴某已经丧失请求权基础并无不当。
评述：结合上述两个案例，可以看出是否存在《专利法》第四十七条第二款的例外情形是单位是否需要继续向发明人支付奖酬的决定性因素。《专利法》设置第四十七条第二款的例外情形，其本意是为稳定社会关系、保护信赖利益，对于专利有效期内已经通过生效裁判和执行确定的权利义务关系、已经有效订立和履行的交易关系的认可和保护，而且该等例外情况是完全性的列举式规定，排除了专利宣告无效后基于专利权的其他权利主张。对于单位而言，即使职务发明专利被宣告无效，单位基于该专利已经履行的许可或转让协议并不会因专利无效而需要向他方返还转让或许可使用费，因此单位本质上仍然是职务发明许可或转让的“受益方”，基于已经取得的转让、许可收益向发明人支付报酬也合情合理。若单位自行实施职务发明专利，由于不涉及前述例外情形，该职务发明自始即不存在，发明人也就丧失了要求获取报酬的基础。
4. 单位与员工能否通过约定或制定规章制度规定低于法定标准的奖酬？
根据《专利法实施细则》的规定，单位可以与员工约定或者依法制定规章制度规定职务发明奖酬的支付方式和数额，若没有约定或规章制度时，应当按照法定的标准进行支付。因此，在约定或确定职务发明奖酬方面，《专利法》给予了企业较大的灵活性，其可以根据自己的实际经营、研发、获利情况选择合适的方式对职务发明奖酬进行确定。但由于《专利法实施细则》对在无约定或规章制度的情况下，职务发明奖酬设置了最低的标准，这是否意味者即使企业采用约定或者制定规章制度的方式，也不得低于该法定的标准呢？
在梁某诉Z公司职务发明创造发明人、设计人奖励纠纷案[7]中，原告梁某在被告Z公司任职期间单独作为发明人共完成发明专利8项、实用新型专利50项、外观设计专利19项（该案涉及其中43件实用新型专利）。被告Z公司制定的《奖励办法》规定，每项发明专利奖励金额为1000元至20000元；每项实用新型专利奖励金额为500元至10000元；每项外观设计专利奖励金额为300元至8000元，具体奖励金额需要公司组织评审确定。纠纷发生前，被告Z公司对43项涉案专利进行了评审，每项专利奖励金额从500元至4000元不等，43件实用新型专利评审金额共计25000元。原告梁某认为，应当按照《专利法》的规定支付奖励，即一项发明专利应给付奖金3000元，一项实用新型专利或者外观设计专利应给付奖金1000元。
法院审后认为，被授予专利权的单位与发明人、设计人对职务发明创造奖励有约定或者在依法制定的规章制度中有规定的，应当优先适用约定或者规章制度中规定的奖励方式和数额……原告虽然对于上述评审确定的奖励数额有异议，但并没有提交相反证据证明上述评审确定的奖励数额具有不合理性，故本院对该43项实用新型专利的奖励数额共计25000元予以确认。
另外，北京三中院在王某诉J公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案[8]中也明确认为，“单位根据其自身的特点和需要，可以与发明人协商或在规章制度中规定高于法定最低标准的奖励数额，但这属于单位的自主选择权利而非义务……单位与发明人之间约定的奖励数额可以高于或低于法定最低标准”。
评述：根据上述案例，对于企业来讲，可以根据其自身特点和需要，以高于或者低于法定标准的标准确定职务发明奖酬。但需要说明的是，这并不意味着企业可以在与员工约定或者规章制度中随意制定标准，如发生纠纷时，法院将会审查该等约定或规章制度的合法性与合理性。
在合法性方面，参考上海高院《职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷审理指引（2013）》第五条、第六条的规定，单位与发明人之间协商约定时，应当按照《合同法》、《劳动合同法》的规定避免出现无效、可撤销、可变更的情形；在制定规章制度时，应当要确保制定程序的合法性。
对于规章制度制定程序的合法性，广东高院在钟某诉H公司职务发明创造发明人奖励纠纷案[9]中指出，劳动合同法第四条规定了用人单位在制定、修改或者决定有关直接涉及劳动者切身利益的规章制度的程序……规章制度规定的对发明人的奖励方式和数额应满足以下条件：一是必须通过民主程序制定，二是不得违反法律、行政法规和政策的规定，三是须向劳动者公示。
也就是说，企业在制定职务发明奖酬的规章制度时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定；在规章制度实施过程中，工会或者职工认为不适当的，可以向企业提出并通过协商予以修改完善；应当将该规章制度公示或者告知劳动者。若发生纠纷，企业还应当承担相应的举证责任，证明其制定的规章制度符合上述程序要求。
在合理性方面，结合上述上海高院《指引》，如果约定或规定的奖酬数额极低，显属于不合理的，法院应当依据案件的具体情况确定合理的奖励与报酬，具体的考虑因素在实践中包括涉案专利的类别、专利的实施情况、专利对于产品的利润贡献、发明人的数量等[10]。
5. 单位免费或以不合理低价转让、许可实施职务发明，报酬该如何计算？
根据《专利法实施细则》的规定，单位许可他方实施职务发明的，应当从收取的使用费中提取不低于10％作为发明人报酬。这意味着，在没有约定或规章制度的情况下，单位对外转让、许可职务发明收取的费用越高，其向发明人支付的报酬也就越高。在实践中，一些企业在向关联公司转让、许可职务发明时常常是免费或者象征性地收取少许费用，或者以免费或者低价形式对外转让、许可职务发明的同时设置附加条件以从其他渠道获取商业利益。在这种情况下，如果继续按照固定比例提取发明人报酬，就可以大幅减少支付报酬的数额，进而损害职务发明人的合法权益。
在刘某诉L公司职务技术成果完成人奖励、报酬纠纷案[11]中，L公司与案外人Z集团、F公司进行项目合作，指派其员工刘某研发用来固定密封电缆的模块的框架。研发完成后，该框架由F公司生产，同时，L公司生产密封电缆的模块销售给F公司，由F公司将密封电缆的模块与固定模块的框架搭配组装后销售给Z集团。2009年8月20日，L公司与F公司签署订单，约定L公司授权F公司生产上述固定模块的框架，F公司则购买L公司的23组产品。在此之前，刘某已经于2009年5月以个人名义将上述固定模块的框架申请专利，并于2010年5月获得授权。之后，L公司通过主张涉案专利为职务发明向法院起诉，并成功夺回涉案专利权。后刘某要求L公司向其支付职务发明奖酬。L公司辩称其未实施涉案专利，而且其许可案外人F公司使用涉案专利也未收取专利许可费，因此，其并未因涉案专利获得任何收益，不应向原告刘某支付任何报酬。
上海高院二审认为，虽然L公司自己并未实施涉案专利，也无证据表明L公司直接收取了专利实施许可费或专利转让费，但是L公司将涉案专利许可案外人F公司实施系以F公司必须购买其生产的密封电缆模块为条件，而且事实上L公司生产的密封模块与F公司生产的涉案专利框架产品组装后销售给了Z集团，因此L公司基于涉案专利的许可实施获得了相应的商业收益，L公司应当向发明人刘某支付相应的职务发明创造报酬……在此情况下，原审法院根据本案已查明的涉案专利框架产品生产、销售的数量、收益，参考现行法律关于职务发明报酬的提取比例等事实，酌情确定L公司支付给刘某报酬3000元，并无不妥。
评述：企业在向发明人支付职务发明报酬时，仍然应当考虑诚实信用原则，以企业凭借职务发明实际获取的收益为基础，计算应当向发明人支付的报酬数额。即使企业以免费或低价的方式向关联公司或其他方转让、许可职务发明，法院仍然会综合考虑该等转让、许可是否在转让费、许可费之外给单位带来收益，并最终考虑职务发明实施情况、单位实际收益等因素综合确定应当向发明人支付的数额。
另外，尤其当职务发明许可或转让是发生在关联公司之间时，该等转让或许可协议记载的费用金额将更难得到法院的认可（在没有同类专利许可、转让费作为参照的情况下），公司需要提供其他证据证明该等许可或转让费用的客观性，否则该许可、转让费金额可能会被法院拒绝采纳。比如在潘某诉J公司和S公司职务发明创造发明人奖励、报酬纠纷案[12]中， 广东高院拒绝采用发明人所在单位与其关联公司之间的专利许可使用费作为发明人报酬的计算依据——“许可人J公司是被许可人S公司的股东，两者之间存在直接投资关系，且代表许可人J公司和被许可人S公司签订专利实施许可合同的是同一个人。在没有同类专利许可使用费作为参照的情况下，仅以两个关联公司约定的专利许可使用费作为发明人报酬的计算依据并不客观”。最终法院根据涉案专利产品的销售情况酌情确定发明人报酬数额。
6. 职务发明有多个发明人，奖酬该怎么分配？
相关规定并未提及，在无约定或单位规章制度的情况下，一项职务发明有多个发明人时该如何分配奖励报酬。比如，一项发明专利的发明人奖励法定标准为不少于3000元，若该职务发明有三个发明人，该奖励是应当三人均分还是按照贡献大小区别分配呢？
在王某诉J公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案[13]中，发明人王某在J公司担任船装工作室副主任，在职期间参与完成了13件职务发明并顺利获得授权。王某向法院起诉要求J公司支付2018年度获得授权的13件专利的奖励。J公司内部规章制度《H集团职务发明奖励制度（试行）》对职务发明奖励分配作出规定，规定一件职务发明创造的发明人或设计人为数人时，发明人或设计人根据其在该职务发明创造中的创造性贡献大小，按比例分享奖励。
宁波中院认为，被告J公司应依照《H集团职务发明奖励制度（试行）》规定的奖励标准向原告王某发放2018年度奖励金额，考虑到《H集团职务发明奖励制度（试行）》明确规定了发明专利和实用新型专利的申请奖励及授权奖励的金额、未明确规定一项专利有多个发明人的情况下每个发明人的奖励比例、2017年度实际发放情况中每项专利的多个发明人的奖励比例没有统一标准、原告未提交相关证据证明一项专利有多个发明人的情况下奖励金额的分配标准等因素，本院针对有多个发明人的专利，酌情以平均分配的计算标准进行计算。
评述：员工对职务发明的创造性作出实质性贡献是员工成为发明人的前提，也是获取职务发明奖酬的基础。因此当职务发明有多个发明人时，根据各发明人的实质性贡献大小对奖酬进行分配是最为理想的方式。但实践中想要确定贡献大小、甚至计算出特定的比例，是十分困难的。因此，类似于上述案件，即使公司通过约定或者规章制度方式规定将会按照贡献大小分配职务发明奖酬，在实际产生纠纷时该标准仍会显得过于笼统而无法实际执行。在这种情况下，若发明人或者单位无法提供有力证据证明各发明人贡献的大小，法院将会认定分配标准并未明确约定，而最终按照平均分配的方式计算奖酬数额。
另外，对于《专利法实施细则》中规定的奖酬数额还出现过一种理解上的分歧——比如，“一项发明专利的奖金最低不少于3000元”，是指就该一项发明专利，单位向多个发明人支付奖励总额最低不少于3000元，还是向每个发明人支付奖励最低不少于3000元？北京高院在史某诉J公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案[14]中对该问题有所论述——“依照《专利法实施细则》的相关规定，一件发明专利奖励不少于3000元，一件实用新型专利奖励不少于1000元。尽管以上奖励标准并不高，但以上奖励应当是对所有的发明人整体而言，不是每一个发明人均按照以上标准逐个奖励”。
7. 将职务发明向国外申请专利也需要按照中国专利法支付奖酬吗？
随着越来越多的跨国企业将研发部门设置在中国，中国已经从原来的技术成果利用方逐渐转变为技术成果产出方。考虑到跨国公司的全球运营模式，在中国产生的技术成果不可避免地会涉及到向境外申请专利的情况。在此情形下，在中国完成职务发明的员工能否依据中国《专利法》就境外专利主张职务发明奖酬呢？该问题涉及到涉外民事关系法律的适用，对于在中国从事研发活动的劳动者权益具有重要的影响。广东高院在吴某诉X公司、B公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案[15]中，对该问题进行了说明。
该案中，吴某在X公司任职期间完成了一项职务发明，吴某后应X公司要求，签署了专利申请权转让书，向X公司的关联公司B公司转让该发明创造在美国、美国领属地以及所有外国的与发明有关的一切权益，但B公司未与X公司签订过相关转让合同，也未向吴某或X公司支付过转让对价。之后B公司将该发明创造在美国申请发明专利并获得授权，发明人列明为吴某。之后，B公司委托X公司在中国境内制造使用涉案专利的产品，再由X公司全部出口至美国提供给B公司进行销售，不在中国境内销售。吴某向法院起诉要求X公司和B公司连带向吴某支付职务发明创造发明人报酬。X公司辩称，涉案职务发明创造申请并获得的是美国专利权，并非中国专利权，因此本案不能适用中国《专利法》而应适用美国专利法，X公司不需要向发明人支付报酬。
广东高院指出，中国境内不仅是吴某的工作地，也是涉案职务发明创造的产生地与完成地，这种在中国境内完成的发明创造活动，依法受到中国《专利法》的调整。尤其需要指出的是，职务发明创造的发明人报酬具有劳务属性，相关单位不能通过不公平不合理的手段规避支付相关劳务报酬的法定义务……X公司通过要求吴某签署转让书，将吴某在中国境内完成的涉案职务发明创造相关专利申请权无偿转让给其关联公司B公司并在美国申请专利后，利用美国专利法规定拒绝向吴某支付发明人报酬，其实质系利用不同的法律制度规避其依中国法律应当支付劳动对价的义务，明显损害吴某作为劳动者的权益，不符合我国职务发明创造制度的立法宗旨，违反我国法律相关规定。
评述：在该案中，广东高院从中国《专利法》适用范围和法律规避两个维度对该问题进行了论述。首先，在中国完成的发明创造，适用中国《专利法》调整。在中国完成职务发明的发明人可以依据中国《专利法》，对在中国或境外获得专利授权的职务发明主张职务发明奖酬。
其次，职务发明奖酬涉及劳动者权益，不得通过法律规避的方式逃避履行强制性义务。根据《专利法》、《涉外民事关系法律适用法》及其司法解释的规定，用人单位向发明人支付职务发明奖酬是强制性义务，当事人不能通过约定排除适用，而且职务发明奖酬涉及劳动者权益保护（协调作为劳动者的发明人与用人单位之间地位不平等问题，以实现职务发明成果利益公平合理分配），因此涉及职务发明奖酬的中国法律不得予以规避。
从企业的角度而言，该案例提供了在制定职务发明奖酬制度时一个重要的注意事项。企业（尤其是跨国企业）在境内外关联公司之间管理、转移在中国完成的职务发明时，应当注意结合中国法下对职务发明奖酬的法定要求，尽量保证企业内部职务发明奖酬支付规则符合中国法律要求和司法实践的标准。只有这样才能兼顾企业和员工发明人的利益，减少内部职务发明奖酬纠纷，从而进一步推动企业内部源源不断的创新。
另外，与上述案例密切相关的一个问题是——若在中国完成的职务发明已经在某国获得了专利权，那么单位继续就同一职务发明在其他多国申请专利是否需要根据专利数量继续支付奖酬呢？对该问题，暂无明确的法律规定或相关案例。我们认为，就同一职务发明内容在多国申请专利的，职务发明人所做出的创造性的劳动并未增加。同一职务发明在多国获得授权可以证明该职务发明具有较高质量，企业可适当就该职务发明提高奖酬标准，但这并不意味着应当按照多项职务发明的标准进行支付。若职务发明人就同一技术成果可享受多重奖酬，这对于在全球进行专利布局的企业来说，将是巨大的经济负担，反而无法充分激发企业的创新积极性。
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脚注：
[1] 最高院（2019）最高法民申171号民事判决书
[2] 上海高院(2014)沪高民三(知)终字第120号民事判决书
[3] 上海高院(2008)沪高民三(知)终字第23号民事判决书
[4] 法院认为，涉案两项专利权已于2005年12月23日被宣告无效，在无证据表明该两项专利仍处于有效法律状态的情况下，原告只能要求被告Y公司支付专利权被宣告无效前基于专利许可使用费的收取所应提取的相应报酬。
[5] 最高院（2020）最高法民申421号民事裁定书
[6] 法院查明，2011年6月，RS公司被案外人AG公司吸收合并；2011年8月，AG公司被RN公司吸收合并，AG公司所有财产及权利义务，均由RN公司无条件承受。RS公司、AG公司法定代表人为同一人。
[7] 上海二中院 (2014)沪二中民五(知)初字第11号民事判决书
[8] 北京三中院(2014)三中民初字第06031号民事判决书
[9] 广东高院(2017)粤民终745-756号民事判决书
[10] 上海高院(2019)沪民终497号民事判决书
[11] 上海高院(2013)沪高民三(知)终字第131号民事判决书
[12] 广东高院(2011)粤高法民三终字第316号民事判决书
[13] 宁波中院（2019）浙02民初290号民事判决书
[14] 北京高院（2019）京民终352号民事判决书
[15] 广东高院(2018)粤民终1824号民事判决书
本文作者
傅广锐
高级顾问
知识产权部
fuguangrui@cn.kwm.com
业务领域：知识产权、信息技术法律事务、跨境技术交易和咨询
傅广锐律师是中国执业律师和中国专利代理师，并拥有美国纽约州律师资格，在知识产权领域有十余年的从业经验。他代表的客户涉及多个行业领域，包括金融科技与服务、半导体、大数据、自动驾驶、通信和媒体、生命科学、消费产品和化工。他在复杂的知识产权和技术获取、许可和开发谈判方面拥有丰富的经验，包括软件和在线服务协议、专利许可、内容和媒体协议，云服务和数据协议，品牌和商标许可协议，硬件开发协议以及获得的协议以及涉及大学或政府资源的科研和开发协议。傅律师的技术背景使他更容易地理解在交易和协议中所涉及的技术和商业驱动所在。
周琪
律师
知识产权部
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