商法 | 专利无效宣告程序中专利权人形式问题的答复
在专利授权后的无效宣告行政程序中，面对无效请求人提交的无效请求以及后续补充的无效理由和证据，专利权人都有答复的机会。如何答复，显然对于专利权是否能够得到维持将起到至关重要的作用。
所谓“形式问题”是对于非新颖性、创造性问题的俗称。《专利法实施细则》第六十五条规定：“依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。
专利法第二十六条第三款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。”
值得注意的是，本条款是唯一针对专利的说明书而不是权利要求的无效条款。实践中，本条款在化学领域的无效案件中使用的更多些，机械和电学领域则相对而言较少见。《专利审查指南》第二部分第二章第2.1.3节给出了说明书公开不充分的多种具体示例情况，其中包括：“说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验证据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。例如，对于已知化合物的新用途发明，通常情况下，需要在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果，否则将无法达到能够实现的要求。”
在答复本条款时，可考虑如下因素并相应答复：第一，无效理由中具体指出的说明书公开不充分之处，是否与权利要求中记载的技术方案有关？由于无效程序针对的是专利“权”，即权利要求，因此，如果无效请求人认为的说明书中公开不充分之处完全不涉及权利要求中的技术方案，则并不会因此使得权利要求中的技术方案无法实现，此时可对二者进行分析，指出不相关的事实。
第二，无效理由中具体指出的说明书公开不充分之处，是否真的达到了法条所规定的程度，即令所属技术领域的技术人员无法实现技术方案？在专利的撰写中，难免会出现错误、疏漏，即使再专业的专利代理师也难以保证所撰写过的专利申请的说明书没有任何瑕疵。判断说明书是否满足专利法意义上的公开充分，要以所属技术领域的技术人员能够实现为准，那些不影响所属技术领域的技术人员在阅读后实现说明书所记载的技术方案的瑕疵，不会造成该条款的无效理由的成立。因此，在答复意见中，可以分析无效请求人所指出的说明书中的那些问题或瑕疵，判断问题的严重程度，是否是能够由说明书其它部分弥补的，比如在阅读了说明书的其它部分之后可以认识到正确的技术方案是什么。大多数时候，说明书中的小错误是不会影响所属技术领域的技术人员实现技术方案的。
第三，如果具体的无效理由是主张说明书未记载某些内容，而认为公开不充分，那么要判断这些内容是否正好是涉案专利的技术方案的创新之处？还是所属技术领域的技术人员通过现有技术可以确定、并非涉案专利所必然要求记载的内容？由于专利说明书篇幅有限，因此不可能将技术方案的所有方方面面均记载在说明书中，通常来说，仅记载发明点所在即可，那些现有技术中的内容是无需记载的。
第四，对于功能性特征这种特殊情况，“充分公开”要求说明书中记载如何实现该功能的具体实施方式。
参见《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第九条的规定：“以功能或者效果限定的技术特征，是指对于结构、组分、步骤、条件等技术特征或者技术特征之间的相互关系等，仅通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但所属技术领域的技术人员通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的除外。
对于前款规定的以功能或者效果限定的技术特征，权利要求书、说明书及附图未公开能够实现该功能或者效果的任何具体实施方式的，人民法院应当认定说明书和具有该技术特征的权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定。”
来源：中国贸促会专利商标事务所 袁玥
投稿/建议：geyan@ccpit.org
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