商法 | 美国专利许可中的反垄断考量
在美国专利许可实践中，反垄断法是必须考虑的重要因素。在20世纪70年代，曾经提出了专利许可的“九个禁忌”。随着时间的推移，这九个禁忌也在不断发生变化。下面将逐一进行简要介绍，希望能对我国的专利许可实践提供参考和借鉴。
专利许可人在进行专利许可时要求被许可人同时要购买其他产品，这就是常说的“搭售”。搭售行为是否合法要看具体情况而定。在美国的司法实践中，只有当许可人在相关专利产品或专利方法中拥有市场支配力时，反垄断法才会阻止非专利商品与专利许可的捆绑。在美国，证明搭售行为合理性有两个普遍成功的论据：一是使用搭售来“计量”专利许可的价值，因为它可以用来衡量使用专利发明制造的产品数量。二是有益于更高的质量控制。
要求被许可人将后续获得的专利转让回许可方称为专利许可回授。许可方要求被许可方因后续改进获得的专利转让回许可方通常是被允许的。但是如果许可方要求将被许可方的后续改进的所有权完全归于许可方所有或者要求独占许可的话，则可能会带来反垄断的问题。因为在这种情况下被许可方不太可能有足够的动力来改进技术。这种限制可能会产生减少或限制竞争的效果。
根据美国专利法，专利持有人可以授予和转让“……对美国整个地域或任何特定地域的排他权”。因此，被许可人可以被限制在特定的地区或特定的客户或特定的使用领域制造和销售产品。但此类权利受到“首次销售”或“权利用尽”原则的限制，根据美国专利法，授予被许可人制造受专利保护的物品的权利的专利权人失去了对该物品的控制，并且不能根据专利法主张对该物品施加进一步限制的权利。从最初购买者那里购买该物品的后续购买者如果无视对最初购买者施加的限制，也不构成专利侵权。
限制被许可人经营专利范围之外的产品的能力，这种“禁忌”主要涵盖许可人要求被许可人同意不交易与许可人相竞争的产品或服务的其他人的商品，作为获得专利许可条件的一部分。用反垄断术语来说，称为“独家交易”的承诺。需要根据反垄断法的合理规则进行评估。只有当许可人的竞争对手大量丧失机会时，才可能被视为排斥竞争。考虑的因素包括：许可方拥有足够的市场支配力，使其有能力实施限制；接受独家交易义务的企业是否构成消费市场的重要组成部分；独家交易的期限。
向被许可人承诺许可人不会授予进一步的许可，这项禁忌涉及许可方不再授予进一步许可的协议。实际上，专利许可方这样做就是告诉被许可方，在该专利技术方面其不会遇到其他竞争。此类独家许可协议一般并不存在反垄断方面的问题。法院在进行反垄断审查时主要要考量许可方是否具有市场支配力。
强制“一揽子”许可，有点类似于在第一个禁忌中讨论过的搭售行为。但一揽子许可并不是将产品与专利许可捆绑在一起，而是将多个专利许可合并到一起进行一揽子许可。根据美国的在先判例，只有在存在胁迫、存在单独的可分割知识产权、许可人在所需知识产权方面拥有市场支配力的情况下，根据合理分析规则，以及有证据表明竞争受到损害，这种捆绑才是非法的。其后果是在市场中排除竞争对手。
附加与被许可人的销售不合理相关的许可使用费条款这一禁忌涵盖了多年来美国法院认为在反垄断法下存在问题的一些做法，特别是要求对无专利或专利被发现是无效的商品支付许可使用费；无论是否包含在专利范围内，要求根据产量支付许可使用费；即使在专利到期后仍要求使用；其他旨在扩大专利范围的各种许可使用费条款。
限制被许可人使用专利方法制造的产品，该项禁忌的限制一般指对客户的限制、地域限制或使用领域限制。在反垄断术语中通常称为“纵向非价格限制”。美国最高法院认为所谓的“纵向非价格限制”并不妨碍竞争。
限制许可产品的销售价格这项禁忌一直存在争议。美国最高法院认为维持销售价格本身就是非法的。虽然不断受到批评，但这一规则本身仍维持了近60年。目前，根据美国联邦反垄断法，维持销售价格须遵守合理性规则。然而，很多州仍然认为维持销售价格本身是非法的，很多州总检察长在执法行动中也采取了同样的立场。尽管存在反垄断法的禁止规则，美国最高法院也认为可以以专利法为准，专利权人可以设定根据其专利制造的产品的销售价格。
来源：中国贸促会专利商标事务所 杨国旭
投稿/建议：geyan@ccpit.org
本文中除标明来源的图片，其余均来自网络公开渠道，不能识别其来源，如有版权争议，请联系公号方。
关注 | "美国对华投资禁令没吓到我们，这甚至是机遇"
分享 | 2023中国仲裁周最新47场活动
关注 | 中国并购市场怎么样，看这里