实务 | 从"face book"等典型案例看“其他不正当手段”的适用
《商标法》第四十四条（2001年版《商标法》第四十一条）规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”从该法条的文意理解，禁止以“其他不正当手段”取得注册的商标指的是“已经注册的商标”，适用于“注册商标无效宣告”阶段。那么在司法实践与评审实务中，“其他不正当手段”是否仅适用于已注册商标的无效宣告阶段呢？其具体内涵与适用要件究竟是什么？该法条在现行商标法中拥有怎样的地位？随着今年4月北京市高级人民法院将“清样商标异议复审案”作为2015年北京市法院审判的知识产权司法保护十大典型案例进行发布，以及备受关注的“FACEBOOK商标异议复审案”判决的相继发布，关于“其他不正当手段”的认识进一步得以明确。本文将结合相关典型案例、重要司法解释、实务中的相关思考，对上述问题进行探究与分析。
一“其他不正当手段”在实务中适用的发展变化
1、从仅适用于撤销阶段到开始被适用于异议复审程序中
在2001年《商标法》第四十一条规定“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效” [1] 后，“其他不正当手段”在很长一段时间内主要用于针对“已注册商标”的撤销和无效宣告，其典型案例有“蜡笔小新案” [2]。
由于实践中各种新情况的不断涌现，仅将该条款用于对已注册商标的撤销已不能满足实际需求。2005年商标局和商评委制定《商标审查及审理标准》时明确了以“其他不正当手段”取得注册是指基于进行不正当竞争、谋取非法利益的目的，恶意进行注册的行为。并进一步规定，“此种情形是指在《商标法》第十三条、第十五条、第三十一条等条款规定的情形之外，确有充分证据证明系争商标注册人明知或者应知该商标为他人在先使用而申请注册，其行为违反了诚实信用原则，损害了他人的合法权益和公平竞争的市场秩序，系争商标应当不予核准注册或者予以撤销。“ [3] 从以上规定可以看出，《商标审查及审理标准》指出了该条款既可以用于“已注册商标”的撤销，也可以用于“未注册商标”的不予核准注册。实践中也出现了这样的尝试。
*2006年第1063044号“the gap及图”商标异议复审案
原告：宏发（港澳）有限公司（CROWN RESOURCES LIMITED）（简称宏发公司）
被告：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商评委）
第三人：杰普公司（THE GAP,INC.）（简称杰普公司）
【案情】
被异议商标为第1063044号“the gap及图”商标，由宏发公司申请注册在“印章、笔、办公或家用胶带、学生尺”等商品上。杰普公司针对该商标向商标局提出异议申请，被异议商标不予核准注册。宏发公司随后向商评委请求异议复审。
商评委认定：宏发公司明知该两件商标按照和解协议及诚实信用原则不应获得注册，也不应在和解协议签署之后再行转让，却在受让取得第801451号商标权后，又相继在其它类别的商品上注册或申请注册一系列与“GAP”有关的商标，其行为违反了诚实信用的原则，故被异议商标属于以其他不正当手段申请注册的情形。
一审法院认为，从商标法第四十一条的立法本意看，其宗旨在于本着诚实信用的原则，制止恶意申请注册商标的行为，维护良好的市场秩序。这一宗旨应当贯穿于商标审查、核准程序，异议和争议程序的始终。如果商标局或商标评审委员会在商标申请注册阶段即发现该商标申请人系企图以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册，可以适用该条款不予核准该商标获得注册，而不必待该商标申请被核准注册后再适用该条撤销不当注册商标。宏发公司关于其申请注册被异议商标未违反商标法第四十一条的主张不能成立，本院不予支持。[4]
从该案可以得知，早在2006年，商评委就在事实上将第四十一条第一款类推适用于异议复审程序，该做法亦得到了人民法院的支持。北京第一中级人民法院在判决中也指出：《商标法》第四十一条（新《商标法》第四十四条）的宗旨在于本着诚实信用的原则，制止恶意申请注册商标的行为，维护良好的市场秩序。这一宗旨应当贯穿于商标审查、核准程序，异议和争议程序的始终。
2、从适用于保护私权到维护公序良俗
在《商标法》尚未明确规定“诚实信用”原则前，对于明显违反了诚实信用原则并损害了特定主体民事权益、但又不能通过其他法条进行规制的商标注册行为，《商标法》第四十一条一款中的禁止以“其他不正当手段”取得注册的规定在一定时期内被适用于制止此类注册行为中。
*2007年 第1127045号“Haupt”商标争议案
申请人：金丰利超硬刃具（深圳）有限公司
被申请人：深圳市辉锐实业有限公司
争议商标：第1127045号“Haupt”商标
【案情】
申请人自1991年成立以来一直使用了Haupt商标。争议商标系由被申请人于1996年11月18日向商标局提出申请，于1997年11月14日获准注册，指定使用商品为第7类的锯片（机器零件）等。被申请人的法定代表人赵莉曾经担任过申请人的工作人员，职务是报关员兼出纳员。
商评委经审理认为，被申请人的法定代表人曾是申请人的工作人员，其在明知“Haupt”是申请人在先设计、使用的商标的情况下却在锯片（机器零件）等商品上申请注册“Haupt”商标，其行为违反了诚实信用原则，属于以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为。依据《中华人民共和国商标法》第四十一条第一款、第四十三条之规定，我委裁定：申请人对被申请人注册的第1127045号“Haupt”商标所提争议理由成立，该商标注册予以撤销。[5]
本案的焦点问题是：“Haupt”商标系申请人在先使用的商标，但不符合《商标法》第13条的未注册驰名商标和第31条具有一定影响商标的条件，被申请人明知申请人在先使用该商标而予以申请注册。对于此类申请注册行为，能否适用《商标法》第41条第一款“以其他不正当手段取得注册”的规定予以制止。[6] 根据商评委的上述裁定，虽然申请人所举证据不足以证明其在先商标构成“未注册驰名商标”或“有一定影响商标”，但在能证明被申请人明知其在先商标的情况下仍在类似商品上申请注册与其在先商标近似的被异议商标，被申请人的行为违反了诚实信用原则的情况下，可以认定其行为属于“以欺骗手段或者其他不正当手段”取得注册的行为。
同时，该案也体现了“其他不正当手段”（2001年版《商标法》第四十一条）在保护私权方面的实际适用。中华商标协会秘书长、前国家工商行政管理总局商标评审委员会领导汪泽在对该案的评析中谈到，“鉴于实践中出现了难以适用现行《商标法》第十三条、第十五条、第三十一条予以制止的不正当注册行为，只能寻求适用第四十一条第一款的规定。如果一律不适用该条款，既不符合立法本意，也不利于制止恶意明显的不正当竞争行为。” [7]
然而，对于该条款是否应当被用于保护私权，在很长一段时期内存在争议。直到2010年最高人民法院在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中明确规定，“审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。对于只是损害特定民事权益的情形，则要使用商标法第四十一条第二款、第三款及商标法的其他相应规定进行审查判断。” [8] 该规定明确将损害特定民事权益的情形排除出“其他不正当手段”的适用范围，从而确立了该法条重在维护“公序良俗”的地位。近年的案例中出现了越来越多适用该法条维护商标注册秩序、维护“公序良俗”的案例。
*2015年第116793741号灵隐商标无效宣告案（2015年度商评委商标评审典型案例）
申请人：杭州灵隐寺
被申请人：石家庄百世科技有限公司
争议商标：第11679374号灵隐商标
【案情】
第11679374号灵隐商标（以下称争议商标）由石家庄百世科技有限公司（即本案被申请人）于2012年10月31日提出注册申请，核定使用在第43类住所（旅馆、供膳寄宿处）等服务上，2014年4月7日获准注册。2015年1月12日，杭州灵隐寺（即本案申请人）对争议商标提出无效宣告申请。
商评委经审理认为，考虑到灵隐寺的知名度以及被申请人对其申请注册大量商标（除争议商标外，被申请人还在第6、16、25、30、35、42类等多个类别的商品或服务上申请注册了苏堤春晓、南屏晚钟、雷峰夕照、断桥残雪、六巡江南、月上柳梢头、人约黄昏后、姚启圣等上千件商标）的情况并无合理解释，据此，可以认定被申请人的注册行为违反了诚实信用原则，不仅会导致相关消费者对商品或服务来源产生误认，更扰乱了正常的商标注册秩序，并有损于公平竞争的市场秩序，被申请人申请注册争议商标的行为已构成2001年《商标法》第四十一条第一款规定的情形。争议商标依法应予以无效宣告。[9]
此案明确了《商标法》第四十四条第一款中的“其他不正当手段”是指属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式牟取不正当利益的手段。该案作为“2015年度商评委商标评审典型案例”进行发布，也进一步体现了禁止以“其他不正当手段”取得商标注册的规定对于维护“公序良俗”的重要意义。类似的还有“第7269344号楚留香及图商标无效宣告案”、“第5689451号吾诺商标无效宣告案”。
3、可在异议程序中“参照适用”的规定得以明确
在2006年“the gap及图”商标异议复审案后，对于“其他不正当手段”能否适用于对未注册商标的核准注册阶段，实践中又出现了长期不一致的观点和做法。直到2015年“清样商标异议复审案”以及2016年4月北京市高院将其作为十大典型案例进行公布，法院对于“其他不正当手段”的适用范围才得以明确。
*2015年清样商标异议复审案（2015年北京市法院审判的知识产权司法保护十大典型案例）
原告：安国市金泰副食品有限责任公司（简称金泰公司）
被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商评委）
第三人：湖北稻花香酒业股份有限公司（简称稻花香公司）
【案情】
被异议商标由金泰公司申请注册在啤酒等商品上。针对商标局的核准注册裁定，稻花香公司以被异议商标构成“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”之情形为由向商评委提起异议复审申请。
商评委认定：金泰公司的大量商标注册行为具有明显的复制、抄袭他人较高知名度商标的故意，扰乱了正常的商标注册秩序，损害公平竞争的市场秩序，已构成2001年《商标法》第四十一条第一款所指“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”之情形，应不予核准注册，据此裁定，被异议商标不予核准注册。
一审法院认为，2001年《商标法》第四十一条第一款的规定适用于注册商标撤销程序，不适用于商标异议程序，商评委适用法律错误，据此判决撤销商评委作出的被诉裁定。
二审法院认为，2001年《商标法》第四十一条第一款规定的立法精神在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册秩序，营造良好的商标市场环境，该项规定的立法精神应当贯穿于商标授权及撤销程序的始终，故商标异议程序中可以参照前述规定。商评委应当参照而不是直接适用前述规定，其法律适用方法确有不妥，但其裁定结论正确，并无撤销必要。二审法院判决：撤销原审判决，驳回金泰公司的一审诉讼请求。[10]
该案中虽然商评委、一审法院以及二审法院的观点各不相同，尤其一审法院以该法条仅适用于商标撤销程序、不适用商标异议程序为由撤销商评委的裁定，但二审法院在终审判决中明确表示“该项规定的立法精神应当贯穿于商标授权及撤销程序的始终，故商标异议程序中可以参照前述规定”，并且，在2016年将该案作为2015年知识产权司法保护十大典型案例进行发布，这充分表明了法院明确了可以在异议程序中参照适用2001年《商标法》第四十一条第一款的规定，并指出该项规定的立法精神应当贯穿于商标授权及撤销程序的始终。
4、贯穿“审查、核准、撤销”全过程
2016年4月，备受瞩目的"face book"商标异议复审案判决的发布，进一步表明司法机关在“其他不正当手段”的适用程序、适用要件等问题上的态度趋于清晰明朗。
*2016年4月"face book"商标异议复审案
上诉人（原审第三人）：刘红群，男，汉族，1971年8月14日出生。
被上诉人（原审原告）：菲丝博克公司。
原审被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会。
【案情】
第9081730号"face book"商标（简称被异议商标）由刘红群于2011年1月24日向国家工商行政管理总局商标局提出注册申请，指定使用在第32类“果汁饮料（饮料）”等商品上。菲丝博克公司向商标局提出商标异议申请，商标局裁定被异议商标予以核准注册。菲丝博克公司不服该裁定，于2013年4月2日向商标评审委员会提出异议复审请求。
2014年4月15日，商标评审委员会以菲丝博克公司在案证据不足以证明其引证商标在我国大陆地区已达到驰名程度、无证据显示菲丝博克公司曾将"FACEBOOK"作为商号或商标在先使用于与果汁饮料（饮料）等商品相关的生产经营领域中并使之产生一定影响、被异议商标本身并没有对中国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响等理由裁定被异议商标予以核准注册。
菲丝博克公司不服，提起行政诉讼。一审法院（北京市第一中级人民法院）和二审法院（北京市高级人民法院）均认为：被异议人刘红群在多个商品类别上申请注册了"facebook"商标，还在第29类商品上注册过"黑人"、"壹加壹"等商标。刘红群的前述系列商标注册行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，违反了公序良俗原则。《商标法》第四十一条第一款规定的立法精神在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序，营造良好的商标市场环境。参照该款的立法精抻，本案被异议商标的申请注册不应予以核准。[11]
北京市高院在该案判决中再次明确指出：“前述立法精神应当贯穿于商标申请审查、核准及撤销程序的始终。商标局、商标评审委员会及法院在商标申请审查、核准及相应诉讼程序中，若发现商标注册申请人是以欺骗手段或者其他不正当手段申请注册商标的，可以参照前述规定，制止不正当的商标申请注册行为。”并且还指出，“若申请人以囤积商标进而通过转让等方式牟取商业利益为目的，大量申请注册他人具有较高知名度的商标，显然违背了商标的内在价值，亦将影响商标的正常注册秩序，甚至有碍于商品经济中诚实守信的经营者进行正常经营，故该种旨在大量抢注、扰乱正常的商标注册管理秩序的行为应当予以制止。” [12]
该案的典型意义在于，明确了该条款的立法精神应贯穿于商标申请审查、核准以及撤销的全过程，并且还具体指出，因囤积、转让进而谋取利益为目的而进行的大量商标注册行为应予以制止。该案进一步明确了禁止以“其他不正当手段”取得商标注册的规定在打击不正当注册行为、保护他人合法权益、维护正常的商标注册管理秩序方面所发挥的巨大作用，该条款作为制止此类恶意注册的法条的地位得到了加强。
二“其他不正当手段”的具体内涵与适用要件
关于《商标法》第四十四条第一款（2001年《商标法》第四十一条第一款）中规定的“其他不正当手段”，从以上相关法条及规定、司法判例中可以总结出如下要点：（1）以维护正常的注册秩序（公序良俗）为根本目的；（2）违反诚实信用原则，不以使用为目的或超出正常使用需求、以囤积销售进而谋取利益为目的而进行的大量或多次申请注册行为属于被规制的行为；（3）从仅适用于撤销阶段到可参照适用于异议复审阶段，再到可贯穿申请审查、核准及撤销程序的始终“。
关于“其他不正当手段”的具体内涵，在2010年最高人民法院发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中进行了明确规定，即“其他不正当手段”是指“属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段” 。[13]
目前，对于“其他不正当手段”的适用要件，国家工商总局商标评审委员会臧宝清指出，“对于既违反诚实信用原则又扰乱商标注册秩序的行为，适用新《商标法》第四十四条第一款。” [14] 这对于“其他不正当手段”的适用要件进行了较好的归纳，即不仅仅是违反了诚实信用原则，还要符合扰乱商标注册秩序的要件，这也符合该条款维护公序良俗这一根本目的的要求。目前，对于现阶段存在的不以使用为目的而大量或多次抢注商标的行为，商标评审实践和司法实践均认为，此类行为应认定为扰乱商标注册秩序的行为，应适用新《商标法》第四十四条第一款来进行规制 。[15] 对于“其他不正当手段”中“不正当性”的判断标准，臧宝清指出，个案中应该综合考虑注册商标的数量、性质，注册人有无真实使用的意图和可能性，注册人注册商标后的其他行为等因素具体判定 。[16]
三实务中的一点思考
然而，对于“其他不正当手段”的适用也仍然存在一定限制。商评委表示，只有违反诚信原则、恶意证据充分而《商标法》的其他条款难以调整的不正当注册行为，才考虑适用该条款，而且应当谨慎使用，严格把握适用要件 [17]。北京市高级人民法院在最新的“Facebook商标案终审判决书”中也表示，适用“其他不正当手段”的情形“只应适用于无其他法律规定可用于规制前述不正当商标注册行为的情形。” [18] 可见，虽然“其他不正当”手段的适用范围得以扩张，其在制止扰乱商标注册秩序的注册行为方面的功能得以极大加强，然而其在实践中仍然处于次一级的适用条款的地位。另外，根据《商标法》的严格文义解释，商标局仍然尚未接受将新《商标法》第四十四条第一款作为异议理由。[19]
但是，实际代理案件中我们发现，在个别异议或复审、争议案件中，很难证明单个争议商标的注册申请构成扰乱商标注册秩序，但其申请人却存在大规模申请注册与公众所熟知的知名商标相同或近似的商标、或在多类别上申请注册了多件与他人已经使用并有一定影响的商标相同或近似的商标、或大量囤积商标进而通过转让出售商标进行牟利等明显违反诚实信用原则、扰乱商标注册秩序的行为。若在异议等环节不能适用商标法第四十四条中的“其他不正当手段”及时进行规制，将会极大地浪费评审时间，不利于及时制止扰乱商标注册秩序的不正当申请注册行为。因此，也期待随着“Facebook商标案”终审判决的发布，其中再次明确的“其他不正当手段”的立法精神——“贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序，营造良好的商标市场环境”能够切实贯穿于商标申请审查、核准和撤销全过程，以进一步完善商标注册程序，制止不正当注册行为，维护正常的商标注册秩序。
[1] 参见2001年《中国人民共和国商标法》。
[2] 北京市高级人民法院(2011)高行终字第1428号行政判决书。
[3] 参见2005年《商标审查及审理标准》。
[4] 参见北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字第182号行政判决书。
[5] 汪泽：“《商标法》第四十一条第一款‘以其他不正当手段取得注册’的理解与适用—第1127045号 ‘Haupt’ 商标争议案评析”，《中国专利与商标》, 2007(3):78-84。
[6 ] 同上。
[7] 同上。
[8] 参见2010年最高人民法院发布《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第19条。
[9] 参见商评委发“2015年度20起商标评审典型案例”。
[10] 参见北京市高级人民法院发“北京市法院知识产权司法保护2015年十大典型案例”。
[11] 参见北京市高级人民法院（2016）京行终475号行政判决书 。
[12] 同上。
[13] 参见2010年最高人民法院发布《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》。
[14] 臧宝清：“新《商标法》第四十四条第一款“其他不正当手段”的适用”，中国工商报网，2016-06-21。
[15] 同上。
[16] 同上。
[17] 汪泽：“《商标法》第四十一条第一款‘以其他不正当手段取得注册’的理解与适用—第1127045号 ‘Haupt’ 商标争议案评析”，《中国专利与商标》, 2007(3):78-84。
[18] 参见北京市高级人民法院（2016）京行终475号行政判决书 。
[19] 钟鸣：“异议复审程序中适用新商标法第四十四条第一款的若干问题”，知产力，2015-11-04。
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