稼轩分享 | 企业知识产权管理实务（四）专利篇——专利尽职调查

文 | 陕西稼轩律师事务所 李瑾

预计阅读时间 | 5分钟

我们在前几期的企业知识产权管理实务系列文章中，介绍了企业知识产权管理体系的搭建、对创新成果进行创造性筛选形成专利进行专利挖掘、进行有目的的专利组合形成专利布局、针对可能产生地专利风险进行预测发出专利预警、对企业生产经营未来发展引导和规划进行专利导航。本篇我们介绍为核实企业当前专利情况而进行专利尽职调查。

专利尽职调查广泛应用在企业的生产经营活动中，例如技术引进、产品上市、企业上市、并购、投融资、专利诉讼等。目的在于为决策层客观的指出调查对象的专利保护状况和可能存在的风险。

专利尽职调查的目的主要有两个：一是梳理目标公司的专利状况，包括权利内容、权利归属、权利来源、权利负担、权利价值等；二是分析目标公司专利存在的风险，包括实施风险、交易风险、管理风险等。尽职调查的目的会随着委托方商业需求的不同而有所差异，开展尽职调查的商业需求多种多样，而不同的目标设定则可能影响尽职调查的准备思路及分析重点。

一般的专利尽职调查的范围：

1、权属状况：通过原始取得、继受取得、许可等方式获得知识产权或取得知识产权相关权益；

2、法律状态：①专利在申请、公告、授权、无效等各环节中的相关情况；②知识产权有效状态，剩余保护期限，缴费情况。专利来说，为了扩大保护范围，目标公司还可能会申请系列专利，此时还需要审查关联权利的相关信息，以对权利的状态进行准确评估；

3、权利内容：专利权包括制造、使用、销售、许诺销售、进口等内容；

4、法律风险：一般包括涉诉情况调查、诉讼风险分析以及未发生诉讼时的法律风险分析。

以上的尽职调查范围侧重于专利状况的基础确权分析，根据企业的需求不同，部分企业需要通过专利尽职调查来对所在产业的专利技术风险进行分析，就需要进行深度的技术风险分析。比如：对技术方案进行分解、对竞争对手进行分析、对阻碍企业技术研发路线的专利进行解析寻找发展路径及分析是否落入对方专利的保护范围，以便制定风险应对策略或方案；从经济、技术、法律等方面分析评估企业专利价值；对企业的知识产权管理从制度、流程方面进行规范；对企业的重点产品或技术进行专利布局和保护方案的制定等。

FTO是“FreedomTo Operate”的英文缩写，中文一般称为技术自由实施分析或者技术自由实施的尽职调查，属于专利尽职调查中的一种类型，主要应用于技术转移和转化产品的过程中，避免侵权。现在很多企业，特别是出口型企业都意识到在产品上市前做技术自由实施分析的重要性，以避免产品上市不会侵犯他人的专利权。

前面的实务文章里面，我们提到在研发立项之前可以进行相关领域的专利预警分析，FTO分析主要是围绕产品进行，要以产品的最终技术特征进行分析，而专利预警主要是围绕专利，当然，如果在前期产品研发立项前已经做了该领域相应的专利预警，这个时候FTO的侵权可能性已经很低，只要确认不侵权就行，否则在产品技术特征已经确定上市前夕，这时候发现可侵权再做修改和规避代价会大很多。

FTO实施流程主要包括：准确理解产品或技术特征、实施防侵权检索、疑似侵权专利的筛选、专利侵权风险判定等步骤。其中防侵权检索要求查全率比较高，特别是竞争对手的专利。其次，专利侵权风险判定也是关键的一个环节，需要将待上市的产品或技术特征与疑似侵权专利的权利要求的技术特征进行比对，给出侵权风险有无、高低的结论，最后形成法律意见书。

最后，我们来举一个例子予以说明。

2018年，故宫文创新推出“俏格格娃娃”这个娃娃一经面世就收到了众多网友的好评，在故宫淘宝销量走俏。

但就在这时，有网友指出，该款娃娃与国外某品牌娃娃的身体相似。故宫淘宝迅速回应：下架、召回。并在故宫淘宝店铺发表声明“关于宫廷宝贝娃娃的知识产权说明”：

此款宫廷宝贝娃娃，头部外观为故宫淘宝设计师原创手绘，历时三年开模打样后才磨合成功，此形象独一无二，市面上不可能有同款；娃娃的衣服、头饰、花盆鞋均为故宫淘宝设计师原创设计，且独立开模打样，享有其知识产权。娃娃的身体部分为合作工厂提供的其享有知识产权结构通用身体模型（其“实用新型专利证书”专利号为ZL201420714815.1），权利人授权我们使用该身体模型。   

但今天产品上市后，接到很多热心朋友的意见，认为此款娃娃身体部分跟国外某品牌娃娃的身体相似。有鉴于此，我们即刻停售此款娃娃，已经售卖出去的娃娃一律退款召回。娃娃身体部分我们将重新开模制作。

（ 本文章中的图片均来源自网络，版权归原作者所有，如有侵权，请联系删除。）

编辑 | 稼轩文编社

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