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最新互动福利| 知识产权实务系列（二）在华企业职务发明所涉法律风险与防范
信息来源：新京报快讯
2017年3月14日下午，在十二届全国人大五次会议记者会上，全国政协副主席、科技部部长万钢就《专利法》“职务发明创造的专利权归单位”的规定表示，这一问题已经在《促进科技成果转化法》中部分解决，一些问题也正在逐步解决。
有记者问，《专利法》第六条规定，职务发明创造的专利权归单位，本次两会一些代表委员认为，这限制了科研院所研究人员的积极性，希望修改，对此万部长如何看待?
万钢回答说，职务发明的所有权问题，我也注意这次有代表提出来。实际上，《促进科技成果转化法》已经部分解决了这一问题。该法确定，国家财政支持的科技项目所产生的科技成果，转化过程中的净收益50%以上可以由发明人来享受。
所以关于职务发明的所有权问题仍是司法实践中企业和员工共同关注的问题。
我国《专利法》及《专利法实施细则》中对于职务发明制度及其奖励和报酬有明确规定，职务发明是调整职务发明人与其所在单位合理分享职务发明收益的法律制度，但在企业实际操作过程中，却发现有诸多困惑；如若处理不慎，还将直接影响科技人才及其所在单位进行科技创新的积极性。
LCOUNCIL了解到，目前我国职务发明法律制度面临的问题主要包括：
➤ 侵犯发明人署名权现象还很普遍
➤ 职务发明人的奖酬落实不到位
➤ 报告制度不健全，容易引发纠纷
➤ 单位职务发明管理制度还不健全
➤ 争议解决程序不明确
基于上述背景，本期LCOUNCIL电话会议特别邀请在知识产权涉及专利保护方面拥有丰富实战经验的华诚律师事务所合伙人黄剑国律师进行分享，就企业在处理职务发明制度过程中的最新案例及实施方法进行展开，结合最新司法实践和平台法务同行进行分享，帮助法务同行更好地处理相关法律事务。
活动主题：知识产权实务系列（二）在华企业职务发明所涉法律风险与防范
活动时间：2017年 3月24日 15:00 - 16:30
活动形式：电话会议
特邀分享嘉宾：华诚律师事务所 合伙人 黄剑国律师
▌现行职务发明奖酬制度简介
➤ 适用对象
➤ 权利主体和义务主体
➤ 奖酬支付的条件
➤ 奖酬支付的标准
▌职务发明奖酬制度的最新立法趋势
➤ 《专利法》修改草案
➤ 《职务发明条例》草案
▌职务发明奖酬管理实践中存在的法律风险和争议
➤ 案例分析：张伟锋诉3M中国、3M创新职务发明奖酬纠纷案
▌对职务发明奖酬制度法律风险防范的几点建议
华诚律师事务所成立于1995年，秉承“诚信、思远、敬业、进取”的企业文化，是中国最早的采用公司管理运营模式的涉外律师事务所之一。
二十余年来，华诚因在商事战略布局、企业合规管理、知识产权管理与维权等业务领域的出色业绩备受各个行业客户的好评与认可。
华诚以客户商业利益为本，在文化娱乐产业、奢侈品及消费品业、高科技行业、轻工业、重工业以及期货行业均有丰富的经验。作为最早获得ISO9001国际质量体系标准认证的法律服务机构之一，华诚始终严格保持服务流程与品质管理，严守一流涉外事务所之风骨与水准。
华诚被钱伯斯、Legal 500、Asialaw等多家法律评价机构评为“中国顶级知识产权律师事务所”。此外，华诚还获得“全国优秀律师事务所”“中国最值得信任的知识产权事务所”“上海市涉外咨询机构A类资质”“上海市合同信用A+等级企业”“上海法院首批一级破产管理人”等资质与称号。
黄剑国(华诚律师事务所 合伙人)
黄剑国律师专注于知识产权争议解决业务，尤其擅长各类专利纠纷的诉讼。自2002年加入华城以来，已先后为数百家国内外企业提供了上述领域的法律咨询诉讼服务，其中不乏全球顶尖的跨国公司、世界五百强。
在知识产权诉讼方面，黄剑国律师有着丰富的诉讼代理经验，代理的案件曾入选最高人民法院评选的年度典型案例。
具有代表性的成功案例有：美国伊莱利利公司诉江苏连云港豪森制药有限公司、上海医药工业研究院发明专利侵权纠纷案、美国3M公司诉浙江道明投资有限公司发明专利侵权纠纷案、日本本田技研工业株式会社诉力帆实业（集团）股份有限公司发明专利侵权纠纷案、日本重机公司诉浙江宝石缝纫机股份有限公司等发明专利侵权纠纷案、日本株式会社尼康诉浙江尼康电动车业有限公司商标侵权、不争当竞争纠纷案等。
黄剑国律师多次为日本贸易振兴机构、日本在华企业提供讲座培训和业务咨询，并在《知识产权研究》丛书上发表了专利侵权判定的相关法律论文。
黄剑国律师毕业于上海大学，获得法学学士学位。黄剑国律师于2001年获得律师执业资格。
如您对本次议题有兴趣，请与LCOUNCIL工作人员联系！
Tim YE
联系方式：+86 21 6270 9601（D）
微信号：18221306086
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邮箱：timye@lcouncil.com
Gavin GONG
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Ella DAI
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Hugo HE
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邮箱：hugohe@lcouncil.com
▌以NewBalance商标案为例解析商标侵权争议热点问题
报告呈现
新百伦公司对“新百伦”中文字的使用是否会导致消费者对周乐伦的“百伦”和“新百伦”商标产生混淆？
1、判断商标混淆需要考虑的因素：
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条和第十条的规定：“判断是否构成侵犯注册商标专用权意义上的商标近似，不仅要比较相关商标在字形、读音、含义等构成要素上的近似性，还要考虑其近似是否达到足以造成市场混淆的程度。
为此，要根据案件具体情况，综合考虑相关商标的显著性、实际使用情况、是否有不正当意图等因素，进行近似性判断。”
2、在本案中：
（1）新百伦公司对“新百伦”中文字的使用为对其在先权利的合理使用，与“NB”、“N”、“New Balance”等标识组合使用。
（2）周乐伦没有举出有效证据证明其对“新百伦”商标进行了实际的使用——其商标因此未实际发挥市场识别作用。
（3）新百伦公司的“新百伦”运动鞋与周乐伦的“百伦”正装皮鞋消费群体、价位、类型等均有很大区别。
3、双方在本案中针对“混淆”的证据：
新百伦公司：委托第三方机构出具的两份市场调查报告，结果显示：
97.1%的受访者能够准确识别包含“新百伦”字样的New Balance广告指向的是上诉人的New Balance品牌，仅有1.0%的受访者将广告中的品牌错认为是广东马内尔公司的百伦品牌。
94.4%的受访者能够准确识别出“百伦”标志及其产品指向的是广东马内尔公司的百伦品牌，只有0.9%的受访者会将该产品误认为属于上诉人所销售的“New Balance”品牌。
而周乐伦并未提交市场调查报告的证据证明消费者实际已产生混淆。
专家解析：
市场调查报告一般在小型案子中提交得比较多，但在处理的很多比较大型的商标侵权案件里，我们也会进行市场调查，随机采访实体的消费者，用实体的消费者证明没有混淆。
在新百伦方委托第三方机构出示的市场调查报告里显示，超过90%的受访者认为 “新百伦”字样的广告实际上指向的是New Balance品牌，基本上没有人会认为是原告周乐伦的关联公司广东马内尔公司的百伦品牌。
同样，看到百伦的皮鞋的消费者也不会认为这与NewBalance有关系，所以混淆是不存在的，这个案子中法院在该问题上又采取了回避，如果法院不回避，直接判决很困难，他可能要判决不侵权，需要在二审改定性，因此法院回避了这个问题。
在我们提交了明确的证据证明这两者没有混淆的情况下，法院有区别对待，他认为周乐伦虽然没有举出混淆的证据，但周乐伦曾天猫网站上申请建立一个天猫的零售店，用“百伦”作为他零售店的名称。
天猫禁止其使用，天猫认为该“百伦”与新百伦公司的New Balance有一定的相似度，法院就仅仅依据这份证据来认定有混淆。
我们认为天猫不是一个普通消费者，不能代表普通消费者的选择，其实唯一的证据是我们提交的调查报告。法院仅因这个市场调查报告是被告单方面做出的，就直接排除了该证据。
我们认为该理由不成立，这种情况下，首先，法院应该认定原告举证不能，其次，法院应该认可被告的证据，除非原告提出反证。但目前大部分中国法院对于关键问题无法处理，可能就回避这个问题，所以必须要把法院逼到无法回避的情况。
答疑呈现
问题一：
Q：
实践中企业之间签订合同时，往往会对争议解决方式进行约定，有时在经销协议中不排除约定“凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议产生 49 31776 49 15536 0 0 3693 0 0:00:08 0:00:04 0:00:04 3693纠纷，应提交某仲裁机构进行仲裁”这样的条款。对于涉及垄断的争议是否可以由仲裁机构进行仲裁？这样的争议解决条款，在实践中是否有效？
A：
关于垄断行为的可仲裁性，之前个人处理的一个案件中，双方是专利的许可方和被许可方，达成了专利许可合同，约定到境外仲裁机构进行仲裁。
后来专利的使用人在中国境内的法院提起诉讼，另一方认为双方达成了专利许可协议，其中仲裁条款的约定是“由于本协议引起的一切纠纷都提交某仲裁机构进行仲裁”，因此在中国起诉其收取的专利费用违反《反垄断法》，属于垄断高价的诉讼也属于在专利许可使用当中引发的纠纷，因此按照双方仲裁协议管辖的原则，不能在中国法院提请诉讼，中国法院也无权受理。
之后地方人民法院在管辖权异议阶段，驳回了专利权人的提出的管辖权异议。
人民法院最后支持了原告的观点：虽然双方当事人就专利许可达成了仲裁协议，但是这一约定行为是私行为，是双方当事人的一种商事合同行为，现原告认为被告的行为违反了《反垄断法》，《反垄断法》属于一个强行法，当强行法法益受到侵犯时，不能由双方当事人用仲裁协议的方式约定排除法院管辖，因此人民法院有权受理。最后人民法院也认同了这个观点。
就人民法院的这一做法是否适当，不同的专家有不同的学术观点。
问题二：
Q：
外部的咨询公司出具有关市场份额认定的报告，但是从公司的角度无法确认他们关于市场份额的认定的说服力，实践中是怎样进行公司产品相关市场份额的认定？
A：
根据实践中的经验，有以下几种方法：最权威的是国家统计局的统计报告。如果没有，相应权威的行业协会的统计报告，一般执法机构或人民法院也会彩信。
第三是第三方调查公司。因为调查公司出具报告的行为是一个经营行为，因此最后人民法院需要自己判断是否采纳，需要执法机构自己进行查证。
对一些反垄断申报的案件，连第三方机构都无法举证话，我们可以自己举证，说明相应的市场份额和市场构成的情况。只要我们言之有据，有自己的推理的逻辑和根据，商务部也是会接受的。
本篇完整报告收录于LCOUNCIL《每月速递》2016年11月刊。Legal Express 是一次总结，将LCOUNCIL每月所有的产品会议中最精华的部分，以原汁原味的方式展现出来，让无法参与的同行身临其境、让已经参与过的同行温故知新。
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