2017年3月24日，LCOUNCIL特别邀请华诚律师事务所黄剑国律师就“在华企业职务发明奖酬制度所涉法律风险与防范”进行分享，就企业在制定职务发明奖酬制度过程中的所涉及的问题及经典案例进行展开，结合最新司法实践与平台法务同行进行分享，帮助大家更好地处理相关法律事务。
我国《专利法》及《专利法实施细则》中对于职务发明制度及其奖励和报酬有明确规定，职务发明是调整职务发明人与其所在单位合理分享职务发明收益的法律制度，但在企业实际操作过程中，却发现有诸多困惑；如若处理不慎，还将直接影响科技人才及其所在单位进行科技创新的积极性。
LCOUNCIL了解到，目前企业关于职务发明奖酬法律制度面临的问题主要包括：
▌前期同行反馈：
➤ 员工职务发明专利之后，是否需要等到公司因为发明专利获得经济效益之后才能得到报酬？怎么样和公司约定职务发明所产生的经济效益？
➤ 企业员工在公司总部完成了发明的1/2，之后接受指派到子公司工作之后无法完成后续发明，公司总部不能协调这种情况导致员工离职，那如何界定这种职务发明的归属呢？
➤ 企业与研发人员约定的职务发明奖酬制度如何做到合理、公平？
➤ 法律目前对于哪些属于职务发明，哪些不属于职务发明有所规定，但是对于职务发明的奖酬主体规定尚有模糊，这对公司来说风险很大。想知道这方面确定的界限是什么？
➤ 奖励的设置：对于员工奖励的比例该如何设置，是选择一次性支付还是按照利润比例每个月支付？哪个更合理或者更便捷？如果是一次性支付那有时候员工会说公司得到的利益远远高出给予的奖励，那到时候还是会有纠纷，如果按照利润比例每个月支付那对公司不是首选方案。员工离职或者死亡后，这个按每月支付的奖励怎么处理？
▌与会期间同行反馈：
➤ 《专利法》修改草案第六条规定，利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定；公司的规章制度是否也能看作合同性质的约定，此种规章制度是否符合法律的规定？
➤ 公司为美资跨国企业，目前企业正在建立职务发明制度，对于在多个国家有所应用的职务发明奖酬计算基数是一个国家还是多个国家，应该使用哪国法律您有没有一些建议呢？
➤ 假设A公司和B公司一起进行了合作开发，双方签订开发合同，合同中约定，某一项专利归B公司所有。假如A公司的员工完成了这个专利发明，但是B公司申请了专利权，这种情况下，A公司是否需要支付专利奖酬给发明人？
➤ 我们企业在职务发明奖励制定过程中，如何进行民主程序，才能保证发生纠纷诉至法院时得到法院的认可？
华诚律师事务所成立于1995年，秉承“诚信、思远、敬业、进取”的企业文化，是中国最早的采用公司管理运营模式的涉外律师事务所之一。
二十余年来，华诚因在商事战略布局、企业合规管理、知识产权管理与维权等业务领域的出色业绩备受各个行业客户的好评与认可。
华诚以客户商业利益为本，在文化娱乐产业、奢侈品及消费品业、高科技行业、轻工业、重工业以及期货行业均有丰富的经验。作为最早获得ISO9001国际质量体系标准认证的法律服务机构之一，华诚始终严格保持服务流程与品质管理，严守一流涉外事务所之风骨与水准。
华诚被钱伯斯、Legal 500、Asialaw等多家法律评价机构评为“中国顶级知识产权律师事务所”。此外，华诚还获得“全国优秀律师事务所”“中国最值得信任的知识产权事务所”“上海市涉外咨询机构A类资质”“上海市合同信用A+等级企业”“上海法院首批一级破产管理人”等资质与称号。
黄剑国律师专注于知识产权争议解决业务，尤其擅长各类专利纠纷的诉讼。自2002年加入华城以来，已先后为数百家国内外企业提供了上述领域的法律咨询诉讼服务，其中不乏全球顶尖的跨国公司、世界五百强。
在知识产权诉讼方面，黄剑国律师有着丰富的诉讼代理经验，代理的案件曾入选最高人民法院评选的年度典型案例。
具有代表性的成功案例有：美国伊莱利利公司诉江苏连云港豪森制药有限公司、上海医药工业研究院发明专利侵权纠纷案、美国3M公司诉浙江道明投资有限公司发明专利侵权纠纷案、日本本田技研工业株式会社诉力帆实业（集团）股份有限公司发明专利侵权纠纷案、日本重机公司诉浙江宝石缝纫机股份有限公司等发明专利侵权纠纷案、日本株式会社尼康诉浙江尼康电动车业有限公司商标侵权、不争当竞争纠纷案等。
黄剑国律师多次为日本贸易振兴机构、日本在华企业提供讲座培训和业务咨询，并在《知识产权研究》丛书上发表了专利侵权判定的相关法律论文。
《职务发明条例》草案解析
2015年4月2日，国务院法制办就国家知识产权局、科技部报请国务院审议的《职务发明条例草案（送审稿）》公开征求社会各界意见。其中，草案的适用范围、发明报告制度、奖酬的细化落实、促进职务发明运用实施、强化真实署名权等内容，与以往法律法规相比有突出的特点。草案公布后，引发了社会各界对草案的广泛关注。
▌明确了职务发明制度的适用对象
在中国境内完成的属于专利权、植物新品种权或者集成电路布图设计专有权保护客体的智力创造成果；技术秘密参照适用
▌倡导企业应当建立职务发明的奖酬制度或与发明人约定奖励和报酬，明确了约定优先原则
▌要求企业在建立奖酬制度时以及确定奖酬支付方式和数额时充分听取相关人员意见和建议，并将制度公开
▌增加了法定奖酬的计算方式，提高了法定奖酬的支付标准
➤ 奖金：
● 发明专利/植物新品种：≥单位在岗职工月平均工资的两倍
● 其他知识产权：≥单位在岗职工月平均工资
➤ 报酬：
● 自行实施知识产权
❶ 发明专利/植物新品种≥营业利润5%；其他≥营业利润3%（每年）
❷ 发明专利/植物新品种≥销售收入0.5%；其他≥销售收入0.3%（每年）
❸ 参照a、b两项数额，根据发明人月平均工资合理倍数确定（每年）
❹ 参照a、b两项数额合理倍数确定一次性报酬数额，累计≤营业利润50%
● 许可他人实施或转让知识产权 ≥所得收入20%
▌单位对实施职务发明所获经济收益的举证责任
➤ 目前：实行谁主张谁举证的举证原则，法院进行合理分配
➤ 草案：举证责任倒置
对职务发明奖酬制度法律风险防范的建议
▌企业应根据自身情况选择建立职务发明奖酬规章制度和/或与发明人、设计人进行协议约定
因职务发明奖酬约定纠纷的法定的赔偿标准日益提高的司法审判趋势背景下，对于企业而言，注重对职务奖酬制度的建立尤为重要。
该制度的设立包括两方面，一方面可以通过企业制定完整规章制度；另外一方面，对于一些可能在日常经营过程中，并不会有大量研发活动或者发明创造的企业，则可以与发明人进行特别约定。
并且，所有规章制度的制定以及企业与发明人、设计人之间的约定都是为了避免日后发生奖酬纠纷时，法院直接依据法定奖酬的标准去判定。
▌企业制定职务发明奖酬规章制度时应采用民主程序，听取相关人员意见，做到公示公开
企业在制定奖励报酬制度的过程中，必须做到公开民主，并且需要通过书面的方式将相关公示证据予以固定，形成有效的可被法院采纳的证据，便于日后发生纠纷时，企业可以向法庭提供以表明企业在制定整个规章制度过程中的程序合法。
▌职务发明奖酬制度的内容设计的注意点：
➤ 奖酬支付的覆盖范围应界定清楚；
➤ 奖酬支付程序、方式、数额应在制度或协议中明确清楚，实际支付时应注意建立好与奖酬之间的关联关系；
➤ 奖酬数额的确定优选固定数额方式，同时应综合考虑合理性因素；
➤ 在专利权保护期内如发生不再实施专利权、专利权放弃、专利权被宣告无效等情形时，应对终止支付报酬的时间和程序作出规定或约定；
➤ 无论是奖酬规章制度还是协议约定，都不能排除发明人、设计人合法权利。
▌企业应根据新的立法变化对职务发明奖酬制度作相应调整
企业必须关注发明制度和职务奖酬制度的法律规定，对职务发明范围的界定要时刻掌握最新动态。
如果职务发明范围发生了变化，那企业相关制度要及时进行更改。原来是职务发明，现在不是职务发明，企业要通过约定的方式将职工相关行为约定成职务发明，然后是企业奖励报酬制度随之修改，否则的话不仅仅是涉及到奖酬的问题，甚至这个职务发明虽然利用单位基础条件所完成的创造，都不会被认定为是职务发明。
所以企业设计奖酬制度时，必须要考虑到法律规则的变化，来进行相应的更新。
案例解析——张伟锋诉3M中国、3M创新职务发明奖酬纠纷案
▌案情介绍
3M公司为全球著名跨国公司。3M中国公司为其关联投资公司在中国设立的子公司；3M创新公司为其在美国设立的全资子公司，主要负责整个跨国集团知识产权的统一管理。
张伟锋系3M中国公司员工，2003年4月入职2010年10月底离职，先后担任技术工程师和知识产权专员。
为解决用于LCD的光学膜的黄化问题，由3M公司3名美国研发人员为主组成的研发团队成功发明了一种防黄化光学膜，张伟锋在中国参与了部分研发活动。
2005年，3M创新公司就上述发明创造申请了美国发明专利，并于2006年通过PCT国际申请进入中国。2010年3月，3M创新公司获得了中国专利权。该专利记载的发明人为上述3名美国研发人员以及张伟锋，张伟锋位列第三发明人。
2010年9月，3M中国公司经内部讨论和听取相关人员意见后，制定并颁布了中国职务发明奖励计划，并向全体员工公示。张伟锋参与了该计划的制定过程，但其对该计划的发明报酬计算方式提出反对意见，并于颁布后离职。
应用涉案专利技术方案的产品经3M中国公司生产后投入市场。2011年开始，3M中国公司按照上述奖励计划的计算方式向张伟锋支付报酬。张伟锋认为数额过低，于2012年起诉3M中国公司和3M创新公司，要求共同支付发明人报酬四百余万元。
▌针对于本案的风险和争议问题
➤ 在跨国合作完成发明创造的情况下，部分研发活动在国外，部分研发活动在国内，如何界定职务发明创造的完成地？是否适用中国专利法？
中国《专利法》和《专利法实施细则》适用的范围是在中国境内完成职务发明的创造。
原告认为：该项专利张伟峰负责的职务发明在中国完成，且该项专利也是在中国被授权实施，所以应当适用中国专利法。
被告认为：该项专利实质性贡献是在美国完成，所以不应认定职务发明创造的完成地是中国，不应当适用中国《专利法》。
上海高院认为，只要职务发明创造的部分技术贡献完成地在国内，则就应当适用中国《专利法》。
➤ 非专利权人的单位是否有义务支付职务发明奖酬？跨国公司如采用“中央集权”
知识产权管理模式，职务发明奖酬应由哪个主体来支付？
非专利权人的单位，是否有义务来支付职务发明的奖酬，与对义务主体的定义有关，《专利法》里有两个条件规定，必须是专利权人和用人单位。两个条件是否同时具备仍存在争议。
法院认为，跨国公司采用“中央集权” 知识产权管理模式视为企业内部制度的安排，但此类安排不能排除发明人或创造人的合法权益，法院认为奖酬支付义务主体应该是3M中国公司，虽然3M中国公司不是专利权人。
既然3M公司已经支付奖酬，则真正的专利权人3M创新公司不必再进行奖酬的支付。
➤ 企业制定的职务发明奖酬制度在诉讼实务中如何才能被有效认定？法院是否会对制度中规定的奖酬数额进行合理性审查？
企业在充分听取相关人员的意见之后进行职务发明奖酬制度的制定，并且要保存好制定过程中的相关证据包括邮件往来、会议记录等证据。
本案中，法院认定该制度有效，这个认定基于3M中国公司提供大量的证据；其中这个案例有关奖励制度是通过计算公式得出，有一定的依据。计算公式为销售收入的提成比例、产品系数、发明人分配系数、专利分配系数的相乘所得出的奖酬数字。
现行专利法中还没有销售收入的提成比例这个概念，仅有法定奖酬制度的营业利润比例，法院认定判断企业制定的职务发明奖酬制度是否合理的标准是基于企业是否按照民主的程序制定的规章制度，而不应当按照法定奖酬制度的标准进行比照认定是否合理。
最终法院做出了酌定赔偿的判决。
➤ 企业制定的职务发明奖酬制度是否能溯及过往？
奖酬制度是否可以追溯到以往所产生的发明创造。因为这个发明创造完成是在2006年，被授权是在2010年3月份，而这个奖励制度是在2010年9月份颁布。
9月份颁布的奖励制度能否适用以往的发明创造，在这个案件中，奖励计划明确写明，覆盖到所有在职人员、所有研发人员在职期间所完成的发明创造。因此对于本案原告在2006年所完成的发明创造同样适用。
所以对于企业过往的奖酬制度，应当在有明确限定条件，否则的话，有可能就不适用之前的发明创造。
➤ 在职务发明奖酬案件中，如报酬数额难以计算，法院是否可以酌定报酬数额？
本案中，法院最终适用酌定数额判赔。
在这个案例当中，由于原告举证的证据并不能证明3M中国公司实施这个专利所产生的实际收益，原告的大量证据都是根据公开文件进行推算，且推算的利润数额显然是没有依据和证据支持。
法院同时考虑到，虽然3M公司提出了奖励计划的计算公式，并且计算出具体的金额，但是3M公司没有提供具体的数据支持。
3M公司考虑到举证难度大且部分数据也涉及到商业秘密。所以在案件过程当中虽然提供了计算公式，但是没有提供具体的计算的参数。
因此法院结合双方情况中既然原告没有办法举证，被告也不能提出具体参数的依据，则由法院来酌定奖酬数额判赔。
同行互动
问题一
假设A公司和B公司一起进行了合作开发，双方签订开发合同，合同中约定，某一项专利归B公司所有。假如A公司的员工完成了这个专利发明，但是B公司申请了专利权，这种情况下，A公司是否需要支付专利奖酬给发明人？
分享嘉宾：
根据现行的《专利法》的规定，专利权人是B公司，且A公司和B公司基于合作开发合同对于专利权归属有约定，既然这个专利权是归于B公司，那么该员工就没有权利向A公司再去要报酬。同时，参照2013年上海市高级人民法院职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷指引，该员工不是B公司的员工，所以B公司无义务支付职务发明奖酬。
问题二
我们企业在职务发明奖励制定过程中，如何进行民主程序，才能保证发生纠纷诉至法院时得到法院的认可？
分享嘉宾：
从目前的司法判例的过程来看，法院更关心企业民主程序是否公开，是否充分听取相关人员的意见，颁布的过程是否公平公正公开。我建议，在规章制度制定过程中最好尽量听取在职员工的意见，并且可以做出接受范围内的修改。或者在制定过程中二次征求一下在职员工的意见，这样，将来在法院诉讼过程中会更有利。
本次活动内容LCOUNCIL也将整理成为研究报告收录于LCOUNCIL《每月速递》，敬请期待！
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Tim Ye
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