金桥法谈 | 知识产权的许可使用权可以用作“技术入股”吗？
杜满清 合伙人
广东金桥百信律师事务所
林沂 实习人员
广东金桥百信律师事务所
在企业设立及发展的过程中，尤其是对于科创型企业而言，知识产权的应用与管理在企业管理中占据越来越重要的位置。近年来，随着知识产权的价值逐渐提升，常常会出现投资人以其知识产权出资入股的情形。不同于货币出资，知识产权由于其无形性、专有性且价值不稳定性，导致其作为非货币出资入股时往往容易产生争议。
知识产权出资的形式，除了传统的以所有权出资外，投资人及公司出于各种原因的考虑，选择以许可使用权出资的情况也逐渐增多。比起所有权出资，以许可使用权出资无疑极大地增加了出资的灵活性，但却同时也增加了资本的不稳定性。
针对投资人和公司最为关心的问题：知识产权许可使用权出资究竟是否可行，如何平衡许可使用权出资的风险与收益？下文将就此作简单的探讨。
01
知识产权许可使用权出资入股的法律依据
《公司法》第二十七条
股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。
从上述法条可知，知识产权许可使用权作为非货币财产作价出资，应需满足以下条件：
01
不属于法律、行政法规规定不得作为出资的财产。
《公司登记管理条例》第14条第2款
股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或设立担保的财产等作价出资
可见，知识产权的许可使用权不属于不得作为出资的财产。
02
可被评估作价。
从以下方面可以体现出，知识产权许可使用权可用货币估值：
一方面，根据《专利资产评估指导意见》第十一条规定：
《专利资产评估指导意见》第十一条
专利资产评估业务的评估对象是指专利资产权益，包括专利所有权和专利使用权
这体现了许可使用权能作为评估对象被依法评估估值。
另一方面，在司法实践中，权利人与被许可人常通过签订《知识产权实施许可合同》约定以一定的金钱换取权利人的专利、商标等许可，说明了知识产权的许可使用权可通过许可人与被许可人之间的协商进行估值。而且，在一些《知识产权实施许可合同》中还约定了被许可人对他人侵权行为有起诉维权的权利，在维权的过程中，被许可人能获得一定的经济赔偿，也体现了许可使用权能产生货币价值。
03
可以依法转让。
以专利权为例，专利的许可使用权是专利权的其中一项权利，该权利是否可以单独进行“转让”呢？此处有一定的争议。
一说认为，专利的许可使用权是可以单独进行转让的。
专利权是一个大的产权概念，许可使用权作为其职能之一，也是财产权的一种，完全可以转移并办理相关手续。就如我国《公司法》允许土地使用权合法转让并作价出资，公司也可以通过对土地使用权的拍卖、转让而筹集资金。同理，公司在运营过程或破产清算时，完全可以对专利许可使用权按剩余的许可使用年限进行拍卖，以筹集资金或清偿债务。
另一说则认为，专利的许可使用权不可单独进行转让。
原《合同法》第三百四十二条规定：“技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同。”但2021年实施的《民法典》合同编第八百六十三条中明确规定了：“技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让等合同。”，技术转让合同不再包括“专利实施许可合同”这一类型，亦即专利实施许可合同不再属于技术转让合同。主张专利的许可使用权可单独转让性时，缺失了一定的法律依据。
除了对上述各条件的进行逐一分析适用外，在司法实践中，亦有相关司法解释间接肯定了许可使用权出资的可行性。
《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020修正）》第十六条
当事人以技术成果向企业出资但未明确约定权属，接受出资的企业主张该技术成果归其享有的，人民法院一般应当予以支持，但是该技术成果价值与该技术成果所占出资额比例明显不合理损害出资人利益的除外。
这也体现了即使没有约定专利权出资的形式，在特定情况下，法院依然支持专利权属于投资人，投资人可仅以许可使用权出资的这一出资形式。
02
许可使用权出资的相关案例及规定
目前来说，因为知识产权许可使用权出资这一出资形式仍较为少见，所以暂未有大量具体的案例、规定以明确及规范这一出资形式，但我们仍可以就已有的相关案例及规定判断许可使用权出资的可行性。
在上海伟仁投资(集团)有限公司与上海汉光陶瓷股份有限公司股东出资纠纷一案中，争议焦点上海汉光是否全面履行了其无形资产的出资义务。上海汉光与第三人景德镇汉光通过协议约定，上海汉光以无形资产出资的范围包括：
I.上海汉光全资控股的上海汉光陶瓷制造有限公司所有的‘汉光瓷’注册商标的使用权(仅限于在汉光瓷产品上的使用)和汉光瓷的副牌商标的使用权(仅限于汉光瓷产品以外的副牌产品)；
II.上海汉光全资控股的上海汉光陶瓷制造有限公司所有的，李遊宇先生发明的《高温釉下彩发明专利》使用权；
III.上海汉光全资控股的上海陶瓷博览中心有限公司所有的外观设计专利的使用权。
对此，伟仁公司主张，本案上海汉光应当以无形资产的所有权出资，而非使用权，因此上海汉光未有全面履行其无形资产的出资义务；但法院认为，伟仁公司的上述主张，与双方约定的无形资产出资方式相悖，因此法院不予支持伟仁公司的这一主张。
由此可见，使用知识产权的许可使用权出资并不违反《公司法》的强制性规定，而是属于意定事项。
另外，在我国的一些地区，行政机构不仅肯定了知识产权许可出资的可行性，也试验性地发布并实施了相关的规定以规范这一出资形式。例如湖南省科学技术厅与知识产权局在2014年就出台了《湖南省科学技术厅、省工商行政管理局、省知识产权局关于支持以专利使用权出资登记注册公司的若干规定(试行)》允许专利使用权作价出资登记注册公司，但应具备以下条件：
（一）对用于出资的专利使用权由有资质的专业评估机构进行评估作价，并不得高估或者低估作价；
（二）专利许可方式为在中国境内独占许可，即双方应签订独占专利实施许可合同，包括专利权人在内的任何第三方都不得具有对该项专利技术的使用权；
（三）以专利使用权出资方具有持续获取与所在公司业务发展相关专利的能力；
（四）符合登记注册公司相关规定。
03
注意事项
由于知识产权本身的非物质性、时间性和地域性等特点，知识产权出资通常使得企业在接受投资的过程中存在风险，因此，无论是作为投资人还是企业而言，更需要多加注意并厘清相关风险，以构建风险防范机制。
01
知识产权的稳定性风险。
无论是专利权、商标权、著作权甚至是技术秘密，其价值均不具有稳定性，价值均是变量。以专利权为例，在有效期届满后，专利所公开的技术方案/设计方案进入公众领域，价值为零；即使在专利期限内，该专利权的整体价值也是随着有效期逐渐减少而减少的。而且，随着技术的进步，也会出现在专利期限届满前，技术就已经更新换代的可能，继而使得用作出资的专利技术价值大打折扣。作为对比的是商标权，“名牌”的铸造则需要经历长期积累的过程，随着长时间运营和推广的积累，商标价值会水涨船高，高于当初的评估作价。
再者，我国的《专利法》设置了专利的无效程序，而《商标法》也设置了对已注册商标的撤销和无效程序，一旦专利或商标被无效或撤销，其相应的价值则瞬间大幅缩减甚至为零。
02
知识产权不同许可形式的价值。
知识产权由于其排他性，对于被许可人而言，显然地，越少人能合法实施该知识产权则对其越有利，相应的估值亦更高。对于同一知识产权而言，许可使用权的估值必然是从独占许可、排他许可至普通许可逐渐减少。当投资人与公司约定用作出资的许可使用权为排他许可或普通许可时，公司应更谨慎考虑，未来可能会出现因投资人自己实施或许可他人实施该知识产权，导致出资价值下降的问题。
04
结语
对于投资人或接受投资的公司而言，均应对知识产权许可使用权出资给双方带来的利弊及风险有所了解，进而为己方争取更多的利益和规避可能的风险，实现双方共赢。
供稿 | 杜满清 林沂
编辑 | 罗影璇
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