匠心卓建（二十六）│商标侵权案中对在先使用的认定

编者按：《匠心卓建》是卓建律师的第一本经典案例集，收录了自2007年卓建律师事务所创所以来卓建律师亲自办理的部分经典案例，本公众号将陆续推出《匠心卓建》系列经典案例文章，以飨读者。本文为匠心卓建系列刊文第二十六辑，以下为文章全文。

案情简介

争议焦点

裁判要旨

律师解读

律师介绍

A公司(下称原告)是“闲云”商标的专用权人,原告经过多年的经营,已经发展成中国规模最大的油画生产厂家之一,“闲云”商标获得巨大的市场成就及巨大的经济效益和经济价值,且原告及“闲云”商标获得了广大公众的认可,屡获殊荣｡

2013年,原告荣获商务部､文化部等六部门颁发的《中国文化重点企业》荣誉,2013年荣获深圳市“大商无疆”十大走出去《先锋企业》称号等｡原告以自主知识产权的油画､雕塑等艺术作品,带动了国内文化创意产品登上世界品牌行列的崛起｡

原告发现鄢某宁在B公司开设的淘宝网上经营店铺,鄢某宁在店铺里销售的油画产品上,多处使用未经原告授权的“闲云”商标｡原告多次发函B公司,要求B公司删除､断开相关链接,并要求鄢某宁停止使用相关的商标｡

鉴于B公司并没有及时断开相关产品的链接,鄢某宁没有停止使用相关的侵权商标,原告遂向深圳市某区人民法院起诉,诉求如下:1.判令B公司立即停止侵犯原告“闲云”商标权的行为,立即断开侵犯原告“闲云”商标权的网页链接;2.判令鄢某宁立即停止侵犯原告“闲云”商标权的行为,立即删除侵犯原告“闲云”商标权的网页图片及网站介绍;3.判令B公司､鄢某宁赔偿原告经济损失人民币10万元(包含原告调查取证､制止侵权､聘请律师所支出的合理费用);4.要求B公司､鄢某宁在《中国人民日报》《南方都市报》《深圳特区报》上公开向原告赔礼道歉;5.判令B公司､鄢某宁承担本案的诉讼费用｡

B公司辩称,B公司作为网络服务提供商,仅为淘宝用户提供网络交易平台,平台中具体商业信息由用户提供,B公司不知道商户网页信息是否侵犯他人权益｡原告未曾发函通知B公司要求断开涉案网站链接,且根据涉案公证书显示的涉控侵权商品的链接,在收到本案应诉通知书后检查确认涉案商品信息已经不存在,B公司无需承担侵权责任｡

鄢某宁辩称:第一,涉案商标持有人是珠海闲云有限公司,而不是本案的原告,原告只有使用的授权,没有维权的授权,所以原告主体不适格;第二,鄢某宁在淘宝网店铺使用的商标是自己独创的,尚未注册,自己早在2007年就开始使用“闲云”商标;第三,鄢某宁并没有侵犯他人的权利,无须承担任何赔偿｡鄢某宁为证明自己在先使用,向法院提交了一份联系人为“胡先生”,公司名称为“闲云油画艺术工作室”的“八方资源网”公证书｡

1.原告的主体是否适格?

2.鄢某宁是否侵犯原告的商标权?如侵权,应当承担什么法律责任?

3.B公司作为平台提供商,是否侵权?如侵权,是否应当承担法律责任?

第一,原告主体适格｡

涉案“闲云”商标,注册号是742156号,注册权人为案外人C公司,注册有效期限自2010年10月7日至2020年10月6日,该商标专用权依法应受法律保护｡经C公司授权,原告对该注册商标享有独占使用权,对于他人侵犯商标专用权行为,有权依法以自己的名义对侵权人提起民事诉讼,要求侵权人停止侵权及赔偿损失｡故,原告的主体适格,原告有权对侵犯授权商标的行为提起诉讼并要求赔偿损失｡

第二,鄢某宁侵犯原告商标权,应当承担停止侵权及赔偿损失｡

鄢某宁在其淘宝网店铺销售的涉案被控侵权商品油画,与第742156号商标注册核定使用类别的第16类商品,属于相同商品｡同时,在涉案油画上使用“闲云”､“xianyun”,能够起到指明商品来源的作用,属于商标性使用,且与第742156号注册商标构成相同或相似｡鄢某宁在淘宝网店中使用他人商标,已构成商标性使用,故本院对于鄢某宁提出的在销售的油画实物上没有使用闲云的商标,不构成商标使用的答辩意见,不予采纳｡

鄢某宁未经商标权人许可,在同种商品上使用相同或相近似的商标,该行为侵犯了闲云公司对第742156号注册商标的独占使用权｡虽然鄢某宁提出在先使用的答辩意见,但没有充分证据证明其使用时间､使用方式､使用的影响程度,故本院对其在先使用的答辩意见不予采纳｡

鉴于开庭时,鄢某宁在淘宝网店已经删除或修改了被控侵权商品信息,故本院对于原告要求鄢某宁及淘宝公司停止侵权的主张不予支持｡

关于侵权赔偿数额的确定,由于原告没有提供证据证明其因鄢某宁的侵权行为所遭受的具体损失金额,也没有提供证据证明鄢某宁因侵权行为所获得的利益,本院无法按照计算权利人的损失或侵权人的获利的方式来确定侵权赔偿数额,故根据《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款､第三款的规定,本院综合考虑第742156号注册商标的知名度､涉案油画的销售价格及经营规模､鄢某宁侵权行为的性质及情节､闲云公司为维权所之处的合理费用等因素,酌情确定赔偿数额｡

第三,B公司作为网络平台服务提供商,已尽到合理义务,不承担赔偿责任｡

B公司在收到原告的律师函后,向原告提供了该网店经营者鄢某宁的登记注册信息,并通知鄢某宁修改与删除相关侵权信息,鄢某宁也将该店名由“闲云画廊”修改为“视界家居油画”｡

原告的代理律师于2013年12月9日,再次向B公司发送了断开侵权链接的通知,B公司于2014年1月6日仍未断开相关链接,即使存在侵权判断客观原因,未采取进一步措施也存在一定过错,然而鉴于鄢某宁在B公司的监督下,已经删除或修改了相关侵权信息,侵权持续时间较短,原告也没有证据证明因B公司未断开连接导致损失扩大,故本院对原告要求B公司承担赔偿责任的主张不予支持｡

鉴于鄢某宁已经口头表达了请求谅解的意思表示,且原告也无证据证明鄢某宁的侵权行为对原告商誉造成不良影响,故本院对原告要求鄢某宁公开书面赔礼道歉的主张不予支持｡

即法院最终认为原告经案外人C公司独占授权使用本案“闲云”商标,原告主体适格;鄢某宁在涉案油画上使用“闲云”､“xianyun”,能够起到指明商品来源的作用,属于商标性使用,且与原告的第742156号“闲云”注册商标构成相同或相似,鄢某宁提供的证据,不能证明在先使用;B公司向原告提供了涉案店铺经营者的身份信息,且断开了相关的链接｡因此,法院最终判决鄢某宁赔偿原告经济损失,B公司不承担赔偿责任｡

作为原告的代理人,我们接手本案后,多次向网络平台提供商B公司发函,要求B公司提供鄢某宁的身份信息,要求B公司断开侵权链接｡本案的亮点主要在于法院关于网络平台提供商是否履行法定义务以及是否承担侵权赔偿责任的认定,其次是法院对商标在先使用权的认定｡本案涉及的法律问题分析如下:

一､关于独占使用许可问题

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条规定,商标使用许可包括独占使用许可､排他使用许可及普通使用许可｡

独占使用许可,是指商标注册人在约定的期间､地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定不得使用该注册商标｡

排他使用许可,是指商标注册人在约定的期间､地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标;

普通使用许可,是指商标注册人在约定的期间､地域和以约定的方式,许可他人使用其注册商标,并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标｡

关于上述三种许可,在使用方面的区别在于,在约定的期间､地域和以约定的方式:在独占使用许可中,既然是独占,就应当显示出独占的特点,即只有被许可方可以使用该注册商标,商标注册权人自己不得使用,也不得再次许可他人使用该商标;在排他使用许可中,排他,简单的理解就是排除商标注册权人之外的人员,即只有商标注册权人与该许可人可以使用,同时要求商标注册权人不得再次许可他人使用;在普通使用许可中,普通的特点就是,商标注册权人可以自己使用,也可以许可多人使用,只要有许可权,你可以用,我可以用,他也可以用,大家都可以使用｡

关于上述三种许可,在维权方面的区别,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款明确规定,在发生注册商标专用权被侵害时,独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼｡排他许可使用合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉,也可以在商标注册人不起诉的情况下,自行提起诉讼普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权,可以提起诉讼｡

本案中,关于涉案“闲云”商标,原告获得商标权人C公司的独占使用许可,授权范围为中国大陆,授权期间为10年｡因此,根据法律的规定,在该商标遭受他人侵权时,原告有权以自己的名义对侵权人提起诉讼,要求侵权人停止侵权并赔偿损失｡故本案中的原告主体适格｡

二､关于网络平台提供商B公司的责任问题

关于网络平台提供商B公司是否侵权,法院在审理时,参考了著作权案件中的“避风港原则”｡所谓“避风港原则”是指根据《信息网络传播权保护条例》第二十三条规定:“网络服务提供者为服务对象提供搜索或者链接服务,在接到权利人的通知书后,根据本条例规定断开与侵权的作品､表演､录音录像制品的链接的,不承担赔偿责任;但是,明知或者应知所链接的作品､表演､录音录像制品侵权的,应当承担共同侵权责任”｡

在本案审理过程中,B公司作为网络平台提供商,在接到闲云公司关于鄢某宁侵权的投诉后,没有及时断开相关的侵权链接｡但是,B公司及时通知相关网店的经营者鄢某宁修改与删除相关侵权信息,鄢某宁也在B公司的通知下,修改了侵权店铺的名称｡其次,B公司向原告提供了涉嫌侵权网店实际经营者鄢某宁的身份信息｡法院参考审理著作权侵权案件中的“避风港原则”,认为B公司监督鄢某宁删除或修改了相关的侵权信息,侵权时间较短,闲云公司没有证据证明因B公司未断开链接导致损失扩大,所以B公司无须承担赔偿责任｡

三､关于商标在先使用权的认定问题

根据《商标法》第五十九条第三款规定,商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识｡

本案中,鄢某宁提交“八方资源网”的公证书,该公证书显示鄢某宁在“八方资源网”的店铺,该店铺的名称为“闲云油画艺术工作室”,显示经营时间为8年,拟证明其早在2007年就在“八方资源网”注册了名称为“闲云油画艺术工作室”的店铺,也即证明在C公司注册涉案“闲云”商标之前,鄢某宁一直使用“闲云”标识,以证明其对“闲云”商标享有在先使用权｡

我们收到被告鄢某宁提交的这份证据之后,详细分析该公证书记录的每一个步骤｡随后,我们通过“八方资源网”注册一个账户,研究分析每个注册及修改的程序步骤,具体情况如下:

注册账号→给注册后的店铺命名→退出登录→再次登录该店铺→在账户信息后台将之前店铺的名称进行修改→点击确认→退出该账户→再次登录该账户→店铺的名称已经由之前注册时的名称变更为修改后的名称;随后,我们又重新注册一个新账户,并将该注册及修改店铺名称的过程,录制成视频,作为证据提交给法院｡

法院经审理,采纳了我方的观点,认为“八方资源网”的用户所经营的店铺名称是可以通过自己注册的后台,做任意的修改｡故法院认为鄢某宁提交的证据,无法证明其使用“闲云”标示的具体时间,对于鄢某宁在先使用的答辩意见,不予采纳｡

综上,法院认定闲云公司作为原告的主体适格;由于B公司已经尽到应尽义务,不应承担赔偿责任;鄢某宁提交的证据无法证明其在先使用权,故应当承担赔偿责任｡

唐本全律师

广东卓建（重庆）律师事务所合伙人、副主任律师、深圳市第十届知识产权专业委员会委员、最高人民法院第五巡回法庭志愿律师、重庆市渝北区律师顾问库律师。唐本全律师已有10年工作经验，执业以来专注于知识产权领域，代理诉讼案件累计超过1000宗，曾为深圳市腾讯计算机系统有限公司、深圳市大疆创新科技有限公司、小米科技有限公司等知名企业提供法律服务。

擅长领域：商标侵权、著作权侵权、专利侵权等知识产权侵权诉讼以及公司法律、合同纠纷、银行借贷、不良资产处置等民商事诉讼事务。

《匠心卓建》是卓建律师的第一本经典案例集，收录了自2007年卓建律师事务所创所以来，卓建律师亲自办理和总结的部分经典案例。全书分八大篇章，分别为公司法案例篇、房地产与建设工程案例篇、知识产权案例篇、金融保险案例篇、劳动人事案例篇、刑事案例篇、行政诉讼案例以及其他争议案例篇。

《匠心卓建》编委会

主      编  张斌

副  主  编  金振朝00杨林00王志强

编委会成员  朱凯旋00罗梨花00吴疆00钟燕军

王茜00毛晶晶00徐凯00王岭  刘伟  0 0

唐本全00陈意佳00沈冬璇00段璟逸

萧明皓00谢柳思00李国民00贾春平  

编     辑： 汪思明

【温馨提示】鉴于我国并非判例法国家，个案裁判结论不具备普遍适用性。《匠心卓建》系列文章的定稿时间为2019年8月，适用当时有效的法律法规，至发布时部分法律法律规或已修订、更新、废止，收录的相关案例可能因为法律、法规、政策的变化，其观点或结论亦可能随之发生变化。读者在阅读时请予留意，如有疑问，欢迎联系我们。

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