优秀学术论文 | 日韩专利复审无效制度及其借鉴

作者简介

田丽莉，北京科技大学工学博士，现任专利局复审和无效审理部审查业务协调处四级调研员，三级专利审查员，主要从事专利复审无效业务国际交流以及机械领域专利复审无效审查等工作。

李新芝，中国农业大学理学硕士，中国人民大学法学硕士。现任专利局复审和无效审理部审查业务协调处处长，二级专利审查员，局高层次人才培养对象，国家知识产权局公职律师。

日韩专利复审无效制度及其借鉴

摘要：

专利复审无效制度是专利制度运行中最重要的制度设计之一。虽然日韩的专利复审无效制度与我国相比在程序设计上存在着些许差异，但制度设计的目的和主要程序相近，且近年来日韩两国均在复审无效制度方面进行了大量的探索，值得我国进一步研究和借鉴。本文简要介绍了日韩两国的复审无效制度及其近期发展动态，并据此对我国复审无效制度的创新和发展提出意见建议。

关键词：

复审无效制度 日本特许厅审判部 韩国特许审判院

专利复审无效制度是专利制度运行中最重要的制度设计之一，各国也均在不断地探索完善相关制度。日韩的专利复审无效制度与我国相近，且近年来日韩两国均在复审无效制度方面进行了大量的创新探索，值得我国进一步研究和借鉴。

一、日本特许厅审判部

1.日本特许厅审判部现状及职能

日本特许厅审判部包括政策规划部门、侵权和无效事务部门、审判及上诉委员会、诉讼部门。其中审判及上诉委员会下设的第1-33审判院负责审查专利案件，第34审判院负责审查外观设计案件，第35到第38审判院负责审查商标案件，共有审判官383人。

日本特许厅审判部的主要职能包括：（i）审查决定的复审，包括针对驳回决定的上诉和授权后的异议；（ii）快速解决知识产权纠纷，包括无效审判请求的审理、订正审判、商标解除审判以及判定程序（Hantei）。

2.日本特许厅审判部的复审无效流程

（1）对驳回决定不服的上诉程序流程

专利申请人或其继承人对驳回决定不服时，可基于日本专利法第121条第1 款在驳回决定作出后的3个月内提出上诉请求（类似于我国的复审请求），由日本特许厅审判部对该上诉案件进行审理。如果在提出上诉请求时有修改，则该案件会返回前审审查员进行审查，前审审查员如果认为修改后不能够维持驳回决定则直接进行授权，如果能够维持驳回决定则撰写相关报告将案件发送至合议组审查。如果在提出上诉请求时没有修改，则针对该案件直接成立合议组进行审查。合议组在审查中判断驳回决定是否被维持，并通常进行书面审理，最终作出维持驳回决定或者撤销驳回决定的审判决定，其中对于维持驳回决定不服的案件将交由知识产权高等法庭审理。

图1给出了日本特许厅审判部对驳回决定的上诉请求的审查流程。

图1 日本特许厅审判部针对驳回决定的上诉请求审查流程

（2）无效请求程序流程

基于日本专利法第123条第1款和第3款，利害关系人在任何时间均可以针对日本的专利提出无效请求，即便在专利权消灭后也可以提出，但是当专利被无效之后，不得再次提出无效请求。针对请求人的无效请求，专利权人可以提出对其权利要求书、说明书和附图的修改，但该修改不得超出授权登记时权利要求书、说明书和附图记载的范围。在口头审理前，日本特许厅审判部的合议组会发出通知书告知议事内容，鼓励双方当事人在口审中对此陈述意见并提交证据。口头审理后，对于拟全部维持的案件直接发出审判决定，对于拟无效或部分无效的案件，日本特许厅审判部会向专利权人发送审判决定预先通知书，专利权人可以据此提交意见陈述或者修改，收到该意见后合议庭最终做出是否无效该专利的决定。

图2显示了日本特许厅审判部对无效请求的流程。

图2 日本特许厅审判部针对无效请求的流程

3.日本特许厅审判部的相关数据[1]

（1）审查周期数据

自2016年起，由于引入了授权后的异议程序，日本特许厅审判部的年均审判请求量从之前的250件/年下降到150件/年左右。2018年共受理针对发明/实用新型专利的审判请求161件、针对外观设计专利的审判请求15件。

2018年JPO无效请求（发明和实用新型）的平均审查周期为11.1个月，针对外观设计无效请求的平均审查周期为9.8个月，针对授权专利异议的平均审查周期为7.2个月，针对驳回决定提起的上诉请求的平均审查周期为12.4个月。日本的审查周期统计自2017年起调整为合议组周期，即从案件分配至合议组时间开始计算。

（2）审判结果数据

针对发明被驳回决定的上诉案件中，结论为撤销驳回决定（不包括前置撤回）的案件2016-2018年占比分别为67.3%、70.3%和71.6%。

在涉及发明、实用新型的无效请求案件中，结论为无效（包括全部无效和部分无效）或经修改后维持有效的案件占比之和2016-2018年分别为50%、47%、41%，有下降的趋势。

（3）诉讼数据

针对无效请求决定2016-2018年提起上诉的比例分别为46%、64%、63%，相比于异议程序引入之前，无效请求案件更集中于具有利害关系的当事人之间，因此上诉比例有所增加。在被上诉的无效请求案件中，被法院维持的案件比例2016-2018年分别为70%、62%、84%。由于案件总量相对较少，数据波动更为明显。不同于对无效请求决定的上诉率，针对驳回决定提起的上诉审判决定的上诉率2016-2018年分别为2.3%、1.8%和1.7%，维持在较低的比例。

受益于日本专利法中规定的特许厅与法院之间的信息交换机制，特许厅得以精确掌握受理的无效请求案件是否与民事侵权案件相关联。根据统计，2016-2018年受理的无效请求案件中与民事侵权案件直接相关的比例分别为47%、48%、51%。

4.日本特许审判部最新发展动态[3]

（1）判定程序 (Hantei)

日本的判定程序（Hantei）类似于我国的侵权咨询判定程序。在该程序中特许厅审判部会给出一个官方的意见，判定目标产品是否落入专利权的保护范围，但该判定程序的结论不具有法律约束力，而且其结论是公开发表的。自2018年4月1日起，日本特许厅审判部开始利用该判定程序判定一项专利是否属于标准必要专利（SEPs），权利人或利害关系人均可以启动该判定程序。

（2）审判和上诉学习组

审判和上诉学习组是日本特许厅审判部组织讨论审判/上诉决定和法院判决以深化理解各种不同观点的全新措施，参加人员包括企业知识产权专家，专利代理师、律师、法官（观察员）和日本特许厅的行政法官等近50名专家，主题包括综合、机械、化学、医药食品、电学、外观设计以及商标。2017年共讨论了20件案件，学习组的讨论报告可以在JPO的网站上下载，并提供日文的全文以及英文摘要两种版本。

（3）其他进展

为了提高无效决定的质量，对口审前的“程序事项通知书”和拟无效时的“预先告知通知书”的内容进行了充实；此外，减少了中间程序的数量，优化依职权程序的范围。

二、韩国特许审判院

1.韩国特许审判院现状及职能[5]

韩国特许审判院（简称IPTAB）是韩国特许厅的准司法机构，与韩国专利法院同时建立，并于1998年开始运行，主要负责审理针对驳回决定的上诉请求、更正审判（发明、实用新型）、针对拒绝修改决定的上诉请求（外观设计、商标）、无效审判、确权审判、商标撤销审判以及专利异议等。韩国特许审判院目前有1名院长（副局长级），下设有11个委员会，由11名首席行政法官和96名行政法官组成，其中7个委员会负责机械、电学通信、化学以及综合技术四个领域的发明和实用新型专利的复审、无效等工作，4个委员会负责商标和外观设计的复审、无效等工作，另有审判政策处和诉讼处。

在韩国，IPTAB的专利审判程序是三级专利立法体系中的第一级。只有当审判院对请求已经作出裁决后，当事人才可以向更高一级的专利法院和最高法院提起诉讼。如果当事人不服韩国特许审判院做出的涉及双方当事人的审判裁决而向专利法院提起诉讼，韩国特许审判院并不作为诉讼当事人参加诉讼，而是仍由原审判当事人作为原告和被告。韩国特许审判院针对涉及单方当事人案件而作出的审判裁决被诉时，韩国特许厅厅长作为被告，此时的应诉工作由韩国特许审判院的诉讼部来承担。

2.韩国特许审判院的审判流程

（1）韩国特许审判院的单方审判案件审查流程

韩国特许审判院的单方审判案件包括针对前审驳回决定的上诉请求、更正审判（发明、实用新型）以及针对拒绝修改决定的上诉请求（外观设计、商标），其中针对前审驳回决定的审判与我国的复审审查程序相似。

当事人收到驳回决定时，可以在收到驳回决定副本30 日内提出上诉（类似于我国的复审程序）。但是，当当事人居所属于偏远地区或者难以送达时，审判院院长可以为当事人的利益将该期限延长至二个月。在上诉审判程序中，代理及费用审查合格的案件将指派审判官，审判官首先要对该请求的目的、理由进行审查，经修改后仍不合格的案件将被驳回。形式审查合格的案件进入上诉程序，上诉审判裁决包括拒绝请求和发回审查部门两种结论。当事人对于拒绝请求维持驳回决定结论的审判裁决以及被驳回的请求可向专利法院提起诉讼。

此外，2009 年6 月30 日之前，韩国对于驳回决定提起上诉程序与日本的上诉流程相似。2009 年7 月1 日之后，韩国特许厅为节约请求人的费用设置了预复审程序（仍由原审查部门审查），该程序为非必经程序，在对申请文件作出修改的前提下由当事人自主选择，其收费明显低于上诉程序，因此在新法实施之后，很大程度地降低了上诉请求的数量。

图3给出了韩国特许审判院的单方审判案件审查流程。

图3 韩国特许审判院的单方审判案件审查流程

（2）韩国特许审判院的双方审判案件审查流程

韩国特许审判院的双方审判案件包括无效审判、确权审判和商标撤销审判，利害关系人可对已授权专利提起无效请求或者确权请求。

双方审判案件被提出后先审查代理及费用情况，修改后仍存在缺陷的案件将视为该程序无效。形式审查合格的案件，将指派审判官，审判官首先要进行目的、理由的审查，经修改后仍不合格的案件将被驳回。目的理由审查合格的案件进入审判程序并将请求的副本发送给被告方，被告方答复的意见将转送副本至请求方，当事人意见再行答复后合议组结束程序作出审判裁决。当事人可以针对审判裁决向专利法院提起诉讼。

图4显示了韩国特许审判院的双方审判案件审查流程。

图4韩国特许审判院的双方审判案件审查流程

3.韩国特许审判院的相关数据[2]

（1）请求及结案数据

2018年，审判院审判请求数量达到了10151件，结案的数量是10932件。专利和实用新型的审判请求达到了5083件，结案5959件；外观设计的请求量是478件，结案是542件；商标是4590件，结案4431件。

（2）案件结论及周期数据

2018年，韩国特许审判院双方当事人案件，发明和实用新型无效请求结案量为616件，其中全部无效233件，部分无效49件，维持有效205件。外观设计无效请求结案量为261件，全部无效146件，维持有效80件。针对驳回决定提起的上诉请求案件中，发明和实用新型的结案量为4548件，撤销驳回决定1330件，维持驳回2720件。全部案件的平均审理周期在12个月左右。自2015年以来，韩国特许审判院无效案件的无效率基本保持在45%左右。

4.韩国特许审判院的发展动态[4]

（1）远程视频审理

为方便当事人参加口头审理，韩国特许审判院于2014年4月首次引入视频审理的形式，在大田和首尔分别建设了一个视频审理庭，通过网络专线互联进行远程视频审理。对于质证过程，主要依靠两地口审庭的审判事务官以及高清摄像头来进行。2018年韩国特许审判院总共有530件案件通过口头审理进行，其中291件通过远程视频审理，占口头审理总数的55%。

（2）政府指定代理人服务

韩国特许审判院自2019年7月开始引入政府指定代理人系统，基于当事人请求，通过政府指定代理人服务来加强对困难群体（包括与大型企业有知识产权纠纷的残疾人、小微企业和中型企业）的审判服务。

（3）审判研究官制度

韩国特许审判院的审判政策部于2018年引入了审判研究官制度，任命来自于韩国特许厅的前审部门的优秀审查员作为审判研究官，并作为未来的审判官来培养。现有审判研究官10人，其岗位职责主要是辅助审判官的工作，接受审判官的指派来对案件进行初步的阅卷、整理和分析等，以提高审判官的工作效率。

（4）技术顾问制度

韩国特许审判院通过引入技术顾问来提高审判的专业性。审判长可以依职权指定技术顾问，这些技术顾问来自于由相关领域具有高级技术知识的外部专家组成的顾问池。技术顾问通过撰写文件或者参加口审的方式来提供咨询。

（5）加快审判与程序衔接

韩国特许审判院通过快速审判以及与知识产权调解委员会的衔接缩短审判周期。韩国特许审判院采用定制式的专利审判系统，包括快速审判、优先审判和常规审判三种模式。快速审判模式类案件包括涉及侵权诉讼的审判、与韩国贸易委员会、检察院或者韩国国家警察厅注册案件相关的审判以及双方当事人均愿意进行的快速审判，快速审判的周期为三个月。优先审判类案件包括登记为防止侵权纠纷的措施的审判以及具有在先审查的被驳回的申请的上诉，优先审判周期为6个月。常规审判类案件的复审审判周期为15个月，双方当事人审判周期为9个月。2018年所有审判案件中3.3%采取了快速审判的程序，7.6%的案件采取了优先审判的程序。另外，韩国特许审判院还提出了审判联动制度，由审判长在取得当事人的同意之后，可以直接回复知识产权调解委员会进行相关的案件的审议。

三、日韩复审无效制度对我国的借鉴意义

1.提高远程视频审理比率

韩国特许审判院在无效案件的口头审理中大量采用了远程视频审理，占口头审理总数的55%。我国相关部门在近几年也是不断探索远程审理的模式，2019年大约44件案件采用了远程审理的模式，占比不到1%。虽然韩国的远程视频审理案件中外观及商标领域的案件占绝大多数，但基于我国在多地设置的远程审理庭数量在不断增加，远程审理的比率有一定的提高空间。我国幅员辽阔，当事人出席口头审理的成本远高于韩国，对于案情相对简单的案件，提高远程视频审理比率能够极大节约当事人的时间和成本，也有利于提高案件的审查效率。

2.建立确权维权联动机制

从日本与韩国的近期发展态势来看，两国都在积极开展与相关部门的信息沟通和联动机制。日本在专利法中规定了特许厅与法院之间的信息交换机制，韩国也已经建立审判院与知识产权调解委员会之间的衔接机制。我国行政确权机构与法院、地方专利行政机关等侵权纠纷审理或调处部门之间也可以积极开展信息沟通与联动工作，一是可以在无效立案环节采集侵权纠纷信息；二是可以与法院及相关行政管理部门建立信息交换机制，在信息充分沟通的基础上与法院及地方专利行政机关等进行联合审理，可大大缩短侵权纠纷案件的维权周期。

3.优化复审案件前置审查程序

日本以及韩国的针对驳回决定的上诉请求，如果当事人没有对申请文件进行修改，尽管流程稍有不同，但都不进行前置审查，而是直接进行合议组审查。如果当事人未对申请文件进行过任何修改，则在进入复审阶段，案件的审查客体没有发生任何变化，前审部门的审查意见相应地也不会有大的改变，因此，我国可以参考日本以及韩国的上述流程设置，进一步优化复审案件的审查程序，对于当事人在进入复审阶段未作任何修改的案件，可以无须再经过前置审查，而是直接进入合议组进行审查，从而有效缩短此类案件的审查周期。

4.丰富扩展复审无效审理部的业务类型，加强社会服务

日本特许厅审判部除复审无效职能外，还包括快速解决知识产权纠纷、订正审判、判定程序（Hantei）等职能；韩国特许审判院也还包括更正审判（发明、实用新型）、针对拒绝修改决定的上诉请求（外观设计、商标）、确权审判、商标撤销审判以及专利异议等职能。可见，日韩的特许审判部门审理的案件类型比较丰富，且在近期发展态势中仍在不断增加。而我国行政确权部门的业务主要集中于审理复审和无效两种类型的案件，相对比较单一，建议我国也可以依托优势审查资源，在一定的范围内扩展业务类型，从而满足社会上不同类型的业务需求，加强社会服务工作，助力创新型社会建设。

参考文献

[1]日本特许厅，特许行政年次报告书，2019年版；

[2]韩国特许厅，2018年知识产权数据统计报告；

[3]日本特许厅网站www.jpo.go.jp；

[4]韩国特许厅网站www.kipo.go.kr；

[5]IPTAB英文版宣传册；

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编辑：刘喆  

审读：郑明