学军每日一案 Xuejun Daily Case: （下）侵害商标权民事诉讼应如何规制商标恶意注册行为

本文仅仅系作者个人对类型化司法热点问题的学术研究，不代表作者供职单位的权威意见，也不涉及任何正在审理中案件的未来结论。本文所涉案件均已终审且其裁判文书均由中国裁判文书网公开，作者本人正在承办尚未审结的案件所争议焦点均不涉及文中所述问题。

（下）侵害商标权民事诉讼应如何规制商标恶意注册行为

张学军

广东省高级人民法院知识产权庭副庭长

（续前文）

（三）第三个阶段：“路虎”商标案

该案由广东高院终审，被最高法院评为2017年中国法院十大知识产权案件。案件情节是路虎公司主张奋力公司在服装类别上抢注“路虎”商标，还在网上销售路虎服装，给前者造成损失，要求赔偿。

 广东高院判决认为，首先，奋力公司使用的被诉商标标识分别与路虎公司涉案三个注册商标构成相同或相近似，奋力公司对此并无异议，其亦无法对其使用被诉商标标识的行为作出合理解释。其次，无论被告奋力公司是否已在某一类商品上申请乃至获准商标注册，路虎公司均有权寻求禁止在后注册商标使用的民事救济，从而制止奋力公司在实际经营活动中摹仿其驰名商标在不相同和不相类似的商品上作为商标使用，误导公众。第三，奋力公司被诉标识所使用的商品，虽然与路虎公司涉案注册商标核定使用的商品类别不同，但被诉产品及被诉标识削弱了路虎公司涉案注册商标作为驰名商标所具有的显著性和良好商誉，损害了路虎公司的利益。也就是说，基于路虎商标的驰名程度，法院对在不同类别上，不会引起混淆但会造成淡化、贬损的抢注行为予以了否定评价，并且将其确定为损害被抢注商标权人权益的行为。

 这里大家可以特别关注一下法院为何要支持路虎公司的索赔请求，法院认为，路虎公司商标知名度高，应获得与其知名度相匹配的司法保护力度；奋力公司不仅在公司网站、知名网站“阿里1688”上对被诉标识进行宣传，还在实体经营中使用了路虎商标；奋力公司还申请注册了大量与其他名人和知名企业称谓相同的商标，其利用我国商标注册制度囤积和不当使用商标的主观恶意明显；奋力公司以其使用的商标曾经获得授权、申请商标注册并不违法为由坚称不侵权，其利用合法形式来掩盖侵权实质行为的主观恶意明显，严重有违诚实信用原则；奋力公司曾因部分产品质量监测不合格而被广东工商行政管理局公示通告，涉案驰名商标的美誉度因奋力公司的不当使用而受到贬损。综上，法院支持了路虎公司的请求，判决奋力公司赔偿路虎公司120万元。

 路虎案的特别之处还在于，这个案件并非抢注者发起诉讼，以恶意诉讼造成真正的权利人损失。相反，是驰名商标权人主动进攻。也就是说，权利人并不满足仅仅撤销被抢注的商标，相反，他们还需要在民事诉讼中寻求救济，要回他们在制止被抢注行为中产生的新的损失。而恰恰权利人的这种进取精神获得了民事诉讼的支持。

 从上述三个阶段中，我们可以看到民事诉讼案件的法官对于恶意抢注和囤积商标行为应该如何处理的认识发展过程和观念转变过程。探索和努力不是一天之内完成的，它是一个艰难曲折发展的过程，但是它表明了民事诉讼不是没有办法应对这种商标量激增的不当情形。

（四）非典型侵害商标权纠纷的赔偿数额认定

   还有一些需要关注的案件，虽然这些案件中的权利没有被行政判决认定为恶意注册，但它们与恶意注册问题有一定的关联。其一是“卡斯特”案件，该案由最高人民法院再审改判。最高人民法院判决认为，赔偿数额应当与侵权行为之间具有直接的因果关系。由于本案当事人诉争商标的历史纠葛，各自商标及商品的知名度情况，本案侵权行为的具体表现方式，特别是法国公司、深圳公司并无侵犯李道之、班提公司商标权的主观恶意，在此情况下，李道之、班提公司要求以法国公司和深圳公司所获得的利益作为计算赔偿数额的依据，其应当证明法国公司和深圳公司所获得的利益与侵权行为之间的因果关系，即该获益系因侵害其商标权而直接获得。根据本案证据，难以认定法国公司和深圳公司所获得的利益全部系侵害李道之、班提公司商标权所致。所以，撤销浙江高院关于法国公司应该赔偿李道之3000万损失的原终审判决，改判50万。

  同样，在“新百伦”案中，被告新百伦公司在商品上同时使用“新百伦”这三个字、以及“new balance”“N”商标，因而被告生产销售商品所获得的9800万利润并非全部来源于“新百伦”这三个字。更为重要的是原告没有大量使用和投入广告培育“新百伦”品牌。所以，我们最后改判这个案件不需赔偿原告9800万元的损失，而仅仅赔偿原告500万元。

  为何这个问题跟我们前面说到的问题密切相关呢？原因就是不能给那些没有意图使用、没有实际使用、以及使用规模不大的商标权人一个非常巨额的赔偿。这样非但不能达到保护知识产权的目的，反而刺激了商标的恶意抢注和囤积行为。毕竟巨大的不当利益，是巨大的不当行为的真正催化器。

三、侵害商标权民事诉讼应如何应对恶意注册行为的思考和建议

首先，应当坚持在民事侵权诉讼中不予保护恶意抢注、囤积商标的原则。如前所述，在王碎永案件中，最高法院指导性案例的确立，明确了任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使商标权的行为，均属于权利滥用，相关主张不能得到法律的保护和支持。这个原则的要件是清晰的，抢注与囤积商标，扰乱商标行政管理秩序，损害他人民事权益，违背商标法立法宗旨和精神，严重影响国家品牌战略和对外开放的国际形象，无论是取得还是行使这种“伪权利”，都属于另一种假冒或者损人自肥的行为。如果在民事程序中，再机械坚持一切“获得注册证就受保护”的主张，毫无疑问会使得整个问题的解决迟缓滞后，使司法的目的被扭曲。

 第二，真正的权利人可以发起对恶意抢注人、囤积人的不正当竞争之诉、知识产权恶意诉讼导致他人损害之诉、确认不侵权之诉以及侵害商标权之诉。其中不正当竞争行为的构成要件是：恶意抢注他人具有一定影响力的商业标识或恶意囤积商标，攀附他人商誉、名誉，占用公共资源，扰乱竞争秩序，自行使用或阻碍被抢注人使用，给被抢注人造成经济损失的行为。知识产权恶意诉讼导致他人损害行为的构成要件除以上要件外，还另外必须有恶意发起诉讼，给被抢注人造成经济损失的行为要件。抢注侵害商标权行为的要件与一般侵害商标权行为的要件有所区别，前者主要是抢注并使用他人具有一定影响力的商标，攀附他人商誉，在使用中造成他人商标淡化和贬损，并导致被抢注人经济损失的行为。

 第三，民事诉讼中对于恶意抢注和囤积不予保护应以抢注囤积事实显而易见为标准。长期以来，在民事诉讼程序中，判决不愿意评价注册商标的效力，正是由于民事法官毕竟对于注册商标的效力没有最终的决定权，出于慎重和维护司法权威的考量，大家会更有动力倾向于以注册证书为准。之所以现在部分案件中这一认知发生变化，是因为这些案件中的抢注与囤积是显而易见的，不太具备争议性的。同时，也出于对维护商标管理秩序和制止恶意攀附行为的更高价值观考量，更出于对抢注、囤积恶劣现状的深刻认识。所以，在有明确的证据显示原告的商标属于抢注或者囤积取得时，不予保护其对被告经营的恶意骚扰，才能真正发挥商标法的功能。

第四，真正填平被抢注人损失才能遏制恶意注册行为。在被抢注人发起的反请求赔偿的案件中，在被抢注人明确证明其损失包括：1）有一定影响力的商标被混淆、被淡化、被贬损给权利人带来损失；2）被抢注人为索回自己权利支付的律师费、公证费、差旅费、专家证人费、诉讼费等等一切合理的维权费用；3）被抢注人因恶意诉讼作为被告支出的律师费、公证费、差旅费、专家证人费、诉讼费等等一切费用；以及错误赔偿给恶意注册人的费用，等等的情况下，法院应判令支持被抢注人的该等损失。如果恶意注册行为不付出远远高于其获利的成本和代价，要遏制这种行为，只怕是空中楼阁。

 第五，对商标权利否定之后的责任追溯，应当以恶意为限。如果没有恶意，善意的商标注册被撤销之后，对此进行追责的话，会造成商标本身的权利流转不安全。所以，以恶意为限，这样才能平衡公众与权利人的利益,从而保护交易安全以及商标许可制度的健康发展。

 对于恶意抢注和囤积的行为，如果我们保护它，我们不是在保护知识产权，我们恰恰是在保护那种侵害他人知识产权或者恶意霸占公共资源的行为。因为恶意注册行为是另外一种侵权，是另外一种傍名牌，是攀附别人、损人自肥的行为，这种行为也同样是知识产权法和竞争法应该予以规制和打击的对象。

（全文完）

2018年10月17日于广州

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