创造性角度下的背景技术

01 创造性与背景技术的关系

1.从创造性角度出发

专利创造性的判断标准经历了一个从灵感标准到非显而易见性标准的客观化的过程。各国专利法及其审查指南从判断基准，判断方法等方面保障专利创造性审查的客观性。

我国审查指南规定的本领域技术人员的概念为创造性提供了客观的判断基准，审查指南规定的“三步法”为创造性的客观化判断提供了一种方法。

然而在创造性的判断过程中，对发明的理解、现有技术的检索、创造性的审查各个环节难免掺入有悖于客观化要求的审查员的主观认识。

2.从审查指南角度出发

背景技术部分是专利申请文本的说明书中重要的、不可或缺的内容。

专利法实施细则第17条第1款第（二）对背景技术的内容进行了规定：写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术。

审查指南进一步对背景技术记载的内容进行了规定：尽可能地引证与发明或者实用新型专利申请最接近的现有技术文件；还要客观地指出背景技术中存在的问题和缺点；在可能的情况下，说明存在这种问题和缺点的原因以及解决这些问题时曾经遇到的困难。

3.关系

在实践中，申请人在撰写申请文本时，一般会遵循前述规定，还会经过全面的检索、分析，以在背景技术部分记载最接近的现有技术。大多数申请人也会指出背景技术部分记载的技术内容存在的原因，以引出专利申请的发明要解决的技术问题。

然而，若对专利法实施细则，审查指南的前述撰写规定把握不当，背景技术部分的内容可能会给发明创造性的客观化审查带来不利的影响，可能会引导审查员误判发明的创造性。

02 具体内容

1、背景技术部分记载的内容存在被视为现有技术的可能

针对背景技术与现有技术的关系，人民法院认为“相关法律法规并未规定背景技术应记载的必须是申请日以前公开的现有技术。故在背景技术没有给出引证文件的情况下，不能确认背景技术部分记载的技术方案已经进入能够为公众获得的状态，也不能仅仅因为专利权人将该技术记载在说明书背景技术部分即认定该技术为现有技术”。

一方面，虽然有人民法院的前述观点，并且专利法和专利法实施细则确实没有明确规定背景技术就是现有技术，但难以确保所有的审查员在判断发明的创造性时都会按照人民法院的前述观点来理解发明。将背景技术视为现有技术的情况是时有发生的。

【案例】

在 2011 年专利复审委发出的一件无效决定书中，审查员认为“本专利说明书第 1页有记载‘公知的旁通型手动油泵，都是设置在燃油滤清器座上然后过滤前的燃油的进油侧’，从中可以得知专利权人认为现有技术中的手动油泵通常就是旁通型手动油泵”，审查员将背景技术中没有引证文件的技术内容视为专利权人自认的专利法意义上的现有技术。

另一方面，人民法院的前述观点中，背景技术不一定是现有技术，但背景技术引证了文件的内容应该就是现有技术，若对引证的文件进行分析，并指出其存在的问题，同样分析内容以及分析结果极有可能会别视为现有技术达到的水平。

再一方面，从答复审查意见的实践来看，很多审查员会将背景技术记载的部分内容视为公知常识。

还有，在国外（如美国）一些专利制度中，记载在背景技术部分的内容会被视为自认的现有技术。

2、在背景技术部分指出现有技术的问题或问题存在的原因可能会对创造性的审查带来不利影响

专利申请文件撰写的实践中，一种通常的做法是在完成发明后，进行全面的检索，选择检索出的对比文件作为发明最接近的现有技术，记载在背景技术部分。并且按照审查指南的规定，进一步地在背景技术部分指出引证文件中现有技术存在的问题，尽可能地分析问题产生的原因。

然而，许多技术的问题、缺点是随着技术水平的发展、积累才逐步显现出来的，在显现出来之前，其并不为本领域的人们了解。还有一种情况也是常见的，即现有技术存在的问题虽然已广泛地被本领域的人们了解，但其问题或缺点产生的原因人们不知晓，也难以获知。

超出本领域技术人员具备的审查指南规定的知晓能力或获知能力的技术贡献，在判断发明的非显而易见性时，即判断现有技术是否给出以使发明显而易见的技术启示时，该贡献应该被考虑。

【案例】

一个机械系统有四根以上的主轴，人们通常选择 A 主轴作为动力的输入轴，以减小系统变形，过去无法通过试验来验证人们的选择，随着分析技术的发展，借助于计算机模拟软件实现了该机械系统的受力分析，后来发明人发现 B 主轴才是系统变形的主因，至此发明人发现了新的技术问题，即 B 主轴容易导致系统变形。发明人进一步地发现 B 主轴是由于承受了过大的弯曲载荷而导致了系统变形，即发现了技术问题产生的原因。这里，技术问题的发现以及技术问题产生的内因的发现超出了本领域技术人员的知晓能力和获知能力。

技术问题或技术问题产生的原因对于发明的产生具有导向作用，其犹如遮挡发明人视线的窗户纸，当披露了技术问题或技术问题产生的原因，这层窗户纸就被捅破了，因此就很容易发现解决技术问题的关键，从而获得发明。同样以前述例子为例，发明人的发明就是增加了B主轴的直径，以提高承受更大的弯曲载荷的能力，从而解决了技术问题。在获知技术问题以及解决技术问题的内因后，增加 B 主轴的直径对于本领域技术人员来说是一种常规选择。

另一方面，引证文件实际上一般仅记载其技术效果（以体现其各种好处），不会记载技术问题或缺点。因此申请人或代理人在指出引证文件的问题或缺点时，会参照发明解决的技术问题来指出引证文件的问题或缺点，以及技术问题或缺点产生的原因。这时候的分析和说明可能会暗示发明的关键构思，相当于将发明对现有技术的贡献提前透露到背景技术部分。审查员顺着申请人的前述撰写思路，会获得前述暗示，因此通常会将技术问题的提出、技术问题产生的内因视为现有技术已达到的水平。

再一方面，在大量的审查意见通知书中，可以看到审查员采用这样的表述“当本领域技术人员面对该技术问题时，容易想到⋯⋯技术方案，因此发明相对于本领域技术人员是显而易见的，不具备创造性”，其中“当本领域技术人员面对该技术问题时”的潜台词就是本领域技术人员已认识到这样的技术问题或技术问题产生的原因。因此，在背景技术部分指出现有技术的问题，可能会引导审查员以“事后诸葛亮”方式来理解发明，主观地提高现有技术的发展状况，弱化发明的创造性。

3、在背景技术部分记载最接近现有技术可能会对创造性的审查带来不利影响

确定发明的最接近的现有技术是发明创造性判断三步法中的第一步，是审查员完成的工作。审查指南是由国家知识产权局局长签署的国家知识产权局令生效的部门规章，即审查指南是国家知识产权局内部人员制定，虽然在制定会征集申请人、代理机构的意见，但不可避免的其更多的是从审查员角度来制定规则，以方便工作的开展，基于此，审查指南要求“引证与发明或者实用新型专利申请最接近的现有技术文件”是可以理解的。但申请人或代理人将最接近的现有技术作为背景技术主要内容来说明，可能会给发明创造性判断的客观性带来不利影响。

03 撰写建议

1.说明书构成角度—法条角度

一般而言，专利申请文件说明书包括技术领域、背景技术、发明内容、附图说明和具体实施方案等五个组成部分，其中背景技术应“写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件”（专利法实施细则第 17 条）。

2. 撰写现状

背景技术的重要性并未引起绝大部分申请人或代理人的重视，部分专利申请甚至都无法达到以上基本要求

3. 撰写注意的点

点1：技术问题分为：发现问题+具体问题，不要把发现问题这个点在背景技术上写出来；

点2：不要自认现有技术；

点3：最接近的现有技术最好不要写的背景技术中去，比如我们一般要求不再背景技术中写具体的申请号。

文源：软唐知识产权

编辑、排版：知识产权进行时

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