专利被驳回，3个复审阶段的创造性答复策略
The Author :
作 者：樊 倩 华进专利事业群
审 稿：谢曲曲 华进专利事业群
原标题：专利申请被驳回不要慌，给你三个有关创造性的答复思路
内容提要：
🔘 引言
🔘 案例介绍
🔘 案例分析
I. 复审请求准备过程
II. 实审阶段与复审阶段答复异同点比较
🔘 案例启示
（本文共计4000+字，建议阅读时间20分钟）
引言
复审程序是因专利申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续。
专利申请人如果对驳回决定不服可以依法向“专利局复审和无效审理部”（2019年更名，前身为专利复审委员会，以下为便于表述继续沿用“复审委”的简称）请求复审，若对于复审程序的审查结论还不服，当事人还可以向人民法院起诉。复审程序采用【合议审查制度】，即复审委成立由三或五人组成的合议组负责审查。因此，相较实审阶段由审查员个人独立完成，复审程序更加客观，对技术方案理解和法律适用的判断更加准确，从而能够纠正错误的审查结论。由此可见复审程序是【驳回案件“逆风翻盘”的重要机会】，大部分驳回案件也主要是走复审程序，能够走到诉讼阶段的案件则较少。
当前发明专利申请的实质审查程序中，关于创造性的审查意见较为普遍，相应地以发明不具备创造性为理由驳回的案件也成为驳回案件的主要类型。如果希望通过复审程序使得以创造性驳回的专利申请获得授权，则还需要结合该申请案的实审情况对专利申请是否具备创造性进行仔细梳理和客观判断。下面将结合笔者代理的一个实际案例简单谈一下复审阶段有关创造性的答复思路，以期对个人实务工作做一些总结，也为业内同行提供一些参考。
案例介绍
本申请涉及在EVA胶膜上印刷图案的方法，驳回决定所针对的权利要求1如下：
1. 一种在EVA胶膜上印刷图案的方法，其特征在于，包括以下步骤：
步骤1，将油墨∶稀释剂∶固化剂按比例混合得到油墨混合料；
步骤2，搅拌混合料，控制粘度在某特定值；
步骤3，混合料经固定网框渗透到网框下方的EVA胶膜表面；
步骤4，将印刷好的EVA胶膜表面的油墨混合料烘干，控制烘干温度和烘干时间。
本申请解决的技术问题：车用发光玻璃的照明图案通常印刷在玻璃结构内，印刷存在困难，且弯曲的玻璃难以印刷图案。本申请取得的技术效果：油墨直接印刷在EVA胶膜表面，二者粘附性强，印刷操作简单，生产效率高，可扩展适用于大拱高、复杂曲率产品，又可以实现量产。
对比文件1（以下简称D1）解决的技术问题是：提供一种结构简单、功能多样、既能美化环境又起到节能环保的具有长余辉发光性能的夹胶玻璃及其制备方法。对比文件1采用的技术方案如下：一种具有长余辉发光性能的夹胶玻璃的制备方法，步骤如下：
1）将PVB或EVA胶片贴敷在玻璃片a上；
2）将长余辉荧光材料、油墨和稀释剂混合并搅拌均匀，制得荧光浆料；
3）将荧光浆料通过丝网印刷的技术丝网印在玻璃片a有胶片的一面，然后在25-35℃下烘烤5-20分钟，制得丝印层；
4）将玻璃片b紧贴在玻璃片a丝印层上，然后置于110-200℃下保温60-90min，即可制得具有长余辉发光性能的夹胶玻璃。
对比文件2（以下简称D2）公开了一种光伏级油墨组合物，其原料配方包括：基体树脂40~70份，色浆50~90份，粘结促进剂2~6份，界面调节剂0.5~2.5份，增容剂4~10份，油墨助剂2~10份，固化剂15~22份，稀释剂40~80份。该油墨组合物不仅可喷墨打印用于光伏组件封装背板上，且克服了喷头堵塞等问题，使得该油墨组合物能够长期连续工作，并优化了背板涂层与EVA、POE等封装胶膜的界面亲和性与匹配性，显著提高了非极性成分的胶膜与涂层间的粘结强度。
本案审通及答复过程如表1所示。
表1 本案审通及答复过程
案例分析
>>> 复审请求准备过程
1. 首先通读本申请与对比文件的内容，预判对比文件与本申请是否接近。
经初步分析，本申请是直接在EVA胶膜上印刷油墨，具有粘附性强、操作简单生产效率高、应用范围广等优点，尤其适用大拱高、复杂曲率产品，可以解决在弯曲玻璃上难以印刷图案的问题。而D1虽然可以在EVA上印刷油墨，但需要先将EVA贴附在玻璃表面，并不能很好适应弯曲玻璃的印刷，且D1未考虑如何提高油墨在EVA表面附着力的问题，D2涉及的是喷墨油墨而不是印刷油墨，因此初步判断本申请与对比文件尚有较多区别，有可提复审的基础。
2. 按照客户要求，先给出初步驳回分析意见，梳理实审阶段答复理由、驳回决定中审查员的主要观点、审查员与申请人争议的焦点等，并整理可提复审的要点，给出建议提复审的结论。
【实审阶段答复理由】
具体参见表1。
【驳回决定中审查员的主要观点】
D1公开了本申请的在EVA表面印刷油墨和烘干处理的步骤，相关工艺条件可常规选择；
D2公开了油墨、稀释剂、固化剂混合制备油墨混合料以及搅拌的步骤，且D2将油墨打印在EVA胶膜上，并解决了如何提高油墨在EVA胶膜上的附着力的技术问题，对本申请存在技术启示，油墨原料配比及粘度可根据实际需求常规选择。
【审查员与申请人争议的焦点】
D2是否公开了在EVA胶膜上打印油墨；
本申请采用的烘干温度和时间等参数是否在D1基础上结合D2及公知常识即可容易获得。
【提炼可提复审的点】
经过深入分析本申请以及对比文件，结合实审阶段答复情况，笔者发现驳回决定中审查员对于对比文件的理解存在错误和偏颇，在此基础上挖掘到以下几个可提复审的点，这几点内容能够用于消除审查员与申请人的争议，具体如下：
A、根据说明书记载的内容可知，本申请的EVA胶膜印刷油墨时是独立于玻璃片的，能够解决在玻璃上直接印刷图案存在印刷困难、难以适应弯曲玻璃的问题；而D1的EVA胶膜首先需要贴敷在玻璃片a上，印刷完成后直接将玻璃片b与玻璃片a合片，D1的方案仍然存在难以适应弯曲玻璃的问题；
B、D1烘干参数与本申请差别较大，本申请既可以快速烘干也不会导致EVA胶膜熔融使图案变形；D2烘烤时间过长，会影响 EVA 胶膜的性能，对本申请烘干参数不存在技术启示；
C、D2油墨组成与本申请实质不同，得到的是适用于喷墨打印的油墨，而本申请是丝印油墨，二者不是同类油墨；
D、审查员对D2的理解存在错误，结合D2说明书的内容可知，其通过喷墨打印方式将油墨形成于透明封装背板上，然后再和封装胶膜EVA或POE压合，该EVA胶膜并非作为底材承载打印图案，而是作为批覆材料披覆于已经打印好图案的透明封装背板上。
3. 基于以上驳回分析内容，申请人确认提复审，在此基础上准备修改文件以及复审请求书。
这里需要说明的是，一份逻辑清晰、层次分明、重点突出的复审请求书也会成为加分项，本案中笔者采用的撰写逻辑是：按照“三步法”的顺序先列出区别技术特征，确定实际解决的技术问题，然后先逐一分析D1与本申请的区别，接着总结对比本申请与D1解决的技术问题、主要改进点、取得的技术效果，得出二者发明构思完全不同的结论；再分析D2，指出其公开的技术内容是什么，相关内容是否对应公开了区别特征及其所起的作用是否与区别特征在本申请中的作用相同，并明确指出审查员的理解错误，最后得出D2无法给出技术启示的结论。整体行文结构其实是“分-总”式结构，无论是针对D1还是D2，都从技术细节展开最后都回到了整体方案的总结上。
>>> 实审阶段与复审阶段答复异同点比较
本案在前置审查阶段审查员直接撤驳然后授权，表明此次提交的复审请求应当有能够打动审查员的亮点，下面通过表2看一下实审（二通）和复审阶段答复要点的异同。
表2 实审与复审阶段答复要点的比较
通过表2的对比能够看出，在复审阶段虽然有多处答复要点与实审阶段是保持一致的，但笔者自身也做了大量工作重新梳理整个审查过程，并深入挖掘了申请文件记载的细节，获得其他可争辩点，以及对此前已涉及的答复要点也做了调整、补充和完善。当这样一份逻辑清晰、内容详实、论述有理有据的复审请求书呈现给审查员时，相信说服力必然会大大增强。
案例启示
通过以上案例，笔者总结了复审阶段对于创造性的一般答复思路如下，希望在操作层面能够对申请人/代理师产生一定借鉴意义。
1. 重新回顾一下本申请与对比文件的技术内容，合理预判对比文件是否能够否定本案创造性。
这一步先站位申请及对比文件的整体做初步预判，申请人/代理师只需要基于朴素的技术知识大体了解本申请及对比文件是做什么，怎么做，二者方案是否“很像”，获得驳回决定是否合理的“第一印象”。若不合理，基本就有了提复审的基础。
2. 回顾一下实审阶段历次审查意见以及答复情况，了解实审阶段答复有什么不足和可借鉴之处；对驳回决定仔细解读，找出能够反驳的点。
可以从以下几种情况着手（这里只是举例），比如：
1）由于对申请文件和/或对比文件理解错误而导致有明显事实认定错误或遗漏重要区别特征，例如以上案例中关于D2是否以EVA胶膜为喷墨打印的基材，审查员就存在明显的事实认定错误；
2）基于区别特征确定的实际解决的技术问题明显错误，且这种错误导致了创造性的判断结论错误，比如导致了在寻找技术启示时方向出错；
3）对于技术特征的拆分过于支离破碎，用多篇对比文件拼凑式评述创造性，忽略了技术特征之间协同作用产生的特定技术效果；
4）公知常识应用不合理，将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时缺乏详细分析，也无法提供证据证明，且申请人有充分证据证明现有技术中真正的公知常识或常规技术手段并非本申请采用的技术手段；
5）本申请与对比文件存在相反的发明构思，对比文件明显只能给出相反的教导或启示。
3. 在找出可反驳的点之后，在申请人确认复审的基础上，确定是否需要修改权利要求并相应准备复审文件。
其中针对申请文件的修改需要注意凸显本案具备创造性的亮点并兼顾保护范围，若争议的焦点在实审阶段提交的修改文本中都已记载，则可以不再修改申请文件。例如以上案例中，争议的焦点基本都记载在了答复二通时提交的权1中，由于代理师挖掘到了可凸显本申请印刷油墨时直接在EVA膜上印刷而无需先贴附在玻璃上的证据，即“烘干后用于夹层玻璃的合片使用”，于是将这句相当于用途特征的内容加入权1，既没有明显限缩保护范围也利于争辩本申请与D1的不同之处。
🌟🌟🌟复审请求书的撰写逻辑要注意层次分明，详略得当，重点突出，行文方式最好有清晰的脉络，比如以“分-总”结构展开，例如以上案例即采用这一撰写结构，其他合适的撰写方式也是可行的，只要论述逻辑清晰即可。
但无论采用何种撰写逻辑，都应当注意坚持“整体性原则”，比如一一比对分析区别特征和技术细节后，要回到申请文件、对比文件的整体，论述过程完成“闭环”，也就是说，在逐一分析了区别特征后，应当能够再站位到技术方案的整体进行一定的总结性比对，从技术问题、技术手段、技术效果上把握方案的不同，以上案例即坚持了这一原则。当然，“整体性原则”更注重的是对技术方案实质、内核的理解而不拘泥于形式上的“整体性”。坚持“整体性原则”才能避免只看到局部而忽略整体导致创造性的判断出现偏差的情况，也即避免“一叶障目不见泰山”。
▌文源：华进知识产权 编辑：知识产权进行时
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