确定了！国外法院的判决在我国是否有效力——适用韩国法判决专利权转让合同纠纷案

国外法院的判决在我国有效力吗？适用韩国法判决专利权转让合同纠纷案——北京知产法院五周年典型案例系列

案例报告共计5439字，阅读大约需要 17 分钟

本案涉及域外主体之间的知识产权纠纷，包括对国际管辖权的审查、外国法的适用等涉外案件中的典型程序问题的认定，是一个典型的案例，值得分析和探讨。

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文 | 张颖 迪丽努尔

目录

一、案件信息

二、裁判要旨

三、案情简介

四、裁判要点

五、实务经验总结

六、相关法律规定

七、法院判决原文

八、延伸阅读

No.1

案件信息

案件文书：LG显示有限公司与田中荣等一审民事判决书【(2016)京73民初1155号】

合议庭成员：崔宁（审判长）、张檬(人民陪审员)、韩树华(人民陪审员)

No.2

裁判要旨

（一）在确定国际民事管辖权时，还应当考虑行使管辖权的有效性。民事诉讼审判的根本目的在于解决当事人之间的民事纠纷，保护当事人的合法权益，作为涉外民事诉讼程序的一部分，确定国际民事管辖权亦应当符合这一目的要求。在法律规定的专属管辖权之外，如果当事人协议管辖的法院出现上述使得判决不能得到执行的情况时，相应的协议管辖约定亦不应有效。

（二）我国法律冲突法允许当事人在知识产权转让合同中协议选择适用法院地法之外的法律。虽然双方当事人的管辖约定中关于中国专利的部分无效，但涉案协议对管辖法院和适用法律分别进行了约定，关于适用法律的约定不违反中国法律的强制性规定属有效约定。

No.3

案情简介

    2004年4月，LG显示有限公司（简称LG公司）与田中荣、大林精工株式会社（简称大林株式会社）签订涉案协议，约定包括中国涉案专利在内的多项专利权由被告转让给原告，纠纷管辖法院为韩国首尔中央地方法院.

     2006年，LG公司向韩国首尔中央地方法院对田中荣、大林株式会社提起诉讼，诉讼请求包括请求法院判令本案涉案专利的专利申请人变更为LG公司，韩国首尔中央地方法院以对该诉讼请求不享有国际司法管辖权为由，于2007年8月23日驳回对该诉讼请求的起诉。LG公司不服，向韩国高等法院提起上诉，韩国首尔高等法院于2009年1月21日作出判决，被告履行转让协议，变更专利权人。田中荣、大林株式会社不服首尔高等法院的上述判决，上诉至韩国最高法院。韩国最高法院认为，该专属国际管辖权协议有效。韩国最高法院于2012年1月20日判决驳回上诉。

No.4

裁判要点

一审法院认为：

    1.虽然双方当事人约定履行协议引发的纠纷均由韩国法院管辖，但在确定本案管辖法院时，应当预期到双方当事人约定的管辖法院所作出的判决有可能出现不具有执行力的情况，这就意味着当事人的合法权益有可能得不到法院的保护。而事实上，尽管韩国法院对涉案纠纷进行了审理和判决，但作出的判决也确实出现了无法执行的情况，致使原告LG公司只能通过在中国再次起诉的方式维护自己的权益。因此，本院认定双方当事人的管辖约定中关于中国专利的部分无效。

    本案涉及的合同标的为专利权，且被告大林株式会社有可供执行的专利权，专利权人的变更须在国家知识产权局完成，故本案纠纷与本院所在地存在实际联系，作为对辖区内涉专利第一审民事案件具有管辖权的法院，本院对本案有管辖权。

    2.关于审理本案实体争议的法律适用.虽然本院认定双方当事人的管辖约定中关于中国专利的部分无效，但涉案协议对管辖法院和适用法律分别进行了约定，关于适用法律的约定不违反中国法律的强制性规定，应属有效。原告LG公司主张被告大林株式会社应履行合同，其关于合理费用的主张亦属于因合同纠纷而主张的合理费用，故对于本案争议，均应根据涉案协议的约定适用韩国法进行审理。

No.5

实务经验总结

（1）中国专利转让合同纠纷中协议约定由外国法院管辖的问题；

     专利转让合同纠纷可以适用外国法的规定，针对专利权这一私权纠纷约定适用的法律应当尊重其意思自治。

（2）涉及中国专利的转让合同纠纷是否可以适用外国法的问题；

     我国法律冲突法允许当事人在知识产权转让合同中协议选择适用法院地法之外的法律。关于适用法律的约定不违反中国法律的强制性规定，应属有效。

（3）专利权属纠纷与专利转让合同纠纷的区别问题；

     本案与IPAD商标权属纠纷有相似之处，都易将专利权属纠纷与专利转让合同纠纷混淆，本案起初以在韩国生效判决为证据，案由为专利权属纠纷，但是由于法官不认可对韩国生效判决，该案由转变为专利转让协议纠纷，其转变思路对今后类似案件提供了指引。

（4）针对同一法律关系外国法院已经做出的生效判决的在本案中的效力问题

     本案中，由于中国与韩国之间尚未缔结或者参加相互承认和执行法院民事判决、裁定的国际条约，亦未建立相应的互惠关系，故韩国法院作出的判决在中国不能得到承认和执行。因此针对同一法律关系外国法院已经做出的生效判决在本案的效力要看两国有无缔结或者参加相互承认和执行法院民事判决、裁定的国际条约，或者有无建立相应的互惠关系。因此本案中法院认为确定本案管辖法院时，应当预期到双方当事人约定的管辖法院所作出的判决有可能出现不具有执行力的情况，以此认定该生效判决是否有效。

No.6

相关法律规定

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百三十一条规定：

     涉外合同或者其他财产权益纠纷的当事人，可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地、侵权行为地等与争议有实际联系地点的外国法院管辖。

《中华人民共和国专利法》第十条第三款：

     专利申请权和专利权可以转让。转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。

《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》于2011年施行，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国涉外民事关系法律适用法>若干问题的解释（一）》第二条规定

     适用法实施以前发生的涉外民事关系，人民法院应当根据该涉外民事关系发生时的有关法律规定确定应当适用的法律；当时法律没有规定的，可以参照涉外民事关系法律适用法的规定确定。

《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十九条

     当事人可以协议选择知识产权转让和许可使用适用的法律。当事人没有选择的，适用本法对合同的有关规定。

《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十五条

     因合同纠纷或者其他财产权益纠纷，对在中华人民共和国领域内没有住所的被告提起的诉讼，如果合同在中华人民共和国领域内签订或者履行，或者诉讼标的物在中华人民共和国领域内，或者被告在中华人民共和国领域内有可供扣押的财产，或者被告在中华人民共和国领域内设有代表机构，可以由合同签订地、合同履行地、诉讼标的物所在地、可供扣押财产所在地、侵权行为地或者代表机构住所地人民法院管辖。

No.7

法院判决原文

本院认为：

一、关于本案的管辖权

     本案中，原告LG公司和被告大林株式会社在涉案协议中明确约定因该协议引发的纠纷管辖法院为韩国首尔中央地方法院，且LG公司曾因该协议引发的纠纷起诉至韩国首尔中央地方法院，其中诉讼请求包括请求法院判令本案涉案专利的专利申请人变更为LG公司。虽然韩国首尔中央地方法院认为对该诉讼请求不享有国际司法管辖权，但韩国首尔高等法院、韩国最高法院在二审、三审中认定韩国法院对该诉讼请求享有国际司法管辖权，并对案件进行了实体认定。现原告LG公司以相同的事实和理由向本院提起诉讼，故本案涉及到本院是否可以受理本案的问题。
　　《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百三十一条规定：“涉外合同或者其他财产权益纠纷的当事人，可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地、侵权行为地等与争议有实际联系地点的外国法院管辖。根据民事诉讼法第三十三条和第二百六十六条规定，属于中华人民共和国法院专属管辖的案件，当事人不得协议选择外国法院管辖，但协议选择仲裁的除外。”可见，我国民事诉讼法认可当事人对涉外合同纠纷的协议管辖，并规定了当事人之间的协议管辖与法律规定的专属管辖相冲突时的处理原则。本院认为，在确定国际民事管辖权时，还应当考虑行使管辖权的有效性。民事诉讼审判的根本目的在于解决当事人之间的民事纠纷，保护当事人的合法权益，作为涉外民事诉讼程序的一部分，确定国际民事管辖权亦应当符合这一目的要求。如果管辖法院作出的判决应当具有执行力而实际不能得到执行，当事人的合法权益有可能无法真正得到实现，则该管辖法院的确定使得民事审判的功能不能实现，违背了民事诉讼的根本目的，因而是不适当的。在当事人协议管辖的情形下，通常情况下应尊重当事人的意思自治，但对当事人的意思自治并非没有限制，在法律规定的专属管辖权之外，如果当事人协议管辖的法院出现上述使得判决不能得到执行的情况时，相应的协议管辖约定亦不应有效。
　　本案中，虽然纠纷的争议对象是涉案协议的履行情况，但争议的结果涉及中国专利权权属的变更。根据《中华人民共和国专利法》第十条第三款的规定，转让中国专利权只有在中国的国家知识产权局完成登记才能生效。然而，由于中国与韩国之间尚未缔结或者参加相互承认和执行法院民事判决、裁定的国际条约，亦未建立相应的互惠关系，故韩国法院作出的判决在中国不能得到承认和执行。因此，虽然双方当事人约定履行协议引发的纠纷均由韩国法院管辖，但在确定本案管辖法院时，应当预期到双方当事人约定的管辖法院所作出的判决有可能出现不具有执行力的情况，这就意味着当事人的合法权益有可能得不到法院的保护。而事实上，尽管韩国法院对涉案纠纷进行了审理和判决，但作出的判决也确实出现了无法执行的情况，致使原告LG公司只能通过在中国再次起诉的方式维护自己的权益。因此，本院认定双方当事人的管辖约定中关于中国专利的部分无效。
　　《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十五条规定：“因合同纠纷或者其他财产权益纠纷，对在中华人民共和国领域内没有住所的被告提起的诉讼，如果合同在中华人民共和国领域内签订或者履行，或者诉讼标的物在中华人民共和国领域内，或者被告在中华人民共和国领域内有可供扣押的财产，或者被告在中华人民共和国领域内设有代表机构，可以由合同签订地、合同履行地、诉讼标的物所在地、可供扣押财产所在地、侵权行为地或者代表机构住所地人民法院管辖。”本案涉及的合同标的为专利权，且被告大林株式会社有可供执行的专利权，专利权人的变更须在国家知识产权局完成，故本案纠纷与本院所在地存在实际联系，作为对辖区内涉专利第一审民事案件具有管辖权的法院，本院对本案有管辖权。
　二、关于审理本案实体争议的法律适用
　　《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》于2011年施行，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国涉外民事关系法律适用法>若干问题的解释（一）》第二条规定：“涉外民事关系法律适用法实施以前发生的涉外民事关系，人民法院应当根据该涉外民事关系发生时的有关法律规定确定应当适用的法律；当时法律没有规定的，可以参照涉外民事关系法律适用法的规定确定。”本案涉及的民事关系发生于《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》施行之前，因此，关于本案的法律适用，应根据《中华人民共和国民法通则》有关涉外民事关系法律适用的规定予以确定。
　　根据《中华人民共和国民法通则》第一百四十五条第一款的规定，涉外合同的当事人可以选择处理合同争议所适用的法律。同时，参照《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十九条有关知识产权转让和许可合同法律适用的特别规定，当事人可以协议选择知识产权转让和许可使用适用的法律。可见，我国法律冲突法允许当事人在知识产权转让合同中协议选择适用法院地法之外的法律。本案中，虽然本院认定双方当事人的管辖约定中关于中国专利的部分无效，但涉案协议对管辖法院和适用法律分别进行了约定，关于适用法律的约定不违反中国法律的强制性规定，应属有效。原告LG公司主张被告大林株式会社应履行合同，其关于合理费用的主张亦属于因合同纠纷而主张的合理费用，故对于本案争议，均应根据涉案协议的约定适用韩国法进行审理。
　　原告LG公司在诉讼过程中提交了崔吉子翻译，北京大学出版社2010年8月出版的《韩国最新民法典》中的《韩国民法典[法律第9650号]》译文作为依据，鉴于被告大林株式会社未提出异议，本院确认以该译文的内容作为本案适用法律的文本。
　　三、关于原告LG公司的诉讼请求是否成立
　　《韩国民法典》第一百零五条规定：“法律行为的当事人，为不抵触法律规定的善良风俗及其他社会秩序的意思表示时，依该意思表示。”涉案协议系原告LG公司、被告大林株式会社及案外人田中荣的真实意思表示，并无抵触法律规定的善良风俗及其他社会秩序的情形，故应依当事人的意思表示成立并生效。
　　《韩国民法典》第三百八十七条规定：“（一）债务履行有确定期限的，债务人自期限届至时起，负迟延责任。债务履行期限不确定的，自债务人知道期限届至时起，负迟延责任。（二）债务履行无期限的，债务人自受履行请求之时起，负迟延责任。”第三百八十九条规定：“（一）债务人任意不履行债务时，债权人可向法院请求强制履行。但根据债务性质，不得强制履行的除外。（二）前款债务以法律行为为标的的，可请求以裁判代替债务人意思表示；以非专属于债务人本人的作为为标的的，可向法院请求由债务人承担费用，由第三人为之。（三）该债务以不作为为标的的情形，债务人违反该义务的，债权人可以向法院请求由债务人承担费用除去该违反部分并对将来作出适当处分。（四）前三款规定，不影响请求损害赔偿。”涉案协议中约定大林株式会社依照LG公司规定的时间和方式将本案涉案专利无偿转让给LG公司，并未约定具体的转让时间，但至迟自大林株式会社于2006年收到LG公司在韩国法院的起诉材料时起，大林株式会社应负迟延责任。原告LG公司据此请求法院判令大林株式会社履行涉案协议，将涉案专利转让给LG公司，符合《韩国民法典》的规定。
　　《韩国民法典》第三百九十二条规定：“债务人对于无过失迟延履行，亦应赔偿因履行迟延而产生的损失。但若债务人在履行期内即使履行，亦不可避免损失的除外。”由于原告LG公司未提交任何证据对其主张予以证明，故本院对其该项诉讼请求不予支持。
　　综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第一百四十五条、《中华人民共和国专利法》第十条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第二百六十五条之规定，本院判决如下：
　　一、大林精工株式会社于本判决生效之日起十五日内，将专利号为ZL02120635.X，名称为“液晶显示装置及其驱动方法”的发明专利权变更登记至LG显示有限公司名下；
　　二、驳回LG显示有限公司的其他诉讼请求。

No.8

延伸阅读