利用专利“敲诈勒索”？专利纠纷应慎用刑法
根据7月21日澎湃新闻发布了题目为上海破获敲诈拟上市公司案：囤数百“专利”再借诉讼之名勒索的新闻，主要内容如下：
近期上海市公安局经侦总队会同浦东分局，破获一起以影响企业上市为要挟、非法索取巨额钱财的敲诈勒索案件。目前本案已进入审查起诉阶段。警方透露，这是上海破获的首例在企业IPO过程中，以知识产权诉讼为手段进行敲诈勒索的案件。
上海警方介绍，2017年3月至7月期间，犯罪嫌疑人李亮、孙强二人获悉A公司正处于筹划股票首次发行的消息后，合谋利用李、孙二人控制的甲公司，以A公司侵犯甲公司专利权为名，多次恶意发起诉讼、向证监会恶意举报。与此同时，李亮和孙强又以延迟、拖延和影响上市为要挟，逼迫A公司与其签定所谓“专利实施许可”协议，以授权使用专利为名勒索A公司。A公司为确保上市，接受了李亮、孙强的要挟，以人民币80万元取得了甲公司所持有或控制的所有专利权和专利申请权的授权许可使用。
2017年7月底，李亮为达到进一步勒索的目的，又虚构了其此前已将甲公司名下另一专利独家许可给乙公司（法人系高晨，但实际控制人仍是李亮）使用的事实，再次伙同孙强、高晨隐瞒上述真相，恶意向北京知识产权法院对A公司提起专利侵权诉讼，并指使犯罪嫌疑人高晨向中国证券监督管理委员会实名举报，披露乙公司已经向A公司提起专利侵权诉讼一事，同时由李亮与A公司面谈。A公司又被迫与乙公司达成和解并支付80万元。
根据警方调查，李亮等人手中储备了六七百项专利，待合适的拟上市企业出现后，再借专利诉讼之名敲诈勒索。警方称，其公司没有任何实体业务，营收大部分来自诉讼和“和解费”，而其专利大都是模仿其他品牌，技术含量低。
“犯罪分子虽然以专利侵权为名起诉，但在法院终审中从来没有胜诉过。”承办此案的民警单斌向记者解释，该犯罪团伙诉讼目的不在胜诉，只为在目标企业融资或首次公开发行股票并上市等关键环节，以专利侵权诉讼的手段对该企业进行敲诈。
专利侵权诉讼直接对企业上市产生影响。据证监会发布的《首次公开发行股票并上市管理办法》第三十条规定，发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形：“发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险”。
“涉及专利诉讼，企业上市的计划可能被终止，而知识产权案件的司法周期又很长，通常至少需要一年半载。犯罪分子知道企业在发展的关键时间节点耗不起，上市时间推迟造成的损失不可估量，利用这种心理和规则来敲诈勒索。”单斌说，也有个别企业与李亮等人坚持打官司直到胜诉，但打乱了上市计划。
单斌称，与正常专利纠纷案件不同，李亮等人的目的并不是争夺专利权，而是敲诈勒索。“他们的特点是一边打官司，一边对企业采用威胁、要挟、恫吓等手段，迫使企业交出财物，这符合敲诈勒索的罪行特征。”
据上海警方调查，除了A公司在上市前受到李亮等人敲诈勒索以外，全国还有多家企业曾遭受过这一犯罪团伙的敲诈。
2015年至2016年，李亮同时以十多项专利侵权的名义对B公司发起诉讼，B公司在明知没有侵权的情况下，考虑到李亮起诉关联的专利过多，应诉成本过高，被迫与李亮签订和解协议，支付和解费用为5万元人民币。
2015年至2017年，李亮又在C公司融资阶段时，以多项专利侵权的名义发起20多起诉讼，并向多家网络购物平台进行投诉，致使该司产品下架。C公司在明知没有侵权的情况下，基于担心诉讼影响融资的原因，被迫与李亮签订和解协议，支付和解费用22.5万元人民币。
2017年10月，李亮又在D公司深圳股市主板上市前以三项专利侵权（其中一项专利在起诉时已被国家知识产权局复审委员会宣告无效）的名义在厦门市中级人民法院起诉该公司，并向证监会举报该司侵犯专利权。D公司在明知没有侵权的情况下，基于担心诉讼影响上市的原因，与其签订和解协议，被迫支付28.8万元。
上海警方表示，目前本案已进入审查起诉阶段。公安机关将继续高度关注此类扰乱资本市场发审秩序的行为，警方提示广大拟上市及上市公司，如遇此类敲诈勒索行为可及时向公安机关报案。
这起案件的涉案金额总共只有160万元，上海市公安局经侦总队会同浦东分局处理，足见警方的重视程度。
根据公开的信息，甲公司实际控制人李某、孙某二人是夫妻关系，双方之前一直在上海从事专利代理工作。两人发现很多企业在IPO时会特别在意专利诉讼，于是买下了六七百个专利，然后网上搜索各种IPO的公开信息，找到疑似侵权的公司，索取专利许可费。
甲公司这种操作属于典型的非专利实体（NPE）的行为，NPE自身并不生产相关产品，利用拥有的专利起诉他人，获取许可费和赔偿。NPE兴起于美国，至今美国还活跃着世界上最大数量的NPE。这些NPE有的是自己研发技术并申请专利，一般主要是高校和科研院所，2017年美国195所大学获得的专利许可费约为30亿美元，斯坦福大学、威斯康辛大学麦迪逊分校每年收取的许可费都近亿美元，这其中大部分都是专利许可费；有的NPE则无研发机构，而是收购其他个人或公司的专利，以起诉侵权为要挟收取许可费，或者通过起诉侵权获得赔偿金。美国是NPE的乐土，他们动辄索赔数亿美元，微软、Google、Facebook这些大公司都是他们的目标，不少NPE都成为了上市公司。这些NPE给企业的经营获得带来很多烦恼，因此也被蔑称为“专利流氓”或“专利蟑螂”。但在美国并不存在利用专利进行“敲诈勒索”的说法，专利纠纷都是在民事范围内。
发达国家之所以允许NPE的存在，主要还是出于保护创新的目的。很多原创性的科研成果都是来自并不生产产品的科研机构和个人，但是这些群体缺乏专利运作经验。NPE能够收集这些人的专利并最大程度的获取收益，专利权人能够从中分成，进而提高了科技创新的积极性。
NPE发现侵权行为，一般发警告信或者律师函，也可以直接联系侵权人协商，如果对方认为不构成侵权可以提专利无效或者直接无视。侵权是否成立，最终是由法院决定的。如果被诉侵权人不存在侵权行为，NPE根本不可能“敲诈勒索”成功。
据证监会发布的《首次公开发行股票并上市管理办法》第三十条规定，发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形：“发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险”。根据这一条的规定，专利侵权诉讼并不会直接导致IPO停滞，而只有专利诉讼带来巨大风险的情况下，也就是侵权行为极大可能成立时才会影响IPO进程。如果专利侵权明显不成立，并不会影响上市进程，投资者的眼光也是雪亮的，并不会因为一项子虚乌有的专利侵权诉讼减少投资。
根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定，敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。敲诈勒索罪的前提必须是非法占有为目的，但以专利侵权为由索要财物并不是非法占有，因为法律规定专利侵权需要赔偿损失。通俗的说，专利被侵权了，就相当于自己的财产被他人拿走了，索要赔偿是天经地义的，如果被告未侵权，完全不用担心，法院自会公正判决。而且权利人的专利还可能会被无效，白白花去诉讼费，赔了夫人又折兵。
从警方公布的几个案例来看，只要甲公司拥有的专利不是捏造的，很难界定为以非法占有为目的。而专利的来源，不论是自身研发的还是购买的，对专利侵权的正当性并无影响。囤积专利并不违法，起诉他人专利侵犯也不存在“恶意”一说，侵权是否成立以法院的判决为准。如果侵权成立，索要赔偿完全合法。在法院未判决前，恶意起诉专利侵权一说并无法律依据。
在其中的一个案例中，警方称“虚构了其此前已将甲公司名下另一专利独家许可给乙公司（法人系高晨，但实际控制人仍是李亮）使用的事实，再次伙同孙强、高晨隐瞒上述真相，恶意向北京知识产权法院对A公司提起专利侵权诉讼，并指使犯罪嫌疑人高晨向中国证券监督管理委员会实名举报”
专利权人的这种做法有可能是以自己的一部分专利起诉A公司，然后另一部分专利独占许可给乙公司。根据法律规定，专利独占许可人可以起诉侵权人，乙公司用从甲公司获得独占许可的专利起诉A公司。专利独占许可必须要签订书面合同，并且应该在国家知识产权局备案登记，否则乙公司也无法拿他人的专利来起诉。
专利独占许可合同完全是民事合同，只要双方签字同意就成立，并无伪造的必要。有可能是专利权人与A公司签订的是一揽子专利许可协议，在协议中故意留了一些漏洞，未提及专利独占许可的事情，等A公司签字之后，发现甲公司还有些专利是独占许可给其他公司，其他人依然可以用这些专利来起诉A公司，认为被欺骗了。但这个完全属于合同纠纷，如果A公司认为签订的合同不公平或者引起误解，应该去法院起诉申请撤销。当然这个案例的解读需要更多的信息，从公开的信息来看让人费解。
专利权人在中国倾向于选择在IPO时起诉，主要还是因为中国的专利赔偿额低，很多公司根本不在乎是否侵犯他人的专利。但在IPO时则不同，IPO进程受阻等于挡了企业和股东的财路，这相当于给专利侵权的影响加了一个杠杆，放大了专利侵权的效应。如果专利能像其欧美日那样发挥效力，相信专利权人也无必要选择IPO时起诉。
此外，国外众多的NPE每年在中国收取大量的专利许可费，这些企业的做法也基本上以在国外起诉为要挟逼企业就范，与国内的NPE做法并无实质区别。美国的很多NPE甚至收购中国企业的专利来中国收取许可费，这种情况比中国本土的NPE行为严重得多。如果警方只打击中国的NPE，等于是在帮助美国企业。另一方面，刑法介入到专利侵权纠纷中，非常容易架空专利法，让中国的专利保护形同虚设。
企业如果遇到专利纠纷，首先应该想到去找专利律师，有NPE存在，就有对付NPE的机构，这就是市场经济。如果NPE的手段拙劣，自然是自找苦吃。而警方介入专利纠纷，侵权人依靠刑法的屏障，更加不在乎专利侵权，而只在意与公权力的关系。长此以往，企业更加不愿意创新，国家的知识产权战略和专利运营也会深受其害。
这个案件的影响将非同一般。