【立法观察】论默示许可抑或法定许可: 论《专利法》修订草案有关标准必要专利默示许可制度的完善(二)
注：该文首次发表于《同济大学学报》（社会科学版）2016年6月
摘要：各界对《专利法》修订草案（送审稿）第八十五条规定的“标准必要专利默示许可制度”存在着争议。在标准制定过程中，专利权人并不承担绝对的专利信息披露义务。标准组织的知识产权政策中一般只是要求专利权人“尽合理的努力”披露“必要专利”。而在司法实践中，如何确定标准必要专利的范围，也往往是有争议的。将不披露专利信息的行为一律视为默示许可，实际上相当于规定了一个专利法定许可制度，这很有可能违背TRIPs协议规定的专利非授权许可必须“一事一议”的要求，也罕有国外立法和司法实践可以用来借鉴，并且和标准制定中专利信息披露的实际情况并不相符。因此，这个规定应该加以修改完善，而任何一个完善方案都应该遵循对未披露标准必要专利行为的合理性进行个案判断的原则。
关键词：专利法修改 标准必要专利 默示许可 TRIPs协议 强制背书当然许可
(续前篇)
三、专利法修改草案“标准必要专利默示许可制度”存在的问题
2015年4月1日国家知识产权局公布的《关于<中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）>的说明》第26条对该草案新增的第八十二条（新增X9条，现草案第85条：参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的，视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。许可使用费由双方协商；双方不能达成协议的，由地方人民政府专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉）做出了如下的说明：
妥善处理标准和专利之间的关系对于促进先进技术的推广应用，推动相关产业发展，维护专利权人、标准实施者和消费者各方利益具有重要意义。参与标准制定的专利权人在标准制定过程中应当遵循诚实信用的原则，尽合理努力披露自己拥有的标准必要专利。为了防止参与标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利，将其拥有的专利技术纳入标准中，在标准实施后又通过专利“挟持”标准实施者，损害标准实施者和消费者利益，专利法有必要对此种行为进行规制。
为了平衡专利权人与标准实施者和消费者的利益，结合国内外的法律实践，草案规定了标准必要专利默示许可制度，即参与标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的，视为其许可该标准的实施者使用其专利技术，在此情形下专利权人无权起诉标准实施者侵犯其标准必要专利。但默示许可不等于免费许可，专利权人仍有权要求标准实施者支付合理的使用费。使用费的数额不能由专利权人单方决定，而是由当事人自行协商；双方不能达成协议的，由地方人民政府专利行政部门裁决；对裁决不服的，可以向人民法院起诉。
从上述立法解释来看，草案这一条规定的“视为许可”在性质上属于“默示许可”，其法律意义似乎在于使得“专利权人无权起诉标准实施者侵犯其标准必要专利”，而“无权起诉”似乎与我国司法实践中人民法院将不披露标准必要专利作为侵权抗辩理由的做法是一致的。
但是，在该草案条文的正文中，既没有规定专利权人在已经“尽合理努力”却没有披露标准必要专利的情形下是否仍然可以视为“默示许可”，也没有显示这只是一个侵权抗辩理由或者说不构成侵权的例外的意思。相反，从该条文规定“许可使用费由双方协商；双方不能达成协议的，由地方人民政府专利行政部门裁决”来看，似乎意味着一个标准必要专利一旦是未曾被披露的，专利权人不仅“无权起诉”（被告可以此对抗专利权人的诉讼请求），而且任何一个需要实施该标准专利的企业只要支付了一定的使用费，就可以未经许可而实施该专利。如果这样，那么，这就不仅仅是在侵权纠纷的个案中对抗专利权的侵权指控的理由了，而是相当于在这种情形下对该专利设定了一个“法定许可”，以至于任何一家企业都可以在支付使用费的情况下实施该标准专利了，甚至是可以先未经许可而直击实施该专利，然后再进行许可费的磋商或者裁定。因此，与其说这是一个“默示许可制度”，不如说这是一个“强制”或“法定”许可制度。
仅仅作为侵权抗辩理由的“默示许可”与可以直接实施的“法定许可”在法律效果上也是有很大差异的。如果只是作为侵权抗辩理由的话，未经许可的专利实施人并不知道自己的行为是否会构成侵权，也不知道是否会被责令停止侵权，因此，他可能慑于不确定的侵权法律风险而不敢轻易实施该专利；但是，在法律明文规定“视为许可”的话，需要实施该标准必要专利的人就可以直接实施而无所顾忌。不仅如此，笔者以为，这个名为“默示许可”实为“法定许可”的制度还可能存在以下几个问题：
（1）可能违反TRIPs协议关于非授权许可的规定
众所周知，TRIPs协议所允许的 “未经授权”的使用专利，仅仅限于个案的、有条件的强制许可，这种强制许可只颁发给特定的申请人，而不是任何人都可以“未经授权”地实施。根据TRIPs协议第31条关于“未经权利持有人授权的其他使用”的规定，如一成员的法律允许未经权利持有人授权即可对一专利的客体作其他使用[1]，应遵守一系列的规则限制，其中首要的限制是：授权此种使用应一事一议。
如果说，我国司法实践中已经存在的不披露标准必要专利的“默示许可”抗辩制度，以及有的外国专利法中规定的“默示许可”制度尚能满足TRIPs协议对于“非授权许可”需要经过“一事一议”的规定的话，那么，我国上述《专利法》修改草案第85条规定的“默示许可”制度（实为“法定许可”）就可能与TRIPs协议的要求相违背了。
法定许可和默示许可一样，虽然都是属于一种“非自愿许可”或者说法律允许的“未经授权的使用”，但是两者还是有所不同。以美国为例，在美国法中，确实存在知识产权的“默示许可”制度，即：无论专利权人是否具有授权许可的真实意图，根据某一特定案件的事实与情形——例如，根据交易的过程——而可能产生默示许可。[2]有关默示许可的大部分案件涉及到专利——如果专利产品被销售后用作更大设备的组成部分，而该设备被另外不同的专利请求所覆盖，并且在组成部分被出售时对此未予以说明，或者它是被用于专利方法中的，则仍有可能被要求获得许可，这是最经常出现默示许可争议的两种情况。[3]但是，并没有简单的公式可以决定何时发生默示的专利许可，而且，一般原则也过于模糊，因而在对于一些相近似的案件做出判决时无甚大用。[4]而且，“与任何其他的默示合同一样，默示许可产生于当事人的客观行为，而一个理性的人可以将此作为一种暗示，认为已经达成了一个协议。”[5]可见，在美国法中，默示许可问题一般是在专利侵权纠纷案件中产生的，是被告用来作为侵权抗辩的一个理由，而默示许可的成立与否只能依据个案的特定情形来加以判定，而并不存在绝对可以适用的情形。因此，美国法中的“默示许可”制度，仍然是符合TRIPs协议的要求的。
但是，按照我国上述《专利法》修改草案第85条的所谓“默示许可”规则，一旦参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中被确认未披露其拥有的标准必要专利的，任何人就可以未经专利权人授权而实施该专利，甚至无须和专利权人达成许可使用费的协议，而留待有关部门或法院裁决就行。且不说“未披露其拥有的标准必要专利”是否就应该意味着“默示许可”，单就这个“默示许可”可以不经“一事一议”而实行，就已经和TRIPs协议第31条所规定的“一事一议”要求相悖了。
（2）在外国法中无先例可循且不同于英国强制性背书当然许可制度
上述《关于<中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）>的说明》第26条中提到：为了平衡专利权人与标准实施者和消费者的利益，“结合国内外的法律实践”，草案规定了标准必要专利默示许可制度。这似乎意味着这样的专利默示许可制度，是有同样的外国法可循的。
但是，在国外法中，特别是在美国法中，如前所述，对于未披露标准必要专利的行为，美国法院并非是按照“默示许可”的理由来处理的，而是按照“欺诈”（Rambus案）或者“放弃权利”（高通案）的理由来处理的。而且，无论是在美国专利法，还是在德国专利法中，都没有规定所谓的标准必要专利“默示许可”（或者“强制许可”）的制度。
在笔者目前所尽力查找的法律文献范围内，就法律效果而言，唯一和上述专利法草案中规定的未披露标准必要专利的默示许可制度有点相似的是：英国专利法中尚存的强制背书“当然许可制度”。当然许可（licences of right）最早出现在1919年修订的英国1907年专利法“强制许可与取消”一节中。1919年修订的英国1907年专利法第24条则规定了在专利上背书“当然许可”的制度。[6]“当然许可”既可以是自愿背书，也可能是根据审查官的命令强制背书。[7]如果是强制背书，就相当于一个总的强制许可，只不过在强制背书“当然许可”后，任何人只要认为某个专利产品的生产还有市场空间，都可以通过“当然许可”来实施专利，而无需再一一申请强制许可了。这是强制许可与强制背书当然许可之间的主要差异。在英国1907年专利法中，强制背书“当然许可”与强制许可一样，是对“滥用专利权”的一个救济措施。根据该法第27（3）（a）条规定：在满足滥用专利垄断权的案件已经成立的条件下，专利审查官可以命令该专利背书“当然许可（licences of right）”。[8]专利强制背书当然许可后，任何人可以在任何时间有权获得该专利许可（包括被诉侵害该专利权的人）。[9]英国1949年专利法更加突出了强制背书当然许可在强制许可中的地位。关于强制背书当然许可的措施继续规定在该法第37条和45（2）条中，另外，该法新增加的第40条另行规定了两种特殊的“应官方申请（on application of Crown）”而强制背书当然许可的情形：
一、根据政府部门的申请而强制背书。根据1949年专利法第40（1）条的规定，在专利授权后三年后，任何政府部门可以随时向专利审查官申请在该专利上背书“当然许可”，或者向在申请书中列明的所有人颁发该专利许可。这种强制许可的申请理由、条件、程序与一般的强制许可完全一样，但是由于其申请人为政府部门，它自身不可能作为被许可人去实施专利，所以就背书“当然许可”让所有有兴趣和能力实施该专利的人去实施或者由事先确定的数个人去实施。而且，在一个专利的实施与公共利益相关的时候，由政府部门出面申请强制许可，更具有可能性和正当性。在许多企业都希望强制实施该专利的情形下，还可以避免一一申请强制许可带来的程序上的麻烦。[10]
二、根据垄断委员会（现“竞争委员会”）报告而强制背书。根据1949年专利法第40条（3）、（4）规定：在垄断或限制性做法委员会根据1948年《垄断和限制性做法（调查与控制）法》第9条向英国下议院提交报告之日起三个月后，下议院可以通过决议宣布报告中的垄断或限制性条件已经或可能违背公共利益（public interest），这时，有关政府主管部门（competentauthority，1969年后改为“国务秘书”）[11]可以请求专利审查官作出一个救济的命令。专利审查官将考虑上述决议中提到的违背公共利益的条件是否包括：（a）专利权人颁发的许可证所包含的条件限制了被许可人对发明的利用，或者限制了专利权人颁发其他许可证的权利；（b）专利权人拒绝以合理条件颁发许可证。如果存在上述情形，专利审查官可以命令删除或修改这种条件，或者命令（或同时命令）专利权人对该专利背书“当然许可”。[12]这个规定在现行有效的1977年专利法第51条中基本没有变化。[13]
英国1977年专利法关于强制背书当然许可的规定基本上延续了1949年专利法。但是，根据1999年7月29日生效的《The Patents and Trade Marks (World Trade Organisation) Regulations1999》对英国1977年专利法第48条的修改，这个强制背书当然许可的规定被删除了，虽然政府部门仍然可以申请强制许可，但是被许可人仅仅限于申请书中所明确列明的人。[14]
在Trips协议背景下，英国的强制背书当然许可至今仍然作为强制许可措施的一个重要形式规定在其专利法中，包括滥用专利时的强制背书以及根据竞争委员会的报告进行强制背书两个情形。而且，这个制度直接影响了印度等英殖民地国家的专利强制许可立法。[15]那么，如果专利强制背书当然许可后，任何人可以在任何时间有权获得该专利许可，这是否会与TRIPs协议的“一事一议”要求相违背呢？
笔者以为，英国专利法中的强制背书当然许可制度与我国上述专利法修改草案第85条规定的默示许可制度之间有一个重要的区别是：在强制背书当然许可的情形，仍然需要有关机构对于是否强制背书当然许可做出“一事一议”的决定——或者是由某个政府部门向专利局申请强制背书当然许可，以便于众多企业实施专利，或者是根据英国下议院的决议，由国务秘书向专利局申请强制背书当然许可。可见，这样的强制背书当然许可是非常偶然或个别的情形。但是，我国上述专利法修改草案第85条规定的所谓默示许可制度，并没有规定由哪个机构（或人民法院，或专利主管部门，或标准主管部门）来确定该专利是否属于标准必要专利以及专利权人是否未合理地披露该专利，也没有规定只有该机构确认该专利权人的未披露行为可以“视为许可”后，他人才可以实施该标准必要专利。因此，即便英国的专利强制背书当然许可制度与我国专利法修改草案规定的所谓默示许可制度在法律效果上有一定的相似之处，但是，其产生的机制和程序并不一定相同。即使英国的专利强制背书当然许可制度没有违反TRIPs协议的问题，我们仍无法得出该草案规定的标准必要专利默示许可制度也不会违反TRIPs协议的结论。
（3）标准必要专利披露义务的范围具有不确定性
我国专利法修改草案第85条规定的标准必要专利默示许可制度实质上是给参与标准制定的专利权人设定了强制披露标准必要专利的法定义务。那么，这样的法定义务是否合理？在某些情形下，是否存在专利权人不披露该专利的合理理由呢？
事实上，在标准制定过程中，专利权人应该尽到多大范围的信息披露义务，或者说，何谓标准必要专利，这是一个非常具有争议的问题，专利权人的专利信息披露义务的边界并不是非常清晰的。因此，在标准组织的知识产权政策中，对标准组织成员所要尽到的披露义务也只能做出原则性的要求。比如，如前所述，2005年11月23日欧共体委员会竞争指导部（DG COMP）给标准组织ETSI第46次大会提出的有关信息披露问题的意见是：“……每一成员应尽合理的努力，尤其是在其参与制定标准或技术规范期间，将关键知识产权以及时的形式告知ETSI。”[16]这里。“尽合理的努力”和“关键知识产权”就都是非常具有弹性，有很大解释空间的词语。
在美国，标准必要专利披露义务的范围也是比较微妙而棘手的一个问题。这一问题之所以棘手，就在于成员对于披露义务的范围和程度十分敏感。一方面，范围过宽，就会加重标准组织成员的负担，减弱他们参加标准化组织的积极性；另一方面，范围过窄，就会减少标准化过程中的信息交流，出现典型的专利“阻抑”情况。[17]在上述Rambus 案[18]中，美国联邦巡回上诉法院法院（CAFC）曾经就披露的范围提出了一个原则：具有成为标准必要专利的合理可能性（reasonably might be necessary）。当一个合理的竞争者预见到不获得这个专利的许可自己就无法实施该标准时，这个专利就落入“合理可能必要”的范围之内。[19]但是，法院进一步认为：在标准制定过程中，即使Rambus公司主观上相信其专利或专利申请将成为实施标准的必要专利，但是在标准制定完成后，客观上来说Rambus 公司的专利并不是针对标准最终方案的必要专利，那么，Rambus 公司那些未经披露的专利和专利申请就不落入“合理可能必要”的范围，亦即Rambus公司没有违反披露义务，因此也就没有构成欺诈（Fraud）。[20]因此，如Rambus 判决所强调的：“合理可能必要”原则是一个客观的原则，而不是一个主观的原则。尽管如此，对于何谓“合理可能必要”的判定并非易事，在作出Rambus 判决的三名法官（法官Rader，Bryson 和Prost）间也存在不同意见。Prost 法官撰写了反对意见（dissentopinion），针对的焦点之一就是Rambus 公司所承担的应当披露专利的范围。Prost 法官认为：这样的披露范围太窄了。其主要理由有两点：第一，严格客观的“合理可能必要”原则要求在确定披露范围时，首先要对所涉专利的每项权利要求都进行专业的分析，这在标准化过程当中几乎是不可能的。第二，标准化是一个动态的过程，涉及到多个提案的讨论和研究，不可能在标准制定完成前，仅要求披露最终标准方案的必要专利，因为这只能在标准制定结束后才可以确定。因此，在标准制定过程中需要披露的专利范围，应当远远大于最终标准方案的实际必要专利的范围。[21]在高通诉博通案的二审判决中[22]，美国联邦巡回上诉法院形式上看起来是对Rambus 案确立的“合理可能必要”原则的忠实适用，但是在披露义务的范围的认定上，同一规则的适用却产生了截然不同的结果。而高通案二审判决的执笔人恰好是上述Prost 法官。在二审过程中，高通公司申辩“合理可能必要”原则应该等同于“实际必要”（即实际成为最终标准方案必要专利）的范围。Prost法官对此进行了驳斥，认为“合理可能必要”的范围应当大于“实际必要专利”的范围。而在具体认定高通公司涉案专利是否落入“合理可能必要”范围之内时，法官使用了许多高通公司的主观认知因素作为认定依据，做出了肯定的判断。因此，在某种意义上，高通判决重新解释了“合理可能必要”原则，使其大于Rambus判决中描述的范围。[23]可见，美国的法官们虽然对于“合理可能必要”原则达成了共识，但是，在实际适用中仍然存在分歧之处，并导致了截然不同的判决结果。
总之，在标准制定过程中，专利权人并不承担绝对的专利信息披露义务。标准组织的知识产权政策中一般只是要求专利权人“尽合理的努力”披露“必要专利”。而在司法实践中，如何确定标准必要专利的范围，也往往是有争议的。因此，我国《专利法》第四次修订草案将专利权人未披露标准必要专利一律视为“默示许可”，需要实施该技术标准的所有企业都可以未经许可而实施专利，这很有可能违背国际公约的规定，也罕有国外立法和司法实践可以用来借鉴，并且和标准制定中专利信息披露的实际情况并不相符。因此，这个规定无论在法律理论上，还是在实践价值上，都值得我们进一步反思和斟酌。
四、对《专利法》第四次修订草案（送审稿）第八十五条的修改意见
根据上述对《专利法》第四次修订草案（送审稿）第八十五条所存在问题的分析，笔者认为，对于这个规定将来的命运安排，可以有三种不同的方案：
第一个方案是彻底删除该规定，将问题留给法院在处理侵犯标准必要专利的专利权纠纷案件或者在处理标准必要专利权人因拒绝许可而涉嫌滥用市场支配地位的反垄断纠纷案件中，去个案判定。如果确实存在专利权人在标准制定过程中未尽到合理努力，将应该披露的专利未作披露的话，人民法院在判定被告侵权的同时，可以基于原告未披露的事实，酌情不判令被告停止侵权，但判令其支付必要的专利使用费；如果被告的事后拒绝许可行为涉嫌构成垄断的话，还可以对被告实施《反垄断法》规定的制裁措施。
第二个方案是明确该“默示许可”的法律效果仅作为在专利侵权纠纷个案中被告的抗辩理由，如果抗辩成立，被告的行为可以判定不构成侵权。但是，《专利法》应该更加明确地规定怎样的情形下不披露专利信息才会构成“默示许可”或者成为侵权抗辩理由。比如，可以借鉴美国法院的做法，明确只有在标准制定时一个专利就具有成为标准必要专利的合理可能性，且最后该专利事实上已经成为标准必要专利的时候，专利权人不披露该专利才可以构成“默示许可”，成为侵权抗辩理由。
第三个方案是借鉴英国法，将草案中的“默示许可”制度改造成为强制背书当然许可制度。如果按照此方案设计，那么，我国上述专利法修改草案第85条应该明确由哪个机构（比如，或专利主管部门，或标准主管部门，或反垄断执法机构）来裁定该专利是否属于标准必要专利以及专利权人是否未合理地披露该专利。如果答案是肯定的，那么就可以在该专利上背书当然可以，允许需要实施该技术标准的企业在支付合理的专利使用费的前提下实施该标准必要专利。与强制许可的使用费类似，使用费可以当事人自己协商确定，协商不成再由相关机构裁决确定。
上述三个方案其实都坚持了一个基本原则：个案判定，只有这样，才不会违反TRIPs协议规定的专利非授权许可必须“一事一议”的要求。从这个意义上说，本文也是支持华为公司宋柳平先生提出的“应该个案判断”的主张的。
[1]“其他使用”指除第30条允许的使用以外的使用。第30条规定的是：授予权利的例外，即各成员可对专利授予的专有权规定有限的例外，只要此类例外不会对专利的正常利用发生无理抵触，也不会无理损害专利所有权人的合法权益，同时考虑第三方的合法权益。
[2][美]Jay Dratler：《知识产权许可》，王春燕等译，清华大学出版社，2003年4月第一版，第151页。
[3]同前注，第184-185页。
[4]同前注，第184页。
[5] Medeco Security Locks，Inc. v. LockTechnology Corp., 199 U.S. P. Q. (BNA) 519, 524 (S.D.N.Y. 1976) 。转引自，同前注，第185页。
[6] Terrell, 8th edition, by J. R. Jones, 1934，at 280，324。
[7] Terrell, 8th edition, by J. R. Jones, 1934，at 280。
自愿背书当然许可自然是法律所要鼓励的，因此，英国专利法规定该专利的维持费可以减半收取。参见Patent and Design Act, 1907 (as amended up to 12th July1932)，第24(1)(f)条。
[8]张伟君：《规制知识产权滥用法律制度研究》，知识产权出版社，2008年第一版，第287页。
[9] Patent and Design Act, 1907 (as amended up to 12th July1932)，第24(1)(a)、(e)条。
[10]张伟君：《规制知识产权滥用法律制度研究》，知识产权出版社，2008年第一版，第289页。
[11]根据Monopolies andRestrictive Practices (Inquiry and Control) Act 1948第10（2）条规定：有关政府主管部门（competent authority）有权作出命令（order），宣布上述垄断或限制性做法为非法。这些部门包括贸易委员会、供给部长、劳工部长、能源部长、卫生部长、渔农部长、粮食部长、国务秘书等。参见：Peter Meinhardt, Inventions, Patents and Monopoly, 2ndedition , 1950, at295。根据S. I. 1969No. 1534, 改为“国务秘书”，参见Terrell, 12thedition, R. Jones, 1971，at 444, note 5.
[12]英国1949年专利法第40（3）\（4）条，参见Peter Meinhardt, Inventions,Patents and Monopoly, 2nd edition , 1950, at295-6。
[13] Terrell, 16th edition, by Simon Thorley etc, 2006, at461。
[14]根据Patent Act 1977, s.48(1)(c), 在政府部门申请的情况下，可以强制背书当然许可。参见Terrell, 13th edition, by William Aldous, 1982, at 516, 300；以及Terrell, 14th edition, by David Young etc, 1994, at 323。根据The Patents and Trade Marks (World Trade Organisation) Regulations 1999,英国1977年专利法第48(1)(c)和第48(2)(c)规定不再根据政府部门的申请强制背书当然许可。www.wipo.org/clea/docs_new/pdf/en/gb/gb117en.pdf。
[15]张伟君：《规制知识产权滥用法律制度研究》，知识产权出版社，2008年第一版，第291页。
[16]参见ETSI Guide onIPRs - Version of December 2005, 第4.5.1条。http://www.etsi.org/legal/documents/ETSI_Guide_on_IPRs.pdf。转引自张伟君：《规制知识产权滥用法律制度研究》，知识产权出版社2008年第一版，
[17]刘晓春：标准化组织专利披露政策相关规则在美国的新发展———解读高通诉博通案，载《电子知识产权》2009年第2期，第31页。
[18] Rambus Inc. v. Infineon Technologies AG, 318 F. 3d at 1100.
[19]刘晓春：标准化组织专利披露政策相关规则在美国的新发展———解读高通诉博通案，载《电子知识产权》2009年第2期，第31页。
[20]同前注，第32页。
[21]同前注，第32页。
[22] Qualcomm Incorporated v. Broadcom Corp., 548 F.3d 1004 (2008).
[23]刘晓春：标准化组织专利披露政策相关规则在美国的新发展———解读高通诉博通案，载《电子知识产权》2009年第2期，第31页。