张伟君 | 对恶意申请的注册商标请求宣告无效的期限应该一视同仁——2023年征求意见稿第22条和第45条评析
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1 《征求意见稿》强化了对恶意注册的规制
1.1 对恶意注册的统一定义和明确列举
1.2 对恶意注册的行政处罚以及民事诉讼和公益诉讼
2 恶意注册商标无效宣告请求的期限限制差异
3 对恶意注册商标请求宣告无效设置不同的期限带来的实践难题
4 他山之石：德国法的规定
5 本文建议
1 《征求意见稿》强化了对恶意注册的规制
2 恶意注册商标无效宣告请求的期限限制差异
我国现行商标法在宣告注册商标无效的期限限制上，针对不同的理由，做出了不同的规定。首先，对于依据绝对无效理由宣告无效，没有设置期限，即没有五年期限限制，理论上商标局或者任何人都可以随时宣告或请求宣告这样的注册商标无效；其次，对于依据相对理由宣告无效，却区分了两种情形，对于驰名商标，如果是恶意注册，不受五年期限限制；而对于其他在先权利或在先权益，即便是恶意注册，也依然受五年限制。
而《征求意见稿》虽然在其他各个方面加大了对恶意注册的打击和惩罚力度，但在依据相对理由宣告无效的期限设置上，除了保留恶意抢注驰名商标的期限例外规则，依然没有任何改变，依然放任某些损害他人在先权利的恶意注册商标在注册满五年后可以依然合法注册。
根据《征求意见稿》第四十四条规定：已经注册的商标，违反本法第二十二条第一项和第二项【绝对理由无效宣告】规定的，由国务院知识产权行政部门宣告该注册商标无效。第四十五条规定：已经注册的商标，违反本法第十八条、第十九条、第二十三条【相对理由无效宣告，也是恶意注册行为第（四）项的情形】规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求国务院知识产权行政部门宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。
作为无效宣告的绝对理由 | ||
上述规定存在两个明显的问题：
第一，对于恶意注册的第（三）项以及第（五）项行为究竟是否可以作为无效宣告的理由，以及如果可以，其究竟是绝对理由还是相对理由，并不清楚。当然，因为这两种行为可能会与作为绝对理由的“禁止作为商标使用”标志以及作为相对理由的损害在先地理标志或在先申请注册的商标的情形存在交叉和重合，事实上，这里面的一部分恶意注册情形总是可以作为无效宣告理由的，但是，即便如此，这里还会遇到更为困惑的问题：如果以有损国家利益、社会公共利益或者有其他重大不良影响的商标为由请求宣告无效的情形是属于作为绝对理由的“禁止作为商标使用”标志，当然是不受五年期限的限制，但是，万一出现有损国家利益、社会公共利益或者有其他重大不良影响的商标并不属于作为绝对理由的“禁止作为商标使用”标志的情形，就不知道请求无效宣告的期限该如何适用法律了。这样的困惑同样会存在于第（五）项“其他恶意申请商标注册行为”。总之，即便是同一个情形的恶意注册行为作为无效理由，也可能出现不同的无效期限的问题。
第二，对于恶意注册的第（四）项行为而言，征求意见稿对于无效期限的设定存在着明显的厚此薄彼。如前所述，对于在先的驰名商标，如果是恶意抢注的，不受五年期限的限制；对于其他的在先权利或合法权益，即便存在恶意注册，则依然受五年期限的限制。驰名商标是一个私权，其他在先权利或合法利益也是私权，针对同样的恶意注册行为，为何独独给了驰名商标一个优惠待遇，而对其他的权益予以歧视呢？
此外，这样的厚此薄彼也和该条规定的其他制度的逻辑难以取得一致和协调，比如，《征求意见稿》第四十五条还规定了对恶意抢注商标的“强制转移”制度：“对违反本法第十八条、第十九条规定，或者违反本法第二十三条规定以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的，在先权利人可以请求将该注册商标移转至自己名下。”这里，无论是恶意抢注驰名商标，还是恶意抢注其他在先的商业标志，都是一视同仁地进行转移的。
3 对恶意注册商标请求宣告无效设置不同的期限带来的实践难题
长期以来，我国商标法对恶意注册商标的请求无效宣告设置不同的期限已经带来了实践的难题。因为除了驰名商标外，自商标注册之日起五年后，即使该注册商标仍然存在与在先权利相冲突的情形或者侵害他人现有的在先权利，也无法再请求宣告该商标无效，那么，假如人民法院认定注册商标人使用其商标的行为侵害了在先权利人的权利，这时是否应该判令商标权人停止侵权（停止使用该注册商标）呢？如果法院判定商标权人停止侵权，支持在先权利人禁止该商标权人的使用，岂不是等同于废止了该注册商标，那么，《商标法》规定的“五年内”请求宣告无效的期限限制，又有多少实际意义呢？相反，如果法院不判定商标权人停止侵权，允许该商标继续使用，那么，有关商标使用行为侵犯在先权利的判决，又具有多少实际意义呢？这无疑是一个在逻辑上难以自圆其说的令人困惑的问题，而且这样的问题已经在实际的案件中凸显出来。
比如，对再审的涉及乔丹体育公司注册的中文“乔丹”商标的三件案件，最高人民法院认为：因争议商标的注册损害了再审申请人对“乔丹”享有的在先姓名权，违反《商标法》有关“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定，应予撤销。但是，在2016年12月8日最高人民法院公开宣判后，乔丹体育公司便在第一时间发布声明称：本次……支持再审申请人的3件商标均系我司注册时间不足5年、在周边其他类商品上的防御性商标，对我司目前使用的所有商标均不会构成影响。但是，即使乔丹体育公司注册的中文“乔丹”商标因提出争议时已超过《商标法》规定的五年争议期限而未被撤销（无效），乔丹体育公司无论是过去使用还是将来继续使用这些有中文“乔丹”字样的注册商标都应该被认定为侵害姓名权，法院应该判令其停止使用并赔偿损失。那么，乔丹体育公司究竟是可以作为商标权人继续使用“乔丹”商标呢，还是必须停止使用以防止对“乔丹”姓名权的侵害呢？显然，这对法院如何正确理解和适用《商标法》规则，以及解决《商标法》规则与姓名权保护规则之间存在的矛盾，提出了挑战。
面对有些恶意注册的商标可能面临难以依据我国《商标法》被宣告无效的法律窘境，虽然我国法院在一些个案中依据《商标法》第七条对“违反诚实信用原则”的恶意注册以及恶意诉讼行为加以纠正，比如，最高法院就在“歌力思”案的判决以及浙江高院对“STAHLWERK”案的裁判思路和理由一定意义上弥补了我国《商标法》中宣告注册商标无效规则中的上述缺陷，但是能够通过个案诉讼来纠正恶意注册的毕竟是少数，难以有效解决大多数超过五年期限的恶意注册商标所面临的问题。
4 他山之石：德国法的规定
与我国《商标法》要求在先权利人应该“自商标注册之日起五年内”请求商标评审委员会宣告该注册商标无效类似，德国《商标法》第51条第（2）款也规定在先权利人“连续5年默认在后商标在其注册的商品或服务上使用，并且知道这样的使用”的情况下，不可以再宣告在后注册的商标无效而注销该注册商标，但是，这个规定的适用仍然有两个限制条件：
其一，这个“五年期限”规则的适用情形是有限的，德国《商标法》第51条第（2）款所列举的可以适用的情形中，是明确不包括该法第13条列举的“在先权利”中的“姓名权、肖像权、著作权、地理标志权”等在先权利的。也就是说，如果在后注册的商标权与在先的“姓名权、肖像权、著作权、地理标志权”等在先权利相冲突或者说侵害这些权利的，对该注册商标提起无效宣告程序并不受“五年”期限的限制。
其二，如果在后商标的注册在申请时出于恶意——不管是哪一种与在先权利相冲突的情形，只要在后注册是恶意抢注，宣告无效就没有时间限制，也不会受在后形成的“市场格局”或“市场秩序”的影响。
而如果“乔丹”商标案适用德国《商标法》的话，即便不考虑侵害姓名权的注册商标的无效不应该受五年期限限制，原告只要能够证明“乔丹”商标的注册具有利用Michael Jordan声誉的故意或恶意，违背诚实信用原则（如最高院判决所言），那么，也不存在受五年无效期限限制的问题。因此，也就不会出现我国法院适用《商标法》而存在的尴尬局面：一方面称“乔丹”商标侵犯了Michael Jordan姓名权，一方面又因受“五年”期限限制而无法宣告许多已经注册的“乔丹”商标无效。
5 本文建议
综上所述，既然我国商标法的此次修改意在加大对恶意注册的打击，本文对征求意见稿第二十二条和第四十五条的相关规定建议修改如下：
为了避免与损害国家利益、公益利益和具有不良影响的“禁止作为商标使用”标志的规则相互重叠而导致的解释混乱，建议将此第（三）项从第二十二条的恶意注册行为中删除。
将明知他人在先地理标志、在先申请或注册的商标依然恶意申请注册的行为，也列为恶意注册行为之一作为第（四）项和第（五）项。是否同时删除兜底的“其他恶意注册行为”，也值得考虑。
恶意注册行为，不管是作为无效的绝对理由还是相对理由，只要是恶意注册，就不应该产生合法权利，而应该自始无效，且不应该受请求宣告无效的五年期限的限制。因此，意见稿第四十五条中“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”，应该修改为“对恶意注册的，在先权利人或者利害关系人不受五年的时间限制”或者“对恶意注册的，不受五年的时间限制”。
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