福特对Sisvel指控其侵权回应：不侵权！专利权用尽还起诉我？

作者：黄莺

2月3日，福特对汽车专利池Avanci成员之一，意大利知名的NPE公司Sisvel对其专利侵权的指控作出回应。看到Fosspatent今天对此已经做了评述，我在看过福特的答复后，也简单总结以下几点。

福特首先否认了Sisvel的侵权指控，认为不侵权。包括Sisvel指控福特的SYNC Connect产品，FordPass SmartLinkd产品和FordPass Connect产品，福特都否认侵权。

但是对于Sisvel的起诉地（管辖权）没有异议。

01  福特对Sisvel起诉书中有关双方谈判过程的回复

Sisvel的起诉书中显示，2017年1月6日，Sisvel就向福特发出了表明向其许可3G标准专利的响应。

福特表示经过合理认真的调查，但由于缺乏信息，既没承认，也没否认。

此后在2018年10月31日，Sisvel向福特发送一封电子邮件，继续追加了3G、4G许可专利及许可计划，专利列表中包括了涉诉的几件专利（注：和之前所述2019年才从黑莓和汤姆森许可公司获得后两件专利矛盾了）和保密协议NDA。

福特则对此予以否认，但福特承认它在2018年10月31日收到一封Sisvel的信，信中描述了Sisvel的3G和4G许可计划以及一份保密协议，但是福特否认信中“含有涉诉专利列表的连接”。福特认为至少在2019年4月5日和2019年9月23日前Sisvel没有其中的383号（原黑莓）和279号（原LG）专利。

对于这一点，我在上一篇Sisvel起诉福特的报道中也对Sisvel自己起诉书中提到的这一点前后矛盾之处提出了质疑，看来福特也是发现Sisvel起诉书中这一点矛盾，并在此次回复中提出来。

2019年6月26日，Sisvel继续发送另一封邮件，提出了更多的专利组合，继续向福特告知其FordPass SmartLink和FordPass Connect侵犯了上述专利。

福特否认。但福特承认收到信函，福特否认这列表清单，并再次指出279号专利指导2019年9月23日Sisvel才获得。

经过多次尝试后，直到2021年6月21日，Sisvel又发送了一封邮件，其中包括一份Sisvel的主要协议，其中列出了涉诉的五件专利列表，双方基于Sisvel提供的专利列表又进行了信息交换。

福特认为Sisvel关于“试图获得额外尝试的许可”指控含糊其辞，福特难以回答，但承认了其他指控。

2021年6月21日信函之后，Sisvel和福特又就Sisvel的专利组合交换了信函，尽管Sisvel在一年多的时间里不断努力，但福特还是拒绝获得Sisvel的专利许可。

福特承认在2021年6月21日之后，就Sisvel的专利交换更多的信件，但福特否认Sisvel对主张专利的侵权，福特也否认了它拒绝获得Sisvel专利列表又进行了信息交换。

02  福特认为Sisvel没有遵守FRAND条款，认为自己是善意被许可人

福特认为自己不应承担举证责任，而应当由Sisvel提供充分的证据来证明福特侵权。但是目前Sisvel没有指出提供给福特的调制解调器芯片组中任何侵犯了涉诉专利的东西。相反，Sisvel只依赖3GPP规范，而没有任何证据表明被控的芯片实施了Sisvel在其指控中所依赖的标准中的特定部分。

当然，福特常规的认为Sisvel没有提出FRAND的提议，将诉讼中的专利授权给福特，违反了其FRAND承诺。

福特认为Sisvel用来起诉的专利是从诺基亚、黑莓、LG手中转让而来，应该遵循ETSI的知识产权政策。

福特提到，2019年1月10日，福特成为Sisvel Wi-Fi的被许可人，其中包括500多项专利。并在2019年11月4日，写给Sisvel的信中，福特表示“愿意就Sisvel的无线通信SEP谈判FRAND许可”。

在2021年7月20日的福特信件中，福特再次重申“愿意直接与Sisvel谈判许可，但必须遵守真正的FRAND条款”。

在2021年7月21日的邮件中，Sisvel表示它将专注于根据Sisvel及其附属公司拥有的专利找到解决方案。Sisvel要求“福特提供与使用3G和4G通信技术相关产品销售信息”。

在2021年8月26日的邮件中，福特向Sisvel提供了修订后的Sisvel建议的版本。

在2021年9月21日的邮件中，Sisvel提供了其“移动通信项目”的细节，其中包括许多Sisvel及其附属公司不拥有的专利，Sisvel并未就其所声称拥有的SEPs与福特达成双边许可条款。

在2021年10月1日的邮件中，Sisvel签署了福特在2021年8月26日提供的NDA，并声明“我们期待会签的保密协议以及我们要求的有关贵方相关销售数据的信息”。

2021年10月6日，福特复签了NDA协议。

2021年10月11日，福特和Sisvel进行了双边许可的电话交谈。

2021年10月18日的邮件中，Sisvel向福特提供了Sisvel的包括诉讼专利在内的1013件专利的“专利手册”用以提供“Sisvel双边报价”。

2021年12月8日，根据双方NDA，福特按照Sisvel在10月18日的要求，向Sisvel提供了福特保密的TCU，作为“制定许可协议的下一步必要步骤”。

但仅仅5天之后，Sisvel没有按照福特的要求和Sisvel的承诺，向福特提供双边许可，而是起诉福特公司侵犯其专利。

至少因为这些原因，Sisvel违反了FRAND条款。

03  福特认为高通与诺基亚的协议，使得专利权用尽

福特认为并没有侵犯涉诉的803号专利（诺基亚转让给Sisvel），因为福特量产车使用了高通的基带调制解调器芯片组TCU，专利权已经用尽。

根据2008年7月，诺基亚和高通签署了一项“15年协议”，其中诺基亚同意不针对高通使用其任何专利，从而使高通能够在其芯片中集成诺基亚的技术。也就是诺基亚授权高通生产和销售其基带调制解调器芯片组使用诺基亚的803号专利。这一授权使得诺基亚在广达电脑 v LG案和Impression v Lexmark Intern案中对803的专利全部耗尽。

同样，对诺基亚转让给Sisvel的其它涉诉专利也提到了类似理由。

而对于从黑莓转让给Sisvel的383号专利，福特认为已经在2016年与黑莓的交叉授权中获得了该专利的授权。

对于从LG电子转让给Sisvel的279号专利，福特认为其TCU的网络访问设备（NAD）就是由LG Innotek制造的，而LG Innotek持有LG电子的许可或其它授权，允许LG Innotek根据279号专利制造NAD。这样，这件专利对于福特来说也是专利权用尽。

04  结语：难搞的福特

实际上，福特此次回复大部分都是常规手法。其中对不侵权的反驳理由也并非充足，但对于专利权用尽的提法可以看后续是如何认定的。

总之，对福特的判断是，这绝对是Avanci专利池遇到的很难搞定的一家企业，比戴姆勒要更困难。

今天是美国司法部有关2021年SEP政策草案意见征集的截止日，而这个草案的背后正是像苹果和美国汽车企业为首的阵营在这一问题上的意见表达，所以也可以预期，当2021版司法部的这个草案如果顺利通过的话，福特更会以此而形成“hold out”。

另一点，美国商务部近期出台的有关半导体供应链的报告，实际上在维护美国经济安全的同时，维护像美国汽车行业能够确保其芯片充足供应，也可以看出像福特、通用为代表的美国三大车企在政界的影响力。

这些都是汽车专利池管理者或专利权人不同于向手机制造商主张权利的地方。