最终审查被驳回？这些途径能帮你
原标题：最终审查意见之后美国专利商标局的相关实务（After Final Practice at the USPTO）
作 者 | Aaron Wininger--Perkins Coie LLP
闻宁阁，博钦律师事务所上海代表处
北京东方亿思知识产权代理有限责任公司编辑翻译
美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office，以下简称“USPTO”）的第二次实体审查意见通知书通常为最终驳回意见，除非审查员引进了新的驳回理由，且该驳回理由既非出于申请人修改权利要求的需要、也非基于信息披露声明（Information Disclosure Statement，以下简称“IDS”）中提交的信息。然而，与中国国家知识产权局（State Intellectual Property Office，以下简称“SIPO”）程序不同的是，最终驳回之后，申请人在美国可采取多种可行途径使审查继续进行。尽管这相比于SIPO增加了复杂性，但也提高了灵活性。
最终审查意见答复可包括一份修改或仅为单独的答辩。然而，除非能使申请符合授权条件，修改通常不被接受。即，做出修改并非申请人的权利。通常，审查员仅在以下情况接受修改：申请人删除权利要求，审查员建议被采纳，上诉争议被消除，或其他只需审查员粗略审查的部分情况。否则，审查员很可能会下发一份建议书，指示所做修改不被接受，因为这通常会引起新的需要额外检索的问题。其他原因可包括：
• 权利要求若按提议进行修改，将无法避免前一次审查意见通知书中指出的驳回情形，因而所做修改无法使案件适合授权、或更适合提起上诉；
• 权利要求若按提议进行修改，会引起新的问题出现；
• 修改另外提供了权利要求，而没有删除任何被最终驳回的权项，因此不认为所做修改使申请更适合提起上诉。
因此，最终审查意见之后，修改可能被接受的情形包括：将因形式缺陷而驳回权利要求并入其引用的被驳独权；对权利要求的修改克服了导致驳回的形式缺陷；以及删除了被驳回的权利要求。
注意，就时间而言，最好在最终审查意见通知书下发后两个月内提交最终审查意见答复（尽管通知书通常有三个月的答复期）。此举可将应付的延期费用在所做修改未被接受的情况下减到最低。
若想做出比最终审查意见后的可行修改更为实质性的修改，申请人可在请求试点方案审议的同时提交修改，并可修改至少一项独权，所做修改不得扩大其保护范围（如，多数情况下为限缩性修改方更有效）。该试点赋予审查员额外时间检索和/或考虑最终驳回之后提交的答复。AFCP修改可于收到最终审查意见通知书之后提交，也可在答复最终审查意见后并收到建议书之后提交。参与该试点方案本身无需付费（延期费和其他应付费用除外）。注，该试点方案于2017年9月30日结束，但一直经常性的被延续。
若希望不按上述方案修改，申请人可于提交RCE的同时提交修改。或者，如果最终审查意见通知书之后做出的修改未被接受，申请人可提交RCE，请求USPTO接受所做修改。不过，尽管请求不限次数，RCE并非免费。首次RCE费用为600美元（针对小实体），而第二次以及后续RCE均需850美元（针对小实体）。值得注意的是，提交RCE的同时需提交要修改的权利要求，否则将有收不到实体审查意见通知书而是最终审查意见通知书的风险。
类似于SIPO的程序，申请人可对USPTO的最终驳回提起上诉。上诉需要提交上诉通知（Notice of Appeal）书（针对小实体400美元），并在提交后的两个月内提交上诉书。提交上诉书通知不产生费用，但若转交到上诉委员会，则产生1000美元的官费（针对小实体）。上诉书摘要必须包括：
• 真正利害相关人；
• 相关上诉、抵触及审判；
• 请求保护的主题概要——独权以及说明书和附图的相关引用；
• 答辩；以及
• 权利要求附录。
需注意的是，上诉后，上诉人并没有权利修改。因此，权利要求附录应当仅包含按可采纳方式进行修改的权项。
提起上诉后，审查员可做出回复。若审查员提出新的驳回理由，申请人有两个月的期限提交答辩书（维持上诉）或请求重启审查程序。随后，上诉将会送达至委员会，经1至2年可下发决定书。若委员会维持审查员意见，申请人可提交RCE重启审查程序。
完整的上诉程序由于会历时较长且费用较高，另一种选择是诉前摘要审查请求（亦作“诉前摘要会商”，以下简称 “PBC”）。PBC请求必须与上诉书及书面辩论（最多5页）一同提交。若申请人认为本案的驳回明显不当且无驳回基础，那么提交该请求可以使合议组做出决定，从而不必提交上诉书摘要。这种方案应基于驳回中有明显的法律上或事实上的缺陷，而非基于权利要求的解读或现有技术的教导。后者更适用传统的上诉程序。
审查员合议组（包括本案原审查员）将一一考虑被诉驳回理由的具体情况，并就该申请的状态做出书面决定。
决定的做出往往要比完整的上诉程序快得多，且律师费明显更少。如果PBC维持了原审查员意见，申请人可提起完整上诉程序继续审查，或可通过提交RCE重启审查程序。因此，PBC趋于受到申请人欢迎。
尽管USPTO体系比SIPO复杂，但其更为灵活。需注意的是，司法途径同样可以审查，申请人可向美联邦巡回上诉法院提起上诉，或向弗吉尼亚东区地方法院提起民事诉讼。这些途径不在本文探讨范围之内，且鲜有用到；同时，如果专利申请人还需支付USPTO律师费的话，这些途径将会成本不菲，详见知产力国际此前关于Nantkwest公司诉Matal公司一案的文章《注意：联邦巡回上诉法院认为申请人始终支付USPTO的律师费》（←点击标题进入）。