如何界定商标恶意抢注？
专家策略
王寒梅
万瑞律师事务所
律师
虽
然《商标法》中并没有明确提出“恶意抢注”这一法律概念，但是规制商标恶意抢注行为的法律条文贯穿于《商标法》的始终，其中第三十二条是规制商标恶意抢注的核心条款之一。
《商标法》第三十二条前半段是对他人在先权利的保护，后半段规定“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，该条款是基于诚实信用原则，制止恶意抢注的行为，旨在对已经使用并有一定影响的未注册商标予以保护，是对商标注册制度的有效补充。本文主要结合本所代理的一个案例针对后半段中涉及的重点法律问题进行探讨，其中对于“有一定影响”和“不正当手段”的判定成为适用该条款的重点和难点。
对“有一定影响”的认定
《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十八条规定，有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等因素的，可以认定其有一定影响。实践中，在判定商标恶意抢注时，对“有一定影响”的认定标准一般低于对驰名商标的要求，即只要求在一定地域范围或者相关行业内，为本领域的相关公众所知晓即可，并不要求知晓的普遍性。
一般来讲，在先使用人可以提供相关商业合同中的来往合同、发票、账单以及广告宣传材料等直接、间接证据用以证明在先商标的知名度情况。在“Ercros”商标无效宣告行政诉讼一案中，代理律师通过提交原告与中国经销商的来往合同、发票、账单形成证据链证明标有在先商标的商品在中国境内进行了持续大量的销售，同时还提交了大量的网络宣传报道以及国家图书馆检索报告用以证明原告及其在先商标在中国的宣传、使用以及行业的市场地位等情况。法院经审理后认为：原告提交的媒体报道及介绍文章、销售单据、网络销售截图等证据可以证明，在诉争商标申请注册之前，原告已将“Ercros”商标使用在多聚甲醛等商品上，并形成一定影响。
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条规定：“在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成以不正当手段抢先注册”。可见，诉争商标申请人是否存在明知或应知他人在先权利的情形，是认定其是否具有主观恶意的重要考量因素。
在先商标的独创性、知名度、商标申请人所处地域以及所从事的行业等多种因素均可以作为判断是否“明知或应知”的考量因素。在前述“Ercros”商标无效宣告行政诉讼一案中，为了证明商标申请人的主观恶意，代理律师在所有与原告进行过交易的合同中进行筛查，通过抽丝剥茧发现了商标申请人的关联公司曾多次向原告购买多聚甲醛商品，因此通过提交关联公司与原告之间的业务往来凭证、商标申请人与其关联公司的关系图及相关证据，证明了作为同行业经营者的商标申请人在申请诉争商标时是明知或应知在先商标的。同时，代理律师还对原告在先商标“Ercros”的创作来源进行了说明，以证明该词汇的独创性。由于“Ercros”为原告的商号且该商号在化工行业已具有一定知名度，考虑到商标申请人的恶意较为明显，法院同时支持了我方关于在先商号和商标恶意抢注的主张。
两者之间的关系
“有一定影响”与“不正当手段”是适用《商标法》第三十二条后半段的两个必要构成要件，在司法实践中，应当根据个案情况具体把握这两者之间的关系。实践中，往往在先商标的知名度越高，商标申请人知晓该商标的可能性就越大。从这个角度来看，“有一定影响”与“不正当手段”之间存在着此消彼长的互补关系，如果恶意的证据比较间接，则要求在先商标知名度的证据就要充分，应当达到能从一定影响推定当事人明知或者应知的程度。而主观恶意比较明显的，则可以适当降低对在先商标知名度的要求，即只要能够证明在先使用商标的影响力可能及于抢注人，即可判定构成“有一定影响”。
目前针对商标的恶意抢注行为，除了可以通过商标授权确权行政程序解决外，也已经有通过民事诉讼途径解决的先例。但是由于中国采取在先申请的注册制度，因此在进入或可能进入中国市场前，权利人(尤其是外国企业)应当尽早布局中国商标申请，预防他人的恶意抢注，否则权利人需要花费大量的时间和经济成本来进行维权。即便未及时申请注册商标，权利人也应当妥善保存该商标在中国的宣传使用以及业务往来等证据，以防在碰到商标抢注时，依据《商标法》有关条款来制止恶意抢注的行为，维护自身的合法权益。
作者 | 万瑞律师事务所律师王寒梅。万瑞律师事务所是三友知识产权集团的旗下成员
本文刊载于《商法》2023年7月/8月双月刊。如欲阅读电子版，欢迎浏览《商法》官网。
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