1.5亿元索赔化为泡影，最高院的指导案例背后的故事

最近最高人民法院发布了一批指导案例，其中第84号案例是：礼来公司（又叫伊莱利利公司）诉常州华生制药有限公司侵害发明专利权纠纷案。最高法的指导案例都是重量级的有影响力的大案要案，从2012年开始到现在一共才发布了87个，在这些有限的案例中，这个案例不仅是涉及医药专利纠纷的唯一一件，也是涉及发明专利纠纷的唯一一件。有多牛，看看判决书名称就知道了——(2015)民三终字第1号。No.1就是这么威武霸气。此案虽然因为最高院的判决而名扬天下，实际上却是历经13年的系列诉讼，从几十万元的小纠纷到1.5亿元索赔的大诉讼，此中过程是曲折离奇，跌宕起伏，令人拍案叫绝。医律君回顾整个过程，看到精彩之处也是不得不击节赞叹，不能自已。

先说说系列案的主角——奥氮平。

整个系列诉讼涉及的是一种抗精神分裂症药物奥氮平的生产方法的侵权纠纷。奥氮平是礼来公司最早开发的抗精神分裂症药物，早在1996年就在美国获批上市，两年后又进入了我国药物市场。奥氮平可用于精神分裂症以及双相情感障碍的治疗，可有效减少患者幻觉、思维混乱等多种精神病症状，现已成为我国精神分裂症治疗的一线药物。下表可以看出，2007年奥氮平的销售额和市场占有率排全球抗精神分裂症药物首位。

数据来源：抗精神分裂症药物市场分析及预测，《中国处方药》 2009.2 No.83

奥氮平在我国的市场也是非常巨大，奥氮平于1999年进口到中国，并以商品名“再普乐”在全国上市销售，2003年在中国被《精神分裂症防治指南》列为一线用药。现属于国家医保产品。国内有江苏豪森药业5 mg、10 mg片剂（商品名“欧兰宁”）于2001年获SFDA批准上市，常州华生制药的原料药及其5 mg片剂（“悉敏”）于2003年也获SFDA批准生产。

这么有市场“钱景”的药物，礼来公司自然不会轻易把市场拱手让人。奥氮平的原始化合物专利在中国没有申请，后续虽然申请了几个晶型化合物专利，但是礼来公司在中国拥有的最早的关于奥氮平的专利是奥氮平制备方法的专利，也就是“制备一种噻吩并苯二氮杂化合物的方法”的第91103346.7号中国发明专利申请，授权公告日为1995年2月19日。

与奥氮平相关的专利大战，早在2002年就已经打响。

2002年5月，美国礼来公司依据其拥有的第91103346.7和第96192775.5号发明专利向上海市第二中级人民法院申请诉前禁令，要求江苏豪森药业股份有限公司和上海医药工业研究院停止生产和销售奥氮平，担保金130万美元，并因此拉开了围绕奥氮平的专利之战。经过4年多的诉讼，豪森药业最终胜诉，赢得了这起涉外专利侵权纠纷。2006年10月上海市高级人民法院在（2006）沪高民三（知）终字第11号判决书中维持被告豪森公司、医工院共同研制的奥氮平原料药的制备方法未落入原告91专利的保护范围，奥氮平原料药结晶的制备方法未落入原告96专利的保护范围，故豪森公司、医工院未侵犯礼来公司的两项发明专利权。

但是，豪森公司、上海医工院虽然是胜诉了，但是这个回合中，最开心的应该是败诉一方--礼来公司。由于礼来公司申请了诉前禁令，生生将豪森公司的仿制药“欧兰宁”的上市推迟了4年！推迟4年是什么概念呢？看看下表：

数据来源：抗精神分裂症药物市场分析及预测，《中国处方药》 2009.2 No.83

2006年仅一年奥氮平的销售额就约5千万RMB，2007年就达到近7千万RMB！！

小伙伴们有没有感受到诉前禁令的威力？

刚才只是前菜，下面医律君开始上正餐。

前面说到常州华生制药的原料药及其5 mg片剂（“悉敏”）于2003年也获SFDA批准生产。于是乎，礼来公司兵分两路。2003年9月29日，礼来公司向江苏省南京市中级人民法院（以下简称南京中院）起诉华生公司侵害91103346.7号发明专利权，该院于2008年4月7日作出（2004）宁民三初字第029号民事判决，驳回礼来公司的诉讼请求。礼来公司不服，提起上诉。江苏高院于2011年12月19日作出（2008）苏民三终字第0241号终审判决，撤销一审判决，判令华生公司停止使用涉案专利权利要求1中的方法（a）生产奥氮平，并赔偿礼来公司经济损失人民币50万元。

有意思的是，江苏高院认为华生公司生产奥氮平的方法落入涉案方法专利权的保护范围的理由不是经过方法特征的比对进行的判断，而是由于华生公司依法应当承担举证不能的法律后果，推定伊莱利利公司关于华生公司生产奥氮平的方法落入其涉案专利权保护范围的主张成立。这就涉及到举证责任倒置。

一审中伊莱利利公司主张涉案方法专利涉及的奥氮平属于新产品，并对此作出了说明。在此情形下，应当由华生公司就该产品不是新产品承担举证责任，而华生公司在一审法院指定的期限内未能提供证据证明涉案奥氮平在专利申请日前在中国市场上出现过。据此，在没有相反证据的情况下，可以认定奥氮平属于我国专利法所规定的新产品，华生公司依法应当就其生产奥氮平的方法不同于涉案专利方法承担举证责任。

华生公司主张其是按照向国家药监局申报备案资料中记载的工艺方法进行生产。华生公司向国家药监局申报备案资料中记载的奥氮平的制备工艺也就是华生公司向国家药监局提交的新药申请资料中《原料药生产工艺的研究资料及文献资料》中记载的方法。而这个方法竟然通过上海市科技咨询服务中心出具的鉴定报告书鉴定为：华生公司备案资料中记载的生产原料药奥氮平的关键反应步骤缺乏真实性，该备案的生产工艺不可行。因此华生公司依法应当承担举证不能的法律后果。据此，推定伊莱利利公司关于华生公司生产奥氮平的方法落入其涉案专利权保护范围的主张成立。

礼来公司胜诉是胜诉了，但是从2003年第一次起诉开始8年过去了，江苏高院最终仅判罚华生公司赔偿礼来公司经济损失人民币50万元。又没有诉前禁令，整个诉讼过程对于华生公司的药物生产和销售几乎没有影响，显然礼来公司是不会满意的。所以，判决之后，开心的仍然是败诉一方，只是这回是华生公司。

然而，这只是礼来公司和华生公司交手的第一回合。高手过招，任何一个小的破绽都有可能被对手抓住打个反击。

基于江苏高院在2011年作出的侵权成立的判决，礼来公司在2013年再次向江苏高院起诉华生公司，这次的索赔就是狮子大开口了。

2013年7月25日，礼来公司向江苏省高级人民法院（以下简称江苏高院）诉称，礼来公司拥有涉案91103346.7号方法发明专利权，涉案专利方法制备的药物奥氮平为新产品。常州华生制药有限公司（以下简称华生公司）使用落入涉案专利权保护范围的制备方法生产药物奥氮平并面向市场销售，侵害了礼来公司的涉案方法发明专利权。为此，礼来公司请求法院判令：1、华生公司赔偿礼来公司经济损失人民币1.5亿元！！、礼来公司为制止侵权所支付的调查取证费和其他合理开支人民币28800元；2、华生公司在其网站及《医药经济报》刊登声明，消除因其侵权行为给礼来公司造成的不良影响；3、华生公司承担礼来公司因本案发生的律师费人民币150万元；4、华生公司承担本案的全部诉讼费用。

为什么索赔1.5亿元之巨？

礼来借前案的侵权认定结果、基于华生公司侵权成立的事实，主张了自前案2003年以来至专利权有效期届满日2011年的侵权赔偿。礼来公司主张赔偿额有两种计算方法：（一）根据华生公司于2004年3月16日在前案提交的《奥氮平停产给华生造成的损失评估》中的自认，华生公司潜在的销售收入约为2000万元／年，据此可以计算出华生公司的潜在毛利润为166万元／月，从2003年9月29日至2011年4月24日共计91个月，华生公司的获利应为人民币151060000元。（二）依据艾美仕市场调查（上海）有限公司就华生公司的市场数据所出具的证明，自2005年1月至2011年4月间华生公司在全国100张床位以上医院的奥氮平销售金额为人民币186914143元；根据《2011年度中国医药市场发展蓝皮书》及《冲破慢周期——创新提效与全资源整合》中描述的2001-2011年中国药品零售终端市场占比数据，可以计算出2003年至2011年，药店每年的药物销售收入占医院的药物销售收入的比值，从而计算出华生公司在侵权期间通过药店销售奥氮平的收入为64975343元；根据网上查询华生公司所用原料的市场价格，计算出华生公司的原料成本为0.04元／毫克，其自2003年9月至2011年4月的原料生产成本为86522830元。用上述华生公司的销售收入减去其成本，华生公司侵权期间的获利为165366656元。礼来公司在本案中仅向华生公司主张按照第一种方法计算出的赔偿数额人民币151060000元。

面对1.5亿元的巨额索赔，恐怕此时华生公司的内心是崩溃的。看看主张赔偿额的计算根据是基于华生公司于2004年3月16日在第一回合诉讼一审中提交的《奥氮平停产给华生造成的损失评估》证据，是否有一种作茧自缚的赶脚？

然而，华生公司并没有坐以待毙。其实早在第一回合诉讼过程中，华生公司针对漏洞就已经开始了亡羊补牢工作。前面提到2001年华生公司向国家药监局申报备案资料中记载的奥氮平的制备工艺被鉴定为该备案的生产工艺不可行。2008年，华生公司又向药监局补充报批了奥氮平备案生产工艺。

于是，在第二回合的诉讼中，华生公司提交了新的证据，包括生产记录、生产规程及《药品补充申请批件》等证据证明其2003年以来一直使用2008年补充报批的奥氮平备案生产工艺，该备案文件已于2010年9月8日获国家药监局批准，具备可行性。华生公司认为在礼来公司未提供任何证据证明华生公司的生产工艺的情况下，应以华生公司2008年奥氮平备案工艺作为认定侵权与否的比对工艺。

江苏高院一审与其在2011年作出的侵权成立的判决保持一致，仍然认定华生公司侵权成立，但是并没有支持此巨额索赔。江苏高院认为，涉案方法发明专利的申请日为1991年4月24日，应当适用关于方法发明专利权不延及产品的规定。华生公司使用涉案方法发明专利构成侵权，但销售奥氮平的行为不构成侵权。因此，华生公司销售奥氮平药品的获利并不能完全视为使用涉案方法专利所获利益，仅可以作为确定赔偿数额的酌定因素，礼来公司请求按照华生公司销售奥氮平药品的获利来计算赔偿数额，于法无据，不予支持。综合考虑涉案专利权的性质、被控侵权行为的持续时间、华生公司销售奥氮平药品的数量和价格、可能的获利情况以及礼来公司为维权所支付的律师代理费用、公证费等开支中的合理部分等因素，酌定华生公司赔偿数额为人民币350万元。

这一次，胜诉方和败诉方都不满意，一起向最高院提起上诉。

结果最高院竟然认定华生公司不侵权！

上面已经提到，江苏高院在第一回合二审以及第二回合的一审中认为华生公司侵权的主要依据不是通过比对华生公司的生产方法和礼来公司的专利方法，而是基于华生公司在国家药监局备案的生产工艺不可行的事实，判定华生公司依法应当承担举证不能的法律后果，推定华生公司生产奥氮平的方法落入涉案专利权保护范围。

最高院根据华生公司提交的新证据，重新认定了其生产方法，并且与礼来公司的专利方法进行了比对。

最高院指导案例中公开的裁判要点指出：

药品制备方法专利侵权纠纷中，在无其他相反证据情形下，应当推定被诉侵权药品在药监部门的备案工艺为其实际制备工艺；有证据证明被诉侵权药品备案工艺不真实的，应当充分审查被诉侵权药品的技术来源、生产规程、批生产记录、备案文件等证据，依法确定被诉侵权药品的实际制备工艺。

最高院认为，现有在案证据能够形成完整证据链，证明华生公司2003年至涉案专利权到期日期间一直使用其2008年补充备案工艺的反应路线生产奥氮平，主要理由如下：

    首先，华生公司2008年向国家药监局提出奥氮平药品补充申请注册，在其提交的《奥氮平药品补充申请注册资料》中，明确记载了其奥氮平制备工艺的反应路线。针对该补充申请，江苏省药监部门于2009年7月7日和8月25日对华生公司进行了生产现场检查和产品抽样，并出具了《药品注册生产现场检查报告》（受理号CXHB0800159），该报告显示华生公司的“生产过程按申报的工艺进行”，三批样品“已按抽样要求进行了抽样”，现场检查结论为“通过”。也就是说，华生公司2008年补充备案工艺经过药监部门的现场检查，具备可行性。基于此，2010年9月8日，国家药监局向华生公司颁发了《药品补充申请批件》，同意华生公司奥氮平“变更生产工艺并修订质量标准”。对于华生公司2008年补充备案工艺的可行性，礼来公司专家辅助人在二审庭审中予以认可，江苏省科技咨询中心出具的（2014）司鉴字第02号《技术鉴定报告》在其鉴定结论部分也认为“华生公司2008年向国家药监局备案的奥氮平制备工艺是可行的”。因此，在无其他相反证据的情形下，应当推定华生公司2008年补充备案工艺即为其取得《药品补充申请批件》后实际使用的奥氮平制备工艺。

    其次，一般而言，适用于大规模工业化生产的药品制备工艺步骤繁琐，操作复杂，其形成不可能是一蹴而就的。从研发阶段到实际生产阶段，其长期的技术积累过程通常是在保持基本反应路线稳定的情况下，针对实际生产中发现的缺陷不断优化调整反应条件和操作细节。华生公司的奥氮平制备工艺受让于医科院药物所，双方于1999年10月28日签订了《技术转让合同》。按照合同约定，医科院药物所负责完成临床前报批资料并在北京申报临床。在医科院药物所1999年10月填报的（京99）药申临字第82号《新药临床研究申请表》中，“制备工艺”栏绘制的反应路线显示，其采用了与华生公司2008年补充备案工艺相同的反应路线。针对该新药临床研究申请，北京市卫生局1999年11月9日作出《新药研制现场考核报告表》，确认“原始记录、实验资料基本完整，内容真实。”在此基础上，医科院药物所和华生公司按照《技术转让合同》的约定，共同向国家药监局提交新药证书、生产申请表（（2001）京申产字第019号）。针对该申请，江苏省药监局2001年10月22日作出《新药研制现场考核报告表》，确认“样品制备及检验原始记录基本完整”。通过包括前述考核在内的一系列审查后，2003年5月9日，医科院药物所和华生公司获得国家药监局颁发的奥氮平原料药和奥氮平片《新药证书》。由此可见，华生公司自1999年即拥有了与其2008年补充备案工艺反应路线相同的奥氮平制备工艺，并以此申报新药注册，取得新药证书。因此，华生公司在2008补充备案工艺之前使用反应路线完全不同的其他制备工艺生产奥氮平的可能性不大。

最后，国家药监局2010年9月8日向华生公司颁发的《药品补充申请批件》“审批结论”栏记载：“变更后的生产工艺在不改变原合成路线的基础上，仅对其制备工艺中所用溶剂和试剂进行调整”，即国家药监局确认华生公司2008年补充备案工艺与其之前的制备工艺反应路线相同。华生公司在一审中提交了其2003、2007和2013年的生产规程，2003、2008年的奥氮平批生产记录，华生公司主张上述证据涉及其商业秘密，一审法院组织双方当事人进行了不公开质证，确认其真实性和关联性。本院经审查，华生公司2003、2008年的奥氮平批生产记录是分别依据2003、2007年的生产规程进行实际生产所作的记录，上述生产规程和批生产记录均表明华生公司奥氮平制备工艺的基本反应路线与其2008年补充备案工艺的反应路线相同，只是在保持该基本反应路线不变的基础上对反应条件、溶剂等生产细节进行调整，不断优化，这样的技术积累过程是符合实际生产规律的。

最高院在重新认定华生公司的生产工艺的基础上，终于将华生公司的生产方法与礼来公司的专利方法进行了比较，最终认为华生公司的奥氮平制备工艺在三环还原物中间体是否为苄基化中间体以及由此增加的苄基化反应步骤和脱苄基步骤方面，与涉案专利方法是不同的，相应的技术特征也不属于基本相同的技术手段，达到的技术效果存在较大差异，未构成等同特征。因此，华生公司奥氮平制备工艺未落入涉案专利权保护范围。

具体理由如下：

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第二款规定：“等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”本案中，就华生公司奥氮平制备工艺的反应路线和涉案方法专利的区别而言，首先，苄基保护的三环还原物中间体与未加苄基保护的三环还原物中间体为不同的化合物，两者在化学反应特性上存在差异，即在未加苄基保护的三环还原物中间体上，可脱落的Q基团和胺基均可与N-甲基哌嗪发生反应，而苄基保护的三环还原物中间体由于其中的胺基被苄基保护，无法与N-甲基哌嗪发生不期望的取代反应，取代反应只能发生在Q基团处；相应地，涉案专利的方法中不存在取代反应前后的加苄基和脱苄基反应步骤。因此，两个技术方案在反应中间物和反应步骤上的差异较大。其次，由于增加了加苄基和脱苄基步骤，华生公司的奥氮平制备工艺在终产物收率方面会有所减损，而涉案专利由于不存在加苄基保护步骤和脱苄基步骤，收率不会因此而下降。故两个技术方案的技术效果如收率高低等方面存在较大差异。最后，尽管对所述三环还原物中的胺基进行苄基保护以减少副反应是化学合成领域的公知常识，但是这种改变是实质性的，加苄基保护的三环还原物中间体的反应特性发生了改变，增加反应步骤也使收率下降。而且加苄基保护为公知常识仅说明华生公司的奥氮平制备工艺相对于涉案专利方法改进有限，但并不意味着两者所采用的技术手段是基本相同的。

上述理由简单通俗来说就是，华生公司的制备流程实质上是增加了一步“加苄基”以及“脱苄基”的步骤，尽管礼来公司辩称该步骤是公知常识，但最高院的理由是认为增加反应步骤使收率下降，并且在一个中间体分子上增加苄基是一种实质性的改变，两者是不同的方法，因此华生公司没有侵权。

可能还有小伙伴不明白神马是加苄基保护步骤和脱苄基步骤。医律君打个比方：在先专利要求保护一种炒鸡蛋的方法，我在炒鸡蛋之前穿上一身盔甲，炒完鸡蛋后脱掉盔甲。虽然穿着盔甲炒鸡蛋会造成操作不便，在炒鸡蛋的色香味方面会有所减损，但是并不意味着两者所采用的技术手段是基本相同的。

看完这个比喻的小伙伴不要向医律君扔鸡蛋。

有小伙伴们是很不认同最高院的这个认定的。医律君认为，这恰恰是最高院没有写在指导案例的裁判要点中的一个隐藏的彩蛋。

通常在化学反应中加保护基团是为了减少副反应产物，提高目的产物的收率，然而本案中这个“加苄基”和“脱苄基”的步骤并没有使得华生公司的方法比礼来公司的方法有技术效果的改进，反而增加反应步骤使收率下降，看上去这是一个多此一举的步骤。如此规避专利会不会吃相难看？

并没有。

这实际上是一种改劣发明。所谓改劣发明是指：“被控物以一个简单的技术特征来替换专利技术的个别必要技术特征，而将其它必要技术特征加以利用实施，大体上能实现专利技术的发明目的，但造成了专利技术方案在一定程度上的变劣，降低了其技术效果”。对于改劣发明是否适用等同原则，目前一直存在争议。

美国法院认为对于改劣发明应该通过适用等同原则来判断是否构成侵权。英国对改劣发明是否判定构成侵权时，严格限制等同原则的适用并注意禁止反悔原则的抗辩。

我国最高院在审理大连新益建材有限公司诉大连仁达新型墙体建材厂侵犯专利权纠纷案时，在2008年作出的（2005）民三提字第1号判决书中对于被控侵权产品筒管部分在水泥无机胶凝材料中夹有一层玻璃纤维布是否属于与专利相应技术特征的等同特征有如下论述：

　　首先，根据《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。由于本案专利权利要求书在叙述玻璃纤维布层数时，明确使用了“至少二层以上”这种界线非常清楚的限定词，说明书亦明确记载玻璃纤维布筒的套叠层“可以少到仅两层”，故在解释权利要求时，不应突破这一明确的限定条件。应当认为，本领域的普通技术人员通过阅读权利要求书和说明书，无法联想到仅含有一层玻璃纤维布或者不含玻璃纤维布仍然可以实现发明目的，故仅含有一层玻璃纤维布或者不含有玻璃纤维布的结构应被排除在专利权保护范围之外。否则，就等于从独立权利要求中删去了“至少二层以上”，导致专利权保护范围不合理的扩大，有损社会公众的利益。其次，本案专利中玻璃纤维布层数的不同，不能简单地认为只是数量的差别，而是对于筒体构件的抗压能力、内腔容积以及楼层重量具有不同的物理力学意义上的作用。筒管部分含有“至少二层以上”玻璃纤维布，在增强抗压能力、减轻楼层重量、增加内腔容积方面达到的技术效果应优于筒管部分仅含“一层”玻璃纤维布的效果。应当认为，仅含“一层”玻璃纤维布不能达到含有“至少二层以上”玻璃纤维布基本相同的效果，故被控侵权产品筒管部分在水泥无机胶凝材料中夹有一层玻璃纤维布不属于与专利相应技术特征的等同特征，更不是相同特征。因此，被控侵权产品亦没有落入专利权的保护范围。

另，关于耐碱玻璃纤维布的问题，因耐碱玻璃纤维布早在专利申请日之前已出现，专利申请人对此应有预见，但在权利要求书中仍然使用了“至少二层以上玻璃纤维布”的措辞，故仁达厂关于因玻璃纤维布技术进步导致等同侵权成立的主张，不能成立。关于被控侵权产品筒管接口的问题，因仁达厂自认被控侵权产品筒管接口部分是否重合不影响等同的认定，故本院对此不再评判。

可见，2008年最高院的判决实际上给出了一个导向，那就是改劣发明不导致等同侵权成立。如果考虑到前案的参考意义，最高院在2016年对于礼来公司和华生公司的这个改劣发明的判决也就不令人意外了。

至于以后改劣发明会不会被认为等同侵权成立，医律君只能说且行且珍惜了。