客户私自将代理机构撰写的专利文书申请专利？侵权吗？
代理机构受客户委托而撰写的专利申请文件是基于客户提供的素材而撰写的，代理机构出具的专利申请文件是否存在著作权？如果存在著作权，著作权人到底是客户还是代理机构？客户能否将代理机构供其审核的申请文件私自拿去申请专利？
前言：目前专利代理机构中存在一种尴尬情况：一些强势企业在申请专利时，先要求专利代理机构根据其具体要求先行撰写专利的申请文件材料，再后付代理费用，而代理机构将其要求的文书交付给企业之后，一些不良的企业不尊重代理机构的劳动成果，私自将专利文书申请专利，或者找其它代理机构去申请专利，以此来不付或少付代理费。
深圳市精英专利事务所（以下简称“精英专利所”）也遭遇了相同的局面，在与企业沟通无果后，精英专利坚决拿起法律武器进行维权，精英专利主张其撰写的专利文书享有著作权，企业擅自将专利文书申请专利的行为侵犯了其著作权。经过深圳市南山区人民法院的审理，近日一审判决认定企业的行为侵害了精英专利所的著作权，并责令侵权人承担赔偿责任。
该案件一方面警示了市场主体应当遵循诚实信用原则，另一方面对推动知识产权代理市场良性发展起到了积极的促进作用。
案号 | （2015）深南法知民初字第69号 | ||
案由 | 著作权权属、侵权纠纷 | ||
合议庭 | 审判长：魏梅 审判员：马虹、蔡宝妮 | ||
法官助理 | 詹红 | 书记员 | 詹红 |
当事人 | 原告：深圳市精英专利事务所 | ||
被告：深圳市惠尔凯博海洋工程有限公司 | |||
裁判日期 | 2016年12月8日 | ||
案情简介 | 原告精英专利所与被告惠尔海洋公司于2010年3月25日签订了《专利常年代理服务框架协议书》，约定惠尔海洋公司聘请精英专利所为唯一指定的专利代理服务机构代理被告专利业务。 合作期间，原告为被告撰写了六件实用新型专利申请文件，每件实用新型专利包含权利要求书、说明书、 说明书附图、说明书摘要、摘要附图五份专利文件。2010 年12月6日，原告将上述六件实用新型专利申请文件通过邮件方式发送给被告，被告收到原告撰写的六件实用新型专利申请文件后，告知原告放弃该六件实用新型专利的申请，并未向原告支付任何报酬。 2014年3月，原告查询发现，被告已经向国家知识产权局提交了六件实用新型专利。经过对比发现，被告提交的该六件实用新型专利的权利要求书、说明书、说明书附图、说明书摘要及摘要附图与原告撰写的六件实用新型专利申请文件基本相同。 | ||
法院认定结果 | 原告员工撰写的专利申请文件虽然部分素材由被告提供，但原告的员工在此基础上进行了大量的修改，并添加了大量的内容，使之成为符合申请专利条件的文书，具有独创性，故该专利申请文件系著作权法意义上的作品，受著作权法保护。而本案中职务作品归属于单位所有，故本案涉案的专利文书著作权由原告所有。据此，法院作出了责令被告赔偿原告经济损失的判决。 | ||
涉案法律 | 《中华人民共和国著作权法》第十一条、第四十七条、第四十九条、第六十四条 |
代理机构受客户委托而撰写的专利申请文件是基于客户提供的素材而撰写的，代理机构出具的专利申请文件是否存在著作权？如果存在著作权，著作权人到底是客户还是代理机构？客户能否将代理机构供其审核的申请文件私自拿去申请专利？
代理机构根据委托人提供的素材而撰写的专利申请文件享有著作权，如委托合同无特别约定，著作权属于代理机构。原告精英专利所职工根据被告惠尔海洋公司提供的素材撰写了权利要求书、说明书、 说明书附图、说明书摘要、摘要附图五份专利文件。虽然与被告提供素材在内容上存在50%的一致，但是为了使得被告的素材能够符合专利申请的条件及使被告通过实施专利能在之后的市场竞争中占有优势地位，原告职工从技术、法律等多角度对被告提供的素材进行了判断、整合、加工。在选择和安排文字及申请文件的文章结构安排方面均为原告职工独立创作，包含了原告职工的智力劳动，具有独创性。同时，原告精英专利所职工撰写的专利申请文件也符合合法性及可复制性的条件。因此，根据《著作权法实施条例》第二条，原告精英专利所职工撰写的专利申请文件构成了文字作品。根据《著作权法》第十六条第二款关于职务作品著作权归属的规定，原告精英专利所对职工的职务作品享有著作权。根据《著作权法》第十七条关于委托作品著作权归属的规定，原被告双方之间的委托合同并未明确约定著作权的归属，所以申请文件的著作权属于受托人（原告）。
委托人私自将代理机构撰写的专利申请文件以自己名义申请专利涉嫌侵害代理机构的著作权，依法应当承担侵权责任。判断涉诉行为是否侵犯著作权，需考虑“接触+实质性相似”两个要件。接触是指被诉侵权人有机会接触到、了解到或者感受到权利人享有著作权的作品。本案中原告精英专利所通过给委托人（被告惠尔海洋公司）发送邮件的方式将其撰写的专利申请文件对委托人公开，委托人已经具有获知原告精英专利所作品的机会和可能，可以推定为接触。实质性相似，是指侵权作品中体现创作者个性的部分与原作的独创性部分实质性相似，系一种把他人作品据为己有，仅将个别部分略作变动，没有创造性劳动的侵权行为。本案中委托人将代理机构撰写的专利申请文件以自己的名义向国家知识产权局申请实用新型专利，其申请文件的文字表述形式及文章结构安排均与精英专利所职工撰写的专利申请文件高度一致，构成了实质性相似。因此，综合“接触+实质性相似”两个要件考虑，委托人擅自将代理机构撰写的专利申请文件以自己名义申请专利侵害了代理机构的著作权。根据《著作权法》第四十七条，被告未经代理机构许可发表其作品并且剽窃了代理机构的作品，应当承担赔偿损失等民事责任。
来源：IPRdaily中文网
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