一、该案例中修改后的权利要求4、7是如何得来的二、以是否为“未经修改的权利要求”来判断可否作为审查基础存在的问题三、同样是未经修改的权利要求，为何假设的新权4’不应被接受，而实际的新权4则应被接受四、如果该案例中的新权4不被接受，对专利权人而言会产生哪些不当损失五、以该案例中明确的“关于修改目的的要求”的“回应性要求”来进行判断，得出的结果更为合理六、结语专利确权程序中，专利权人可以采用“进一步限定”式修改对其权利要求进行修改，然而，修改后的权利要求能否被接受作为审查基础，常常会成为焦点问题之一，因此也是广受关注的问题。
2024年5月9日，最高人民法院知识产权法庭微信公众号上在“每周一案”专栏发布了入选人民法院案例库的案例（以下简称为“该案例”），该案例涉及（2021）最高法知行终556、581、738号三案，并且，在发布该案例的同时，以“专利确权程序中‘进一步限定’式修改的审查；专利确权程序中权利要求修改的回应性要求”为标题，撰文对该案例进行了介绍（以下简称为“该案例介绍”）。
该案例介绍中，最高人民法院在裁判意见中明确认定：“修改后的权利要求4、7均为本专利原有权利要求，并非经过修改而形成的新的权利要求，其是当然的审查基础，不存在因所谓修改而不能被接受的问题。被诉决定对修改后的权利要求4、7不予接受，进而将之排除在审查基础之外，缺乏事实依据。” （2021）最高法知行终556、581、738号三案的生效判决正是基于该意见撤销了一审判决和被诉决定中关于宣告本专利修改后的权利要求4、7及引用权利要求4、7的权利要求8-10无效的决定。
特别值得关注的是，该案例介绍基于以上三案的生效判决的上述结论，给出了导向性裁判意见：“值得注意的是，专利确权程序中，未经修改的权利要求是当然的审查基础，其不构成对于权利要求修改的法定或者其他限制的评价对象，故确认审查基础时，应当首先明确有关权利要求是原权利要求还是经修改形成的新权利要求。”
对于该导向性裁判意见，可以理解为，在专利确权程序中，在判断修改后的权利要求是否应被接受作为审查基础时，可以基于相关权利要求是否属于“未经修改的权利要求”来做出绝对性判断，如果某权利要求是未经修改的权利要求，则其无需被讨论，是当然的审查基础。
就该案例而言，修改后的权利要求4、7确实是本专利原有的权利要求，并非经过修改而形成的新的权利要求，而且笔者也认为其应该被接受作为审查基础，但被接受的理由，是否当然地归因于其为原有的权利要求，而非经过修改的权利要求，则是可以进一步讨论的。
“未经修改的权利要求”可以理所当然地作为审查基础吗？笔者认为，该导向性裁判意见似乎存在不严谨之处，因为在某些特定场合下，作为绝对性判断标准会存在一定的问题。以下展开说明。
该案例中，原权利要求书中包括多组权利要求，以第一组权利要求为例，独权1包括权利要求2-8共7项从属权利要求。他们的引用关系如图1（A）所示。而修改后的权利要求中，第一组权利要求由原权利要求1-8修改为新权利要求1-4，其引用关系对应地如图1（B）所示。其中，新权1和新权4均为独权，新权1为原权2、4、6、7的附加特征合并到原权1中得到，新权4为原权3的附加特征合并到原权1中得到（新权4即为原权3，这也就是最高人民法院撤销一审判决和被诉决定的主要依据）。修改之后，原权3的序号之所以从3变成4，是因为原权2的间接从权（原权5、原权8）作为新权1的直接从权，分别使用了序号2和3，因此，原权3上升后的独权也就顺次往后排序变成了新权4。二、以是否为“未经修改的权利要求”来判断可否作为审查基础存在的问题
假如该案例中新权4不是原权3，而是原权2、或者原权4、甚至原权1（为了区别于实际的新权4，在此可称之为“新权4’”），那么，此时的新权4’依然是“未经修改的权利要求”，也即原有的权利要求，按照最高人民法院的上述导向性裁判意见，显然新权4’应该是“当然的审查基础”，根本不构成对于权利要求修改的法定或者其他限制的评价对象，也就是根本无需进行判断自然就应该接受作为审查基础。然而，此时的新权4’其实已经与该案例介绍中的如下裁判意见发生冲突了。该案例介绍的裁判意见中，强调了“对于权利要求的修改是否应当予以接受，至少涉及以下几个方面的问题：一是关于修改幅度的要求。…… 二是关于修改方式的要求。……三是关于修改目的的要求。专利确权程序是在权利要求已获授权后因被他人提起无效宣告请求，依据无效宣告理由检验授权正当性的程序。其既非授权正当性的全面复查程序，又非权利要求撰写的优化程序。故对于专利确权程序中的权利要求修改，一般应当以回应无效宣告理由（包括针对无效宣告请求人提出的无效宣告理由或者补充的证据和国家知识产权局引入的无效宣告请求人未提及的无效宣告理由或者证据）为限。以克服无效宣告理由所指缺陷为名，而行优化权利要求撰写之实的修改，即非回应性的修改，因其不符合专利确权程序的制度定位，可以不予接受。否则，不难设想，一旦非回应性修改可以被接受，则专利确权程序势必异化为授权后额外获取优化权利要求撰写机会的工具。如此既不利于从撰写之初、授权之始即提高撰写质量，也不利于无效宣告请求程序真正作用的发挥，还会引发专利授权后包括相关利益攸关方在内社会公众利益的失衡。故对于非回应性修改，即便其未超出所谓“信息范围”和“保护范围”且属于专利审查指南所允许的修改方式，也可以不予接受。例如，权利要求的修改缺乏与修改相对应的无效宣告请求和理由的，一般可以不必再审查其修改范围和修改方式，径行不予接受。又如，在同一行政审查程序中，针对一项权利要求的无效宣告理由已通过对该权利要求的修改给予了回应，且修改后的权利要求已被接受时，对该原权利要求的另行修改及相应获得的更多新权利要求，因一般已不再具有回应对象，故可不予接受。”先以新权4’是原权1这种假设情况来看，由于针对原权1的无效宣告理由已经通过合并原2、4、6、7的附加特征而完成回应，由此得到新权1，且新权1已经被接受，此时再另外保留一个未经修改的原权1作为新权4’，显然就相当于对该原权1的另行修改及相应获得的更多新权利要求。由于在新权1被接受的情况下原权1作为回应对象已不再存在，故此时的新权4’应不予接受。换句话说，新权1和新权4’（即原权1）只能接受一个，要么接受新权1，要么接受新权4’（即原权1），不能同时接受新权1和新权4’（即原权1）两个。再以新权4’是原权2或原权4这种假设情况来看，同样，由于针对原权1的无效宣告理由已经通过合并原权2、4、6、7的附加特征而完成回应，由此得到了新权1，也即，原权2和原权4的附加特征已经共同用于进一步限定原权1得到了新权1，且新权1已经被接受，此时若再另外保留一个未经修改的原权2或原权4作为新权4’，这实质上就相当于用原权2或原权4的附加特征对原权1又额外做了一次进一步限定式修改,此时，新权4’显然就是用其他权利要求的不同组合方式对原权1进行了另行修改而得到，此种另行修改的结果，就是相应获得了更多新权利要求。由于在新权1被接受的情况下原权1作为回应对象已不再存在，故此时的新权4’也应不予接受。可见，认定“未经修改的权利要求”是“当然的审查基础”，在实际工作中是可能存在问题的，至少在某些情况下会与在考虑“关于修改目的的要求”中的“回应性要求”时得出截然相反的结论。三、同样是未经修改的权利要求，为何假设的新权4’不应被接受，而实际的新权4则应被接受
对于这个问题，我们不妨回顾一下新权4的得来过程，同时看其是否为回应无效宣告理由而为之。该案例中的原权利要求中，原权2和原权3均为直接引用原权1的并列从权，可以认为二者属于不同的实施例。用于进一步限定新权1的其他原从权4、6、7，均与原权2有引用关系，且均与权3无引用关系，可知原权4、6、7与原权2属于同一个实施例或者是在原权2基础上更进一步的实施例，但与原权3则属于不同的实施例。由此可以看出，新权1与新权4实际上属于不同的实施例。而专利权人对第一组权利要求的修改，看似对原权1进行了两次进一步限定，得到两个新独权，所以使得新权4确有对原权1另行修改并获得更多新权利要求之嫌，然而，如果把修改思路拆解开，其实可以看出如下修改过程：第一步：为回应原权1不具备新颖性、创造性的无效宣告理由，删除原权利要求1，此时，并列从权2和3分别上升为独立权利要求，其中原权3上升得到新权4；第二步：为回应原权2不具备新颖性、创造性的无效宣告理由，用原权2的进一步从权4、6、7来对原权2作进一步限定，得到新权1。可见，该案例中新权1和新权4这两个新独权实际上是基于对原权1的删除，使得对应不同实施例的并列从权上升为新独权而得到的，是针对原权1不具备新颖性、创造性的无效宣告理由的同一次回应而得到的结果。所以说，新权和新权4的修改，均是既符合裁判意见中强调的“三是关于修改目的的要求”中的“回应性要求”，同时也符合裁判意见中强调的其他两点“一是关于修改幅度的要求”以及“二是关于修改方式的要求”，因此都应该被接受作为审查基础。特别地，由于在得到新权1和新权4的修改过程中，用于对二者进行进一步限定的其他权利要求，彼此之间没有任何重复使用，当然也就不存在用其他权利要求的不同组合方式对原权1进行重复修改的情形，所以该案例中显然不存在获得更多新权利要求的情形，专利权人没有因此获得不当利益。更进一步地，对于新权4而言，假设其不是简单地由原权3上升为独立权利要求直接得到的，而是在原权3上升为独权的基础上，又进一步用其他权利要求做了进一步限定，例如，还增加了原权7的附加特征（此时，为了区别于实际的新权4和前面假设的新权4’，在此可称之为新权4”），那么，由于此时的新权4”是为了回应原权3不具备新颖性、创造性的无效宣告理由，与该案例中实际的新权4的修改目的并无本质差异，因此依然符合裁判意见中强调的“三是关于修改目的的要求”；而修改方式也仅仅包括权利要求的删除和进一步限定这两种允许的修改方式，因而依然符合裁判意见中强调的“二是关于修改方式的要求”；假如原权7与原权3是可叠加的，此叠加并不超范围，那么也就是符合裁判意见中强调的“一是关于修改幅度的要求”。可见，尽管此假设的新权4”已经不是原来的“未经修改的”权利要求了，而是经过修改的权利要求，但笔者认为其依然是应被接受作为审查基础的。这也可以进一步印证新权4应该被接受作为审查基础，根本原因并不当然的在于其属于“未经修改的权利要求”，而是其修改幅度、修改范围、尤其是修改目的等方面，都符合专利审查指南的相关规定。四、如果该案例中的新权4不被接受，对专利权人而言会产生哪些不当损失
如前文所述，新权1保护的是原权2的实施例，而新权4保护的是原权3的实施例，即，新权4实际上保护的是与新权1不同的实施例。在这种情况下，如果因为新权1被接受了，新权4就必然地不被接受，那么，对于专利权人而言，就会存在以下的不利情况：（1）当不同的并列从权分别涉及不能叠加的替代实施例时，专利权人一旦在无效宣告程序中使用其中涉及一个实施例的某从权对独权进行进一步限定，则涉及其他替代实施例的另外的从权就只有被删除这一个出路。由于此时专利权人已没有机会分案，所以只能白白扔掉其他替代实施例，不论其他替代实施例的创造性几何、商业价值几何。（2）当不同的并列从权涉及的是能够叠加的实施例时，专利权人一旦在无效宣告程序中使用其中一个并列从权（为方便描述，称之为“从权A”）对独权进行进一步限定得到新权1，则其余的并列从权将面临要么被删除、要么改为新权1的从权（也就是改为从权A的从权，保护范围进一步变小）这两个出路。假如从权A和其余的并列从权本身都是具备创造性的，那么这两个出路无疑都对专利权人的权利范围产生了不利的影响。由此可见，直接拒绝新权4作为审查基础，确会对专利权人造成不当损失，与激励保护创新的主旨相背。五、以该案例中明确的“关于修改目的的要求”的“回应性要求”来进行判断，得出的结果更为合理
在专利确权程序中，专利权人修改权利要求后，新的独立权利要求数量增多，大致可以分为两类：其一是原独权1被删除，其并列从权分别上升为新独权，导致新独权数量增多；其二是专利权人用其他权利要求之间的不同组合方式对独权1进行多次进一步限定式修改，导致新独权数量增多。对于其二的情况，因为其不符合该案例中明确的“关于修改目的的要求”，增加出来的新独权不应被接受，这一点并无争议。前面假设的新权4’和新权4”都属于这种情况。而对于其一的情况，又可以进一步分为两类：情况A，原先的并列从权上升为新独权后，都不做进一步修改，各自保持为原从权的内容，即，各个新独权都是未经修改的权利要求；情况B，原先的并列从权上升为新独权后，对其中至少一个新独权又做了进一步限定式修改，也即，至少一个新独权不再是未经修改的权利要求。对于其中的情况A，由于修改过程简单明了，仅涉及原权1的删除，所以虽然新独权数量增加，但这些新独权都应被接受，这一点同样并无争议，当然也符合该案例中明确的“关于修改目的的要求”。而对于其中的情况B，新增的独权是否应被接受，目前是争议较大的。该案例中的新权4实际上就是这种情况。笔者认为，情况B与情况A并无本质区别。以该案例中明确的“关于修改目的的要求”来看，情况A和情况B都是专利权人为回应相应权利要求不具备新颖性、创造性的无效宣告理由而进行的修改，只不过用修改的方式回应的权利要求数量不同，情况A可以认为是只回应了原独权1的无效宣告理由，而情况B则进一步往下回应了至少一部分原并列从权的无效宣告理由，并不存在针对一个已不存在的回应对象进行回应修改的情况。因此，情况A的全部新独权能够被接受，那么情况B的全部新独权理应也能够被接受。综上可见，以该案例中明确的“关于修改目的的要求”中的“回应性要求”来进行判断，能够得出更为合理公允的结果，也更具有可操作性。专利确权程序中，当专利权人采用“进一步限定”式修改时，实际情况经常会比较复杂，因此，关于修改后的权利要求能否被接受为审查基础这个问题，一直是各方当事人的工作重点之一，同时也是能否最终做出合理公允的判断、平衡专利权人与公众之间的利益的先决条件。该案例的发布，显然有助于对该问题的理顺。首先，该案例中通过确认新权4和新权7应该被接受为审查基础，至少已经向社会各界传递了正向的信息，即，在“进一步限定”式修改的情况下，不应直接通过看独立权利要求数量是否增多来做绝对判断，即便独立权利要求的数量增多，新增的独立权利要求也是有可能被接受为审查基础的。其次，该案例中明确了对于该问题应该至少涉及的几个方面，尤其是第三方面“关于修改目的的要求”中的“回应性要求”，通过区分回应性和非回应性修改来做判断，对于解决该问题来说具有较好的可操作性，得出的结果也更为合理公允。此外，该案例中同时还提出了以是否为未经修改的权利要求来做绝对判断，但笔者认为，该判断标准并非适用于任何场合，如果该案例能够注意到这一点，从而采用更为严谨的措辞，相信会让该案例的指导意义更为广泛。作者：吕战竹
编辑：Eleven