吕战竹 | 优先权核实的审查标准探析——以（2021）最高法知行终371号专利无效行政纠纷案为研究视角

目次

    

一、371号案的案情简介
二、关于优先权核实的法律规定三、对371号案中部分裁判观点的探讨1. 针对“理由1”的探讨2. 针对“理由2”的探讨四、结语

优先权制度为申请人提供了极大的便利，使申请人在一定的期限内向不同的国家、地区提出专利申请，在优先权成立的情况下，将不会因申请时间的差异而丧失先申请的利益。当然，优先权制度也不是无限制地保护申请人的，优先权成立必须满足法律规定的条件，在不满足相关法律规范的情况下，优先权将不能成立，申请人也将相应地面临丧失先申请利益的风险。

此前，最高人民法院做出的（2021）最高法知行终371号专利无效行政纠纷案【简称为“371号案”】的判决书，对于优先权核实的问题做出了一些规定和指引。

笔者认为，371号案判决书中的一部分裁判观点，存在一定的商榷空间，值得进行深入讨论。

一、371号案的案情简介

涉案专利的申请人先后提出了三件申请，分别称为在先申请A、在先申请B和涉案专利，三件申请的关系可用如下的时间轴表示。

图1 三件申请的主要日期的关系

在先申请A公开了药物组合物的化合物I，在先申请B在化合物I的基础上首次增加了日给药剂量这一给药特征，涉案专利要求保护的技术方案为化合物I加上日给药剂量这一给药特征。涉案专利要求的优先权基础为在先申请B。

从图1中可见：

（1）在先申请A的申请日相较涉案专利申请日已经超出12个月的期限范围，实际已接近21个月；

（2）在先申请B的申请日相较涉案专利申请日还在12个月的期限范围内；

（3）在先申请A的公开日处在涉案专利申请日和所要求的优先权日之间，在先申请A的公开文本构成PX类文件。

本案的争议焦点在于，在先申请B是否为记载了涉案专利相同主题发明的首次申请，从而涉案专利能否享有在先申请B的优先权。

对于该争议焦点，被诉决定和一审判决均认为：

因为日给药剂量属于给药特征，对制药过程没有限定作用，不对权1的保护范围产生影响，所以在先申请A为记载涉案专利相同主题发明的首次申请，在先申请B已非首次申请，因此涉案专利不能享有在先申请B的优先权。在优先权不成立的情况下，在先申请A构成涉案专利的现有技术，破坏了权1的新颖性。

但是，该371号案判决书认为，涉案专利能够享有在先申请B的优先权，在先申请A既非现有技术，也不构成抵触申请，因此在先申请A不能用来评价涉案专利的新颖性、创造性，并据此撤销了一审判决和被诉决定。

二、关于优先权核实的法律规定

为了正确核查申请人要求的优先权能否依照专利法第二十九条的规定成立，《专利审查指南》第二部分第八章第4.6.2节规定，“审查员应当在初步审查部门审查的基础上（参见本指南第一部分第一章第 6.2节）核实：

（1）作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题；

（2）该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请；

（3）在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起十二个月内。”【简称为“规定一”】

根据上述“规定一”，显然只有在（1）-（3）的核实结果均为是的情况下，优先权才成立。

与上述规定一相对应地，《专利审查指南》第一部分“初步审查”第一章第6.2.1.1节规定，“初步审查中，对于在先申请是否是巴黎公约定义的第一次申请以及在先申请和在后申请的主题的实质内容是否相同均不予审查，除非第一次申请明显不符合巴黎公约的有关规定或者在先申请与在后申请的主题明显不相关。”【简称为“规定二”】

根据上述“规定二”，对于优先权的核实可以分为两个阶段，分别为初审阶段的核实与实审阶段的核实，两个阶段的核实内容基本上是不重叠的。

至于实审阶段在何种情况下需要核实优先权，《专利审查指南》第二部分第八章第4.6.1节规定：

“审查员应当在检索后确定是否需要核实优先权。

当检索得到的所有对比文件的公开日都早于申请人所要求的优先权日时，不必核实优先权。出现下列情形之一时，需要核实优先权：（1）对比文件公开了与申请的主题相同或密切相关的内容 ，而且对比文件的公开日在申请日和所要求的优先权日之间，即该对比文件构成 PX 或 PY 类文件；……”。【简称为“规定三”】

根据上述“规定三”，通常情况下，只有在检索后出现PX或PY类文件时才有必要进行核实，否则并不需要对优先权是否成立进行核实。

三、对371号案中部分裁判观点的探讨

371号案判决书中指出，“需要说明的是，在判断新颖性、创造性时，对权利要求中限定的某些内容视为不具有实质限定作用而不予考虑，但这一审查标准不应适用于优先权核实中”，也即，371号案的裁判意见的主要观点为：

在核实优先权时，不应加入是否有实质限定作用的审查。

该裁判意见中，支撑该主要观点的理由主要包括：

理由1：“优先权核实仅仅是为了确认能否以在先申请的申请日作为优先权日，从而在法律规定的情形下将该日期视为专利申请日，并不涉及专利性的审查，故不能将专利性层面上的考量因素用于优先权核实中”，“优先权核实应当是审查新颖性、创造性的前提步骤，在这一步骤中也不应代入新颖性、创造性的判断方法，而应基于优先权核实自身的标准进行。”

理由2：“如果将审查是否有实质限定作用的标准用于优先权核实中，将会导致只要专利申请人在权利要求中增加对新颖性、创造性判断不具有影响的内容，即可享受优先权的利益，这与优先权制度设置的目的不符，也会使专利申请人获得不正当的利益。”

对此，笔者尝试抛砖引玉，通过对上述理由1和理由2的探讨，来分析上述主要观点是否有值得商榷之处。

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针对“理由1”的探讨

简单来说，“理由1”主要认为，核实优先权不应将专利性层面的考量因素纳入进来，其仅仅是新颖性、创造性审查的前提步骤，不应带入新颖性、创造性的判断方法。这实际上是要求把优先权的实质性判断与新颖性、创造性判断等专利性审查割裂开来。

笔者认为，这一要求与《专利审查指南》的相关规定存在一定的偏离，如果按照这一要求进行判断，得出的结论可能会出现偏差，因而该“理由1”是值得商榷的。理由如下：

根据前文中的“规定三”可知，当需要进行优先权核实时，正是因为已经进行了检索，并且得知检索到的对比文件的内容与要求保护的主题相同或密切相关，只是因为对比文件的公开日处于申请日和所要求的优先权日之间（即，出现PX或PY类文件），使得该对比文件到底是不是具备现有技术的资格需要做进一步的确认，而确认的唯一途径就是核实优先权是否成立。经核实后，如果优先权成立，则该对比文件不构成现有技术，从而不影响新颖性、创造性的判断；如果优先权不成立，则该对比文件成为影响新颖性、创造性的现有技术。

由此可见，当在授权或确权过程中需要进行优先权核实时，实际上恰恰已经涉及了新颖性、创造性的判断，优先权核实的需求本身就是在专利性的审查过程中出现的，并不仅仅是程序上确认能否将其所要求的优先权日视为专利申请日。也就是说，优先权的核实与专利性的审查（也即新颖性、创造性的审查）非但不是割裂开的，反而是密切关联的，而且必定是在进行了新颖性、创造性的相关判断之后，才能确定是否有必要进行优先权核实。因此，要求在核实优先权时完全抛开新颖性、创造性的相关判断，似有不妥。

至于“理由1”中所涉及的“优先权核实仅仅是为了确认能否以在先申请的申请日作为优先权日，从而在法律规定的情形下将该日期视为专利申请日”，笔者谨慎地认为，这应该是在初步审查中对优先权进行核实时的要求。参见“规定二”，《专利审查指南》已经做出规定，对于优先权的实质性判断，应在实质审查程序中视情况进行。也即，在初步审查中对优先权进行核实，所做的是除实质性判断以外的相关核实工作，目的是确认在程序上能否以在先申请的申请日作为优先权日，从而在法律规定的情形下将该日期视为专利申请日，进而在涉及到各种期限时（例如公布期限、进入实质审查阶段期限等等）以该日期为基准进行计算。此时的优先权核实，的确不涉及专利性的审查，也确实不会将专利性层面的考量因素用于优先权核实中，自然也就属于新颖性、创造性判断的前提步骤。

然而，在实质审查中，如前所述，当需要核实优先权是否成立时，就已经与新颖性、创造性判断密切相关了，此时，不应再将优先权核实与新颖性、创造性判断割裂开而继续将优先权的实质性核实视为新颖性、创造性的前提步骤。

因此，笔者谨慎地认为，371号案的裁判意见认为“优先权核实……并不涉及专利性的审查，故不能将专利性层面上的考量因素用于优先权核实中”以及“优先权核实应当是新颖性、创造性的前提步骤，在这一步骤中也不应代入新颖性、创造性的判断方法”，也即是要求把优先权的实质性判断与新颖性、创造性判断等专利性审查割裂开，这与《专利审查指南》的相关规定存在一定的偏离，如果按照这一要求进行判断，得出的结论可能会出现偏差，使申请人获得不正当的利益（具体可参见下文对涉案专利的保护期限的分析），因而该“理由1”是值得商榷的。

02


针对“理由2”的探讨

可以看出，“理由2”的出发点是防止专利申请人获得不正当的利益，因为判断优先权是否成立的主要目的，既包括保障申请人应有的利益，例如在符合规定的情况下给予申请人优先权日的优惠，又包括避免申请人获得不正当的利益，例如通过向在后申请中增加在先申请中没有的内容，或者对在先申请进行某些技术上的补充或完善，却仍享用在先申请的优先权日，损害公众利益。

但是，如果申请人在权利要求中增加对新颖性、创造性判断不具有影响的内容，并享有优先权的利益，申请人是否必然会获得不正当的利益呢？笔者认为并不必然会。理由如下：

根据前文中的“规定一”可知，当需要进行优先权核实时，需要同时核实“规定一”中的第（1）-（3）项。其中，在对第（1）项的核实中，也即在核实“作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题”时，当明确了申请人在权利要求中增加的内容对新颖性、创造性判断不具有影响时，实际上已经说明在后申请并没有对在先申请进行技术上的补充或完善，同时也说明增加的内容其实并非技术性内容。反之，只要在后申请对在先申请进行了技术上的补充或完善，或者在后申请相比于在先申请增加的内容属于技术性内容，哪怕增加的全都是公知常识，也至少会对新颖性判断产生影响。

可见，既然在后申请的权利要求中增加的内容对新颖性、创造性的判断不具有影响，则在后申请虽然享有优先权的利益，但申请人并不会因此获得不正当的利益。

当然，这一结论还必须满足另外的前提，即，作为优先权基础的在先申请，是记载同一主题的首次申请，且其申请日相较在后申请的申请日不超过12个月，也即符合“规定一”的第（2）和第（3）项。

而在对第（2）项的核实中，也即在核实“该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请”时，核实的对象变成了比被要求作为优先权基础的在先申请（例如本案中的在先申请B）更早的在先申请（例如本案中的在先申请A）。如果相比于该更早的在先申请A，在后申请（例如本案中的涉案专利）的权利要求中增加了对新颖性、创造性不具有影响的内容，同样说明在后申请（涉案专利）也没有对该更早的在先申请A进行技术上的补充或完善。

因此，笔者认为，将更早的在先申请A认定为记载了同一主题并无不妥，申请人也不会因此获得不正当的利益。举例来说，假如在后申请（涉案专利）的申请日相较更早的在先申请A的申请日未超过12个月，此时允许在后申请（涉案专利）享有更早的在先申请A的优先权日，并没有损害公众利益，申请人也没有因此获得不正当的利益。

相反，如果否认更早的在先申请A记载了同一主题，当在后申请（涉案专利）的申请日相较在先申请A的申请日已超过12个月的情况下，却更有可能使申请人获得不正当的利益。因为在对第（2）项的核实中，如果出现了更早的在先申请A，说明在先申请A并不是申请人要求的优先权基础，此时，如果认为在先申请A并未记载同一主题，则是承认在先申请B为记载同一主题的首次申请，也就是允许在后申请（涉案专利）享有在先申请B的优先权。在本案的情形下，由于在后申请（涉案专利）的申请日相较在先申请A的申请日已远远超过12个月，笔者认为，允许在后申请（涉案专利）享有在先申请B的优先权，恰好使申请人获得了不正当的利益。

具体来说，申请人在已经提出了在先申请A（公开了化合物I）的情况下，通过向在先申请B中增加了对新颖性、创造性判断不具有影响的内容（即，日给药剂量这一给药特征），使得在先申请B成为了形式上的首次申请，然后再将日给药剂量这一给药特征写入涉案专利的权利要求中（化合物I+日给药剂量），并要求享有在先申请B的优先权，从而使涉案专利在形式上避开了更早申请的、已经超出优先权期限的在先申请A。

但是，一方面，涉案专利中虽然相比于在先申请A增加了给药特征，但对新颖性、创造性有影响的内容只是化合物I本身，而且涉案专利实质上保护的还是化合物I本身，否则，如果连同给药特征一并保护，特别是考虑到涉案专利相比于在先申请A的唯一区别仅在于给药特征，则涉案专利实质上构成了对治疗方法的保护，这是明显违背专利法的；另一方面，虽然在先申请A中没有涉及具体的日给药剂量，但其公开的化合物I本身就是作为治疗用药的，因而其天然就具有日给药剂量的要求，所以，在后申请B及涉案专利中增加的日给药剂量，显然也不属于在先申请A提交之后才发现的药品用途发明。可见，涉案专利相对于在先申请A并没有做出任何改进，其保护的技术方案也已经完全被在先申请A披露。

因此，如果涉案专利被允许享受在先申请B的优先权的利益，从而在先申请A不构成现有技术，则申请人很容易因此获得不正当的利益，例如，使得涉案专利实质上已经把对化合物I的保护期限向后延长了接近两年，从而与在先申请A联合起来，达到了总共接近22年的保护期限。（注：该在先申请A本身是PCT国际申请，且其存在多个对应的中国申请，所以，即便其不构成涉案专利的现有技术，也至少构成了涉案专利的抵触申请，因而对化合物I的保护期限，实质上始于在先申请A的申请日，止于涉案专利的保护期限终止日。）

通过上述分析可知，基于“理由2”做出的裁判结果，与“理由2”的出发点之间，似乎存在矛盾。由此可以认为，“理由2”也是值得商榷的。这同时也是印证了前文所述的按照“理由1”的要求进行判断时结论上可能会出现偏差。

综上可见，由于“理由1”和“理由2”均存在值得商榷之处，则该371号案的主要观点“在核实优先权时不应加入是否有实质限定作用的审查”也是值得商榷的。

如果将该主要观点作为指导标准，可以预想到的是，专利申请人在某些场合下可以通过撰写技巧绕开真正的首次申请，从而达到实质上延长专利保护期限的目的，从而获得不正当的利益。

四、结语

综上，笔者认为，在核实优先权时，到底应不应该加入有无实质限定作用的审查标准，在不同的案情下，可能会有不同的适用条件。但是，如果考虑到申请人是否会获得不正当的利益，那么至少在本案的情形下，加入有无实质限定作用的审查标准，似乎可以得到更为合理的结论。

因此，笔者谨慎地认为，371号案关于“在核实优先权时不应加入是否有实质限定作用的审查”的主要观点，至少在严谨性方面是存在欠缺的，如果能够进一步细化标准，并附带必要的适用条件，那么该案的裁判观点将会更具指导价值。

作者：吕战竹

编辑：Eleven

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