美国专利客体最新判例法及启示

美国专利适格性判断近期重要Case Law及Memo解析

投稿作品 作者：徐敏

2018年2月，美国联邦巡回上诉法院在Berkheimer v. HP Inc.案（以下简称“Berkheimer案”）中认为“专利适格性判断包含事实认定”。随后，美国联邦巡回上诉法院又在Aatrix Software,Inc. v. Green Shades Software, Inc.（以下简称“Aatrix案”）和Exergen Corp. v. KAZ USA Inc.案（以下简称“Exergen Corp案”）中重申该规则。USPTO于2018年4月20日发布了一份备忘录（以下简称“420备忘录”），根据Berkheimer案对专利适格性审查程序做了修改，并进一步厘清了专利审查员在判断适格性时所应遵循的标准。

Berkheimer案和420备忘录除了影响专利申请之外，对专利诉讼亦有影响。本文旨在对近期重要的Case Law及Memo给出总结、分析，基于此对专利申请人、PGR程序和专利诉讼提供参考建议，以写文促进深度思考和精确表达，分享于此，供业内人士参考，欢迎交流指正。

Part1：美国专利适格性审查规则概览

图1是USPTO专利审查指南（以下简称“MPEP”）中给出的专利适格性审查流程。如图所示，第一步：审查员会判断权利要求是否属于可授予专利权的4大法定主题（the statutory categories）（方法、机器、制品、物质组合），如果属于4大法定主题，通过简易分析，从整体上专利适格性不证自明的话，就符合101的规定，否则就进入第二步的分析。

第二步的分析又分为两个子步骤（step 2A和step 2B），这两个子步骤即美国联邦最高法院在2014年Alice案判决中确立的规则，该案中联邦最高法院明确指出应当适用Mayo案中的两步检测法来判断专利适格性，即：

Mayo测试法step 1（对应MPEP的step 2A）：判断权利要求是否指向不可专利性的主题（自然法则、自然现象<自然产物>、抽象概念）。关于不可专利性的主题，美国法院通过一系列司法案例确定了诸多具体情形，这些具体情形被称为“司法例外（the judicial exceptions）”（参见MPEP 2106.04）。

Mayo测试法step 2（对应MPEP的step 2B）：如果权利要求指向不可专利的主题，则必须考虑每个权利要求的要素，判断权利要求中是否包含比司法例外“显著更多（significantly more）”的额外要素，其足以改变权利要求的性质，使之符合专利适格性。

图1  美国专利适格性审查流程

关于何为显著更多（significantly more），美国法院通过一系列的判例确立了诸多情形（参见MPEP 2106.05 ），其中2106.05(d)规定：如果额外要素（或要素组合）属于一种特定的限定，不构成本领域“众所周知的、常规的、传统的活动（well-understood, routine and conventional activity）”，则具备专利适格性。

Part2：Berkheimer v. HP, Inc.案

Berkheimer案涉及一件与数字资产管理系统中数字处理和归档有关的专利，专利说明书表明，该系统消除了普通文本和图形元素的冗余存储，提高了系统的操作效率，降低了存储成本。

Mayo测试法step 1（MPEP step 2A）：基于对涉案专利要求与联邦巡回法院先前判决的司法例外的比较，法院认为涉案专利权利要求（claim 1-3, 4, 5-7, 9）直接指向了抽象概念。

Mayo测试法step 2（MPEP step 2B）：联邦巡回法院对每个权利要求中的要素（或要素组合）作了分析，法院认为“权利要求的要素或要素组合是否是众所周知的、常规的、传统的活动是一个事实认定问题。”具体地，法院认为涉案专利说明书中涉及对改进的表述（例如，减少冗余，实现一对多的编辑），权利要求1-3和9不包括实现改进的限定，但权利要求4 - 7确实包含针对改进的限定，例如：权利要求4中“在归档中存储一个协调对象结构，没有大量冗余”的表述，解释了提高系统运行效率和降低存储成本的改进，这些限定为判断是否存在显著更多的额外要素提供了重要信息。

因此，考虑到由说明书披露的事实问题，联邦巡回法院推翻了地方法院的简易判决，并将该案发回做进一步的事实调查，以确定相关权利要求的专利适格性。

Part3：USPTO 420备忘录

对于2106.05(d)的判断，MPEP规定只有在审查员能够很容易地得出要素被广泛或者普遍使用于相关产业内的结论情况下，审查员才能得出要素（或要素的组合）属于众所周知的、常规的、传统的活动的结论。

如Part 2所述，Berkheimer案并未改变专利适格性判断的基本框架，但是对2106.05(d)的判断进行了明晰，即：权利要求要素或要素的组合是否是众所周知的、常规的、传统的活动是一个事实认定问题。 

基于Berkheimer案，420备忘录中USPTO澄清了三方面的内容，即：

1、上述结论的得出必须建立在事实认定的基础上；

2、对要素（或要素的组合）是否被广泛或者普遍使用的判断，与 35 U.S.C.§112(a)中判断某一要素是否已经众所周知到无需在说明书中详细描述的判断一致；

3、附加要素是否是众所周知的、常规的、传统的活动这一问题，与35 U.S.C.§102 和 103基于现有技术对可专利性的判断是独立的。也即，显而易见或缺乏新颖性的附加要素并不当然就是相关技术领域众所周知的、常规的、传统的活动。

420备忘录进一步指出，以后如果审查员认为要素（或要素的组合）属于众所周知的、常规的、传统的活动，审查员需要引用以下四项中至少一项作为核驳的事实认定依据：

1、引用说明书的内容，或者申请人在审查过程中的声明；

2、引用MPEP§2106.05(d)(II)中讨论的法院判决；

3、引用公开文件；

4、给出官方通知声明。

此外，如果专利申请人对专利审查员的核驳有异议，那么专利审查员也必须提出上面1-3的文件证明来回复该异议。USPTO认为如果审查员"非常确定"，那么找到相关的文件做事实认定，应该不困难。

Part4：对专利申请人的启示

1、注意避免说明书中出现不当地表述

在专利说明书的撰写中，通常在满足112要求的前提下，为了节省篇幅，针对某些要素，代理人会在说明书中写明相关的要素是熟悉本领域技术的人能够轻易完成的，因此不再赘述，这样的写法除了会影响显而易见性的判断，后期也会影响专利适格性的判断。

因此，基于目前规则的变化不要轻易的假设某个元素或元素的组合是熟知的，在强调非显而易见性的同时，注意避免说明书中不当地表述，甚至可以考虑直接写为”the combination of x, y and z is more than well-understood,routine, conventional activity previously known to the industry ... " 之类的声明，强化请求项的适格性。

2、现有技术文件并不一定构成评价专利适格性的公开文件

可作为事实证据评价专利适格性的公开文件，与评价102 & 103的现有技术文件存在区别，现有技术中存在并不能当然地认为额外要素属于相关技术领域众所周知的、常规的、传统的活动，在OA答复中此点也是可以辩驳的切入点。

例如，在Exergen Corp案中，法官举了一个例子：一个要素在德国大学的图书馆期刊中被找到，该要素属于现有技术，但不必然代表它在该领域中就是熟知的、常规的、传统的（说不定还刚好相反：在冷门的期刊中才找的到，代表它并非熟知的、常规的、传统的）。

3、OA答复的几点tips

（1）答复之时首先寻找核驳理由中的事实基础和证据；

（2）区分element 和claim，step 2B的评价对象是额外要素（或要素组合）并非权利要求，OA答复也应针对element；

（3）权利要求的修改，应对应说明书中表述的效果和改进；

（4）如果专利审查员只给出官方通知（即没有书面材料支撑的结论），需要考虑去挑战MPEP 2144.03；

（5）如果说明书中有支持答复112(a)的内容，这些内容也可以用来答复101。

Part5：对PGR程序和专利诉讼的影响和启示

1、PGR程序

核准后复审程序（Post-GrantReview，以下简称PGR）是在专利核准或重新公告之后9个月内除了专利权人之外的任何人提起的挑战专利有效性的程序。相较于IPR程序，PGR程序中准许提起专利权无效的理由包括与美国专利法第101条相关的专利适格性问题，证据类型也丰富很多。

（1）对专利权人的启示

基于最新的规则，当PGR程序涉及101问题时，专利权人应检查请求书，确认请求书对专利适格性的挑战是否仅仅依赖于纯粹的论述，例如，在没有专家意见或者书面证据支撑的情况下就认为要素是常规的。即使请求书中引用了专家意见，但是该专家意见也仅仅是给出要素属于常规手段的结论，没有进一步的事实分析和书面证据的引用，该请求书的理由也不足以否定专利适格性。

（2）对请求人的启示

请求人在提起PGR程序之前应首先确认目标专利的改进和技术效果，确定哪些权利要求包含了这些改进和技术效果，确定权利要求中的哪些要素或要素组合体现了这些改进特征，在此基础上作出强有力的基于事实的论证，给出要素或要素的组合属于常规/传统活动的原因，专家意见也应包含证据支撑，能够引用额外的书面文件则更好。

2、专利诉讼

（1）专利诉讼实体方面

a. 对专利权人的启示

对于专利权人，在诉讼中应尽量避免笼统的对权利要求不属于抽象概念进行抗辩，有针对性的对要素或要素组合是否众所周知/常规/传统进行抗辩可能反而更容易证明权利要求不属于抽象概念。

b. 对请求专利不具适格性的诉讼当事人的启示

在提起诉讼之前，需评估否定专利适格性的事实证据的证明力强弱，同样的，对要素或要素组合专利适格性的否定性论述应当分开。

（3）对专利诉讼程序性策略的启示

在美国民事诉讼法中，当事人不仅通过起诉书、答辩状确定诉讼对象和争议焦点，而且还可以通过各种动议（motion）影响和说服法官，使诉讼按照当事人所希望的方向进行。

例如，美国专利民事诉讼程序中，如果原告或被告认为没有重要事实上的争议存在时，可以提出简易判决的动议（motion for summary judgment）请求法院以简易程序判决其胜诉，如果存在事实争议则需要陪审团先对事实问题进行认定。由于Berkheimer案中联邦巡回上诉法院认为专利适格性的评价包含事实认定，这意味着后续的专利诉讼案件，如果涉及专利适格性的判断，法院很可能无法直接作出简易判决，而需要首先解决事实争议。

此外，基于《联邦民事诉讼规则》第 12(b)(6)款，如果被告认为原告“未提出支持救济的诉求”，即使法庭接受起诉状中所有的事实陈述，假定该陈述全部属实，这些陈述也不能支持任何可以使原告获得救济的诉因，在这种情况下，被告可以提起撤案动议（motion to dismiss）。撤案动议所涉及的是纯法律上的问题，这些问题是法官无须凭籍任何外在于诉状陈述的证据即可作出判定。Berkheimer案之后，如果撤案动议中包含101专利适格性问题，法院很可能难以支持该动议。

例如，Berkheimer案之后的Aatrix案。该案中，被告根据12(b)(6)规则递交撤案动议，理由是在§101条款下原告所主张的涉案专利不具有专利适格性。由于法院认为权利要求指向一个抽象概念，地区法院支持了该动议。原告随后请求准予加入额外事实主张来修正起诉书，以证明涉案专利包含可以提高计算机运行的创造性发明组件，地区法院驳回了原告的动议。之后，联邦巡回法院在意见书中撤销了驳回，法院指出“本案在12(b)(6)规则阶段不适合作出专利不具适格性的最终裁决。”

可以看到，Berkheimer案之后，联邦巡回法院在裁定包含§101专利适格性问题的撤案动议和简易判决时，给予事实认定更多的权重，这提醒诉讼当事人在专利诉讼程序中如果需要提起涉及101问题的动议，需首先评估基于事实认定而非纯法律问题这一改变对动议的影响。目前法院的判例还较少，后续法院的实务发展值得关注。

Part6：结论

420备忘录对step2B的修改和完善使得专利审查规则对专利申请人更为友好，在Berkheimer案之前，专利审查员无需事实证据支持就可以认定附加要素属于众所周知的、常规的、传统的活动，如果审查员不给出理由和事实证据，专利申请人在答辩上便无从下手。有事实证据的约束之后，一方面审查员发出核驳时会更加谨慎，另一方面针对核驳的理由和事实证据，专利申请人答辩的机会和针对性增强。由于存在事实认定，涉及101问题的PGR程序和专利诉讼在主张（抗辩）的实质内容和程序策略上需作出新的考量。

总的来说，从实体上看，无论是专利审查、PGR程序还是专利诉讼，官方给结论需以事实证据作支持，当事人有主张（或提抗辩）也需以事实证据为基础，在一定程度上增加了专利适格性判断的公正性和透明度，对民事诉讼程序的影响，尚需后续案例予以明晰。

参考文献：

1. Changes inExamination Procedure Pertaining to Subject Matter Eligibility,Recent SubjectMatter Eligibility Decision (Berkheimer v. HP, Inc.) (USPTO, April 19, 2018)

2. Berkheimerv. HP, Inc. (Fed. Cir., February 8, 2018)

3. Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc. (Fed. Cir.,February 14, 2018)

4. ExergenCorp. v. KAZ USA Inc. (Fed. Cir. March 8, 2018)

5. Manual ofPatent Examining Procedure (MPEP), 2106 Patent Subject Matter Eligibility[R-08.2017]

6. FederalRule of Civil Procedure

7. Lawrence G.Almeda & Andrew W. Umlauf：Aatrix诉Green Shades专利侵权案中的专利主题适格性及事实问题，IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

8. Steve Brachmann： AatrixSoftware v. Green Shades Software: Pleading must be taken as true on 101 motionto dismiss，ipwatchdog

9. Fairsky'sPatent Memo：USPTO新的适格性审查程序修改

--End--

往期相关内容：

---

P.S. 我开设了一个专利实务知识学习平台，我会带领大家共同学习两本中文教程、三本英文教程、中国、美国和EPO的专利审查指南，以及近十年最高院发布的专利指导案例，以及美国、EPO的重要判例，共计100余件。我还会指导大家进行法律分析和写作。可以随时加入，时间为加入后的一年，按照自己的进度完成每周任务即可，目前已经有140+伙伴加入，具体情况见：专利实务能力提升计划

加入计划，扫描下图中的二维码