【探索争鸣】李友根：技术变迁的法律回应模式：以通用名称域名商标注册问题为例——美国最高法院booking.com案研究
一般来说，商标注册是获得商标专用权、受到商标法保护的前提条件，而申请注册的商标必须符合商标法所规定的相应条件，包括积极条件（如具备显著性）和消极条件（如不得与已注册商标相同或者近似等）。其中，用以申请注册为商标的标志不得是该商品或服务的通用名称，是世界各国商标法的基本共识与普遍规定。例如，我国《商标法》第十一条第一款规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的。”因此，在葡萄酒商品上申请注册“葡萄酒”商标，是不可能获得商标局注册的。
美国的商标法制度虽然与其他国家有所区别，但也确立了这样的基本原则与规定，即：通用名称不能获得商标保护、不能获得联邦注册。依据至今仍然具有约束力的1888年美国最高法院固特异案判例，此类通用名称不仅包括商品的类别名称（descriptive of a class of goods，后称为generic term或generic name即通用名称[1]），也包括通用名称的组合词汇，例如“商品名称”加上“公司”或其缩写（如wine company，wine inc.）。此类组合词汇仍然是通用名称，仍然不具有显著性，不能作为商标获得保护，也不能注册为商标。[2]进入互联网时代后，随着网络的普遍运用与电子商务的发展，互联网域名在社会生活与经济活动中也越来越具有重大的作用与影响。于是，域名持有人开始运用商标来保持其域名的利益，从而提出了互联网时代和数字经济背景下的商标法新问题：由通用名称作为二级域名与顶级域名组成的域名，是否属于通用名称，是否可以作为商标获得保护与注册？美国最高法院2020年6月30日宣判的booking.com案是这一问题的最新判例，该案提出的问题是：booking是预订服务的通用名称，顶级域名.com是商业性网站的通用名称，由该两者组成的域名booking.com属于不能注册的通用名称还是具有注册可能性的描述性词汇？[3]
该案从该企业于2011年向专利商标局（PTO）提出注册申请被拒绝开始，经历了商标审查与上诉委员会（TTAB）的裁决维持、联邦地区法院的判决、联邦第四巡回上诉法院的判决和2020年最高法院的最终判决这一完整的争议程序，从PTO认定该域名标识为通用名称到最高法院认定其为可注册的描述性词汇，时间跨度将近10年。该案不仅充分展示了商标审查机构与各级法院的不同观点，而且相关社会团体、非盈利机构、专家学者向法院提交了大量的法庭之友意见（amicus curiae brief），表达了他们不同的立场、观点与理论，可以说是对通用名称可注册性问题从制定法、判例到理论、政策的全面检讨与审视。因此，对该案的研究，可以全面了解与把握美国法律界与法学界对这一问题的最新认识与态度，并在此过程中对于我国商标法的实务与理论也可能有一定的借鉴与启发。
更为重要的是，本案对于我们思考与总结互联网、数字经济等技术变迁及社会发展对现有法律体系提出的挑战及法律回应模式问题有一定的理论价值。互联网技术及其广泛运用，对于传统的法律体系究竟提出了哪些挑战，而法律又应如何加以回应，这是当下全世界均面临的急迫问题。本案虽然只是互联网域名商标注册的一个小问题，但该微观问题实际上具有一定的代表性，浓缩了技术挑战与法律回应的所有关键问题。而美国最高法院表面上似乎彻底改变了传统商标法的基本规则（即通用名称组合不得注册为商标），但这种回应模式的理论基础、法律解释技术和变迁的过程，更值得我们加以总结与思考。
因此，本文将在简要介绍该案的案情与裁判要旨的基础上，重点从制度变迁的角度分析：互联网技术如何导致法律规则变化与回应？这种规则变化与法律回应是如何完成的？
申请人于是向商标审查与上诉委员会（Trademark Trial and Appeal Board， TTAB）提起上诉。TTAB裁决认为，依据2009年联邦巡回上诉法院的判例，通用名称加顶级域名依然是通用名称。考虑到这一理由可能会被否定，TTAB也讨论了审查员关于不具第二含义的理由，认为由于该词汇的高度描述性和第三方广泛使用，申请人提供的有关第二含义的相关证据是不充分的。因此，维持了审查员拒绝注册的结论。[4]于是，申请人向联邦地区法院提起诉讼。
地区法院讨论了判断通用名称的三个步骤：第一，确认产品或服务的类别；第二，确定该产品或服务类别的相关购买公众；第三，相关公众对于这一标识的主要含义（primary significance）的认知。相关证据可来源于购买者证言、消费者调查、目录（名单）、字典、贸易杂志、报纸和其他出版物。法院认为，尽管booking和.com都是通用名称，但应当将两者作为一个整体来加以分析，在讨论了相关判例后，地区法院得出结论：当通用名称的二级域名与顶级域名结合时，该域名整体一般属于描述性商标（descriptive mark），当其获得显著性后具有可保护性，即可以获得注册。结合本案的相关证据，法院认为booking.com商标具有了第二含义，可以获得注册。[5]专利商标局向上诉法院提起上诉。
联邦第四巡回上诉法院在判决中，首先强调了商标法的基本原则与要求，即：为了获得保护，商标必须具有显著性，通用名称永远不可能具有显著性，因此不能获得商标保护。描述性商标具有第二含义时可以获得保护。本案的争议焦点是：申请人认为booking.com是描述性商标，而专利商标局则认为是通用名称。对于通用名称的判断，上诉法院肯定了三步骤分析方法，并指出：如果一个词汇被认定为是通用名称，则后来的消费者认知不能改变这一认定。针对本案，上诉法院认为，专利商标局的本身违法规则（per se rule，即通用名称二级域名加顶级域名generic.com必然是通用名称）是错误的。法院最终判决booking.com是描述性商标而非通用名称，由于专利商标局未挑战其获得第二含义这一结论，因此维持了地区法院的判决，即该域名可以作为商标而获得保护。对于这一判决，Wynn法官表示反对，并发表了异议意见。[6]
专利商标局向最高法院提起调卷令申请，最高法院受理了该上诉。2020年6月30日最高法院宣布了由金斯伯格大法官撰写的法院意见，维持原判。最高法院从以下几个方面论证了裁判结论。
第一，通用名称不能获得商标注册。依据显著性由弱到强，商标分为通用名称、描述性、暗示性（suggestive）、任意性（arbitrary）和臆造性（fanciful）五种，其中：描述性商标必须具备第二含义或者获得显著性才可以注册，否则只能在替补注册薄注册；通用名称是商品本身的名称（如葡萄酒），不能将某一生产者的产品与其他生产者的产品相区别，因此不能获得注册。
第二，通用名称的判断原则。最高法院确立了三项指导原则：通用名称指代商品或服务的类别而非这一类别的例证或特点；对于组合的词汇，显著性的考察要针对其整体含义而非孤立的组成部分；词汇的相关含义应当是对于消费者理解的含义。因此，booking.com是否属于通用名称取决于：其作为整体对于消费者而言是否意味着网上旅馆预订服务。但显然消费者是不会这样来认识的，因此它不是通用名称。
第三，专利商标局本身违法规则的批判。这一规则与专利商标局以往的注册实践相悖，因为已经注册了例如art.com商标（使用于线上艺术品销售服务）一类通用名称域名的商标。固特异案先例确立的规则是“通用名称＋公司”的标识不能获得商标保护，但是“通用名称＋.com”与此不同：它可以传递给消费者识别来源的特征，即拥有特定网站的社会组织。只有某一实体才能拥有特定的互联网域名，因此了解互联网域名制度的消费者会推导出booking.com指某一特定的实体。而且是否属于通用名称应取决于消费者理解的含义，完全不考虑消费者感受的法律规则是与兰哈姆法基础性原则不相符的。
第四，为“通用名称＋.com”词汇提供商标保护，并不破坏商标法的促进竞争政策。专利商标局担心对此类商标予以注册将导致其他竞争者不能使用booking或者采用类似ebooking.com等域名，但最高法院认为这种情形在描述性商标里同样存在。对此，商标法中以消费者混淆为侵权判断标准、正当使用制度（fair use）等足以避免反竞争效果，从而使booking.com的商标注册不会产生垄断；专利商标局怀疑此类域名本身已经获得了竞争优势（即网络域名的唯一性）后是否还有注册商标保护的必要性，最高法院则认为这种竞争优势并不必然使其不符合商标注册条件，因为所有的描述性商标都是如此；专利商标局认为即便booking.com是通用名称因此不能获得商标保护，反不正当竞争法依然会通过禁止他人仿冒（passing off）而提供保护。但是最高法院认为，获得联邦的商标注册会为商标所有人提供更有力的保护，法院没有理由否定公司获得国会给其他非通用名称商标所提供的利益。
对于上述裁判结论与判决理由，九位大法官中八位同意，只有布雷耶大法官表示反对，并撰写了异议意见。[7]
尽管对于这一裁判结论与理由，理论界、法律实务界特别是商标实务界可能存在着不同的评价，但作为最高法院的判例，该案所确立的规则已经成为美国商标法的组成部分。而表面上看似乎背离了原有判断标准的新规则，实际上有着其发展变化的内在规律，特别是：规则变迁的渐进、制度原理的回归、僵化规则的突破与政策效果的反思。
最高法院在booking.com一案中宣布的“通用名称＋.com的域名并不必然是通用名称”的结论，不仅在表面上与1888年固特异案先例所确立的“通用名称＋公司”必然是通用名称这一规则相矛盾，更是直接与专利商标局在其2002年版的商标审查程序手册（Trademark Manual of Examining Procedure，TMEP）的规定相冲突。该手册以bank.com等域名为例，明确规定，通用名称域名只是通用名称加顶级域名的简单组合，并不产生新的含义，因此不具有可注册性。[8]但是，当回顾商标注册中通用名称问题的历史发展时，我们会发现，这种貌似截然相反的结论，是一系列案例逐渐累积而成的自然结果，具有一定的必然性。
（一）纯粹颜色标记的可注册性
尽管各国商标法一般都规定，可注册为商标的标识可以是任何文字、图案、标志或其组合，美国商标法也是如此规定，但纯粹由颜色组成的标识是否可以注册为商标呢？1995年美国最高法院的Qualitex案判例解决了这一争议问题。
原告Qualitex公司从五十年代开始就在其生产和销售干洗设备上使用特殊的绿金色。1989年其竞争对手被告Jacobson Products公司也开始销售使用近似颜色的干洗设备。1991年原告申请并获准注册了该颜色商标，于是便在其针对被告使用该颜色的不正当竞争诉讼中增加了一项商标侵权的诉求。在地区法院获胜后，第九巡回上诉法院撤销了该商标侵权判决，认为兰哈姆法不允许原告或任何其他人将单纯颜色注册为商标。由于各巡回上诉法院对于此类问题存在着不同的裁判结论，[9]最高法院发出调卷令审理了该上诉案件，并在由布雷耶大法官撰写的全体一致意见中判决：如果一种颜色符合商标的一般法律要求，应当允许其作为商标使用并获得注册。[10]
该案虽然在booking.com案的诉讼中没有为律师、法官们频繁提及，但在笔者看来实际上是非常有意义的。除了判决意见中对于商标法原理的阐述、政策效果的分析外，下列两点尤其值得关注。
第一，该案涉及的争点与域名商标具有很大的相似性。一般来说，由于颜色的有限性、人眼识别颜色的局限性，以纯粹的颜色组合作为商标，难以起到区别不同产品来源的效果，因此人们一般不太认同此类标识的可注册性。但是最高法院认为，尽管存在着这种特殊性，但时间一长，顾客会将产品或包装上特殊的颜色作为品牌对待，这时就能识别和区别不同商品，起到表示商品来源的作用，正如商品上的描述性词汇具备了第二含义。那么，既然商标法允许获得第二含义的描述性词汇可以作为商标，为何不允许同样情形的颜色注册呢？[11]
第二，最高法院在论证单纯颜色商标的可注册性时，回顾总结了其他非典型商标的注册历史，指出：法院和专利商标局已经授予特殊形状（如可口可乐瓶）、特殊声音甚至特殊气味（这是加州一家公司于1990年在绣线产品上注册的鸡蛋花香味商标[12]）的商标注册，那么为何颜色不能同样作为商标呢？[13]
相对于典型的文字、图形商标而言，此类非典型商标总是在某些方面偏离典型商标的特征或者要求，因此在商标立法和注册实践中经过争议、探索而逐渐加以认可。在规则适用和发展过程中，此种对于典型商标要素的偏离也不断发展。换言之，在判例法的传统中，基于平等保护的理念，专利商标局或者法院对于声音商标、气味商标的认可，也必然导致对于纯颜色商标的认可，只要能够获得第二含义或显著性，哪怕颜色商标更难以识别。于是，此种例外不断积累，在特定因素的推动下，可能会导致例外的突变而改变规则。
（二）电话号码商标的注册实践
在早期有关讨论网络域名注册为商标的可能性、必要性与合法性的论文中，许多学者均以电话号码的商标注册作为论证的一个重要理由。例如，有学者指出：网络域名的功能与电话号码类似，都使得消费者更容易联系企业的网站。有些法院对于特殊类型电话号码（vanity telephone numbers）的反不正当竞争法和商标法的保护，是否可以拓展至域名，是值得讨论的。[14]而在booking.com案的诉讼过程中，律师、法官和法庭之友们均不断地提及这一问题，从而使电话号码商标成为域名商标注册的重要基础和前期探索。
在手机的电话拨号页面或传统电话的拨键盘上，每个数字往往代表着相应的英文字母，例如数字2代表ABC三个字母，数字3代表DEF三个字母，其他则分别是4（GHI）、5（JKL）、6（MNO）、7（PQRS）、8（TUV）、9（WXYZ）。于是有些敏锐的商人便通过申请特定的电话号码（美国一般是7位数）与其生产销售的商品名称巧妙地结合起来，以最大化方便消费者记忆从而在电话销售产品的业务中实现经济利益。例如，床垫等床上用品的英文单词是Mattress，由八个字母组成，于是从事床垫生产销售的企业便删掉其中重复的某一单词（t或者s）而成为7个字母，则相应地其电话号码便成为6287377或6288737。而企业通过细节处理，将其免费电话以单词形式申请商标注册或者对竞争者提起不正当竞争诉讼，由此引发了此类电话号码的商标法争议。
原告Dial-A-Mattress Franchise Corp.是一家通过电话获得订单以销售床垫的公司，1976年起其在纽约城区的电话号码是628-8737，这些数字正好与电话键盘上的MATTRES相一致。公司广告广泛宣传其服务与电话号码，相关宣传用语是：打MATTRES并省掉最后一个S（DIAL-A-MATTRESS and drop the last ‘S’ for savings）。被告Anthony Page原销售沙发床，后为拓展床垫销售业务而获得了1-800-628-8737（1-800-MATTRES）的电话号码。地区法院禁止被告的混淆性使用。上诉法院维持了这一禁令，并指出：因为mattress是公司床垫产品的通用名称，不能主张商标权，而该单词的细微变化（即删去一个字母）不影响其通用名称的性质与含义；同时，第二个使用者（即被告）虽然有权使用通用名称词汇，但不得仿冒先用者，应进行区别。[15]
虽然本案仅涉及未注册商标的保护问题，但可以反映出法院的基本立场：电话号码如果以通用名称形式出现，不能获得商标的保护，仅可基于反不正当竞争法而获得对仿冒行为的禁止。随着企业对于电话号码使用方式的不断创新，法院的这一立场逐渐发生转变，尽管电话号码的核心仍然是商品的通用名称。2001年联邦巡回上诉法院关于床垫电话号码案的判例反映了这一变化。
1996年，从事床垫和相关床上用品销售的公司Dial-A-Mattress Operating Corporation为其在家电话销售服务（telephone “shop-at-home” service）向专利商标局申请注册服务商标1-888-M-A-T-R-E-S-S，其对应的电话号码是1-888-6288737。商标局审查员认为这是相关服务的通用名称，故不具有可注册性。即便不是通用名称，也仅仅是描述性的，且无充分证据表明获得了显著性。商标审查与上诉委员会（TTAB）维持了这一决定，认为：字母组合在法律上等同于床垫的英文单词mattress，故属于服务的通用名称，而888只是免费区号且并不含有来源标识的意义，因此该商标是通用名称。联邦巡回上诉法院认为：商标必须从整体上加以考察，即相关购买公众对于该商标整体的含义理解。本案的商标是一个短语，消费者并不将居家电话购买称作该词汇，因此不是通用名称。但是该短语传达了与床垫有关服务的印象，因此是描述性的，本案事实表明其获得了显著性，可以获得注册，故撤销了TTAB的决定。[16]
这一判例对于网络域名的商标注册问题具有特别的意义与价值。
第一，此类电话号码与通用名称域名具有一定的类似性：两者均包含商品或服务的通用名称，在特定时间内均具有唯一性即只能由特定企业拥有，均可指向特定的企业。因此，该判例所确定的规则对于网络域名的商标注册具有适用的可能性。
第二，法院强调对于不同词汇组合而成的短语，在分析其是否属于通用名称时，应将短语作为一个整体来考察，确定消费者对该词汇理解的含义，以此判断其是否属于通用名称。这一判断标准与规则同样可适用于网络域名。
第三，联邦巡回上诉法院的判例对于商标注册案件尤其具有特别的意义。根据美国商标法即兰哈姆法的规定，对于专利商标局、TTAB有关商标注册的裁决不服的，当事人既可以向相关的联邦地区法院提起民事诉讼（法院依据重新审查标准即de novo对案件的事实与法律问题进行全面的审理），也可以直接向联邦巡回上诉法院提起上诉（法院对TTAB认定的事实高度遵从，仅依实质证据标准对事实问题进行审理）。由于大多数当事人都选择直接提起上诉，因此，大量有关商标注册的案件都由联邦巡回上诉法院所审理，其所确定的规则对于专利商标局和TTAB具有直接的约束力和更大的影响。
1998年一家企业申请将域名container.com注册为商标被拒绝后，其向TTAB提出复审时便援引联邦巡回上诉法院的这一电话号码案判例。TTAB虽然承认电话号码与网络域名的类似性，但强调了两者的三方面区别：第一，本案非电话号码而是互联网地址；第二，法院判例中的电话号码是错拼的通用名称，因此是短语而非组合词，本域名则是通用名称的正确描写；第三，电话号码是唯一的（只能由10个号码组成），而域名则可以最多有63个数字或字符，导致通用名称可以被多个域名重复使用，因此予以注册将损害竞争者的使用。据此，TTAB维持了专利商标局拒绝注册的决定。[17]
正如学者指出的，TTAB的这种区别存在着严重的问题，在以后必然会被挑战，建议法院借鉴电话号码的商标注册问题来处理域名商标注册，两者的类似性使得电话号码商标的历史与判例法可以为域名商标提供基础。[18]
最高法院审理booking.com案的口头辩论过程中，多位大法官就多次谈及电话号码与域名商标的关系问题。例如，托马斯大法官在向专利商标局的律师提问时，就评论道：域名的唯一性与电话号码的唯一是类似的，既然电话号码可以注册，则域名也应当是可以的。[19]金斯伯格、布雷耶等大法官也都提及类似的问题。由此可见电话号码的商标注册对域名商标所产生的影响。
（三）通用名称域名的注册实例
金斯伯格大法官在本案的法院意见中，在反驳专利商标局关于“通用名称域名也是通用名称因此不得注册”的观点时，援引了专利商标局以往的商标注册实例，如在相关服务上注册了art.com商标和dating.com商标，指出：商标局自己的实践否定了其本身的观点，如果支持商标局的观点，则这些已经注册的商标均将被撤销。
事实上，原告在其上诉状增补本的附录中，搜集并列举了专利商标局已经注册的大量域名商标，包括law.com（在线的法律报纸、杂志等）、leisure.com（旅行预订服务）、legal.com（提供法律和法学学习的在线出版物）等。只要专利商标局将这些域名商标注册，无论是在主注册簿（principal register）还是辅助注册簿（supplemental register），均已表明其认为这些域名不属于通用名称。在这一背景下，再以booking.com属于通用名称而不予注册，就难以自圆其说了，尽管商标注册是个案决定，但毕竟其背后的法律规定解释是需要保持一致的。
此外，booking.com域名已经在包括欧盟、英国等85个国家和地区注册为商标。虽然专利商标局的律师在法庭辩论中强调，由于这些国家与地区不存在固特异案先例，也不受兰哈姆法的约束，但实际上世界各国商标法也同样均禁止通用名称的商标注册。因此各国普遍予以注册，也说明了该域名不属于通用名称的国际共识。
因此，一定程度上，长期以来专利商标局、法院系统以及理论界对于颜色商标、电话号码商标的注册实践、司法裁判与理论研究，逐渐深化了通用名称与商标注册关系的认识，最终导向本案的裁判结论，并确立了通用名称域名注册的新规则。
在通用名称域名的商标可注册性问题上，商标专利局与联邦法院系统之间的分歧，客观上与行政机构和司法机构行为方式的区别有关。专利商标局每天面对着类型各异、纷繁复杂的商标注册申请，诸多审查员依据其对商标法和审查程序手册的理解进行自由裁量，不仅可能导致注册标准把握的前后不一，也可能导致注册结果的自相矛盾。例如，TTAB在一起驳回域名商标注册的复审裁决中，针对申请人援引已有域名商标注册实例的观点，指出：TTAB不受审查员以往的注册决定所约束。不同审查员对不同商标的可注册性作出的决定与本案是否相一致，与本决定无关。[20]而司法机构针对有限的特殊个案，无论是程序的完整、时间的充裕、讨论的深化等方面均有着事后判断的诸多优势。当然，最为关键与根本的是对商标功能与商标法原理的坚守。
早在上世纪七十年代，弗兰德里法官（Friendly）就在其著名的商标分类判例中，强调了商标法基本原则可能被人遗忘的现象。[21]有学者在2004年梳理了有关电话号码商标、域名商标注册的争议与实践，认为传统通用名称的商标注册规则不应机械地适用于域名注册，并呼吁理论与实务界回归商标法和反不正当竞争法的初衷与制度原理。在新技术、新产品、新行为模式不断向既有法律制度的调整提出挑战的背景下，重新思考与把握制度的原理与初衷，可能是应对这些挑战的重要途径。Booking.com域名的商标注册案典型地反映了这一路径的意义与作用。
（一）商标的原理
虽然兰哈姆法条文并未具体规定该法的立法目的与制度宗旨，但国会在制定、讨论该法律及其修订案时会详细阐述这些内容，而最高法院在涉及商标案件的判例中也会首先讨论这一问题。例如，在1985年的判例中，最高法院指出：“兰哈姆法通过为商标提供全国范围内的保护，以保障商标所有人的商业信誉，保护消费者在相互竞争的生产者中进行区别的能力。国会在制定该法时认识到，商标通过保障生产者获得良好声誉的利益从而促进竞争和保持商品质量。”[22]
在1995年的判例中，最高法院指出：“原则上，商标法通过阻止其他人复制识别来源的商标来降低购买者寻找商品和购买决策的成本，因为商标可以迅速而便捷地使潜在购买者确认其所购买的商品来源于同一生产者。与此同时，法律也帮助生产者确信其将因为品质优异的产品而收获经济与声誉的利益回报，从而鼓励企业生产优质产品。”[23]
在2017年的判例中，最高法院在援引上述先例的基础上再一次强调，商标法及其联邦注册制度为商标提供联邦制定法的保护，在补充州法保护的基础上，支持商业的自由流通与促进竞争。[24]
因此，总体而言，商标法特别是联邦商标注册制度的初衷与功能，在于通过对注册商标提供全国范围内的保护，保护生产者的商业信誉，保障消费者借助于商标区别不同生产经营者所提供商品的能力，与此同时保护自由竞争。正如学者所总结的，商标法的两大基本的功能目标是保护消费者区别竞争者产品的能力与保护商标所有人的商誉，为此商标法建立了一整套的制度以有效实现这些目标。[25]
此外，在兰哈姆法制定以前，美国最高法院在有关商标纠纷的判例中，依据普通法传统，也十分重视对竞争者自由使用相关词汇的保护。固特异案先例所确定的“通用名称+公司”不能获得商标保护的重要原因之一，就在于如果授予独占权，将损害从事类似业务的其他人使用类似称呼的平等权利。最高法院认为：所有人均有权生产销售此类商品并向世界公布这一事实。[26]
依据上述商标法的原理与商标的功能，在判断某一词汇是否属于通用名称时，最为核心的标准应当是消费者的认识，即消费者是否能够借由该词汇，识别和区分商品的不同来源：如果消费者能够识别和区分，则该词汇注册为商标并获得商标法的全面保护，不仅有助于保障消费者的利益，也同样有助于保护商标所有人的商业信誉，并防止他人仿冒与侵占利益。正因如此，兰哈姆法第14条在规定撤销已沦为通用名称的商标时指出：“注册商标相对于相关公众的主要意义是确定注册商标对于其使用或相关使用的商品或服务是否沦为属名（即通用名称――引者注）的依据，而不考虑购买者的动机。”[27]
因此，booking.com一类的通用名称域名是否属于通用名称，应当以消费者理解的主要意义即消费者认知为判断标准，即基于个案认定。而专利商标局拒绝予以注册的主要原因，实际上源于其长期以来形成的僵化规则即所谓的本身违法规则。
（二）僵化的规则
1.僵化规则的形成
基于商标功能的定位和商标法原则，商品的通用名称不能获得商标保护和商标注册。依据1888年美国最高法院的固特异案先例，“商品通用名称+公司”也不能获得商标保护和商标注册。在此基础上，专利商标局在面对通用名称网络域名的注册申请时，无论是其商标注册申请程序手册还是审查员的决定以及TTAB的裁决，均明确规定这一规则，即：通用名称加.com组成的域名，同样是通用名称，不能获得商标注册。由于这一规则的绝对化性质，没有任何例外，也无论域名所有人投入多少资金加以宣传推广，也无论消费者是否因该域名的长期广泛使用而产生类似于第二含义的印象，均不得获得商标注册，因此通常被称为per se rule即本身违法规则。由于这一规则并无法定的概念，因此学者、律师、法官们也经常使用其他表述，在最高法院审理本案的口头辩论和判决意见中就曾出现encompassing rule、sweeping rule、exclusionary rule、strict rule、bright-line rule、absolute rule、categorical rule等不同的表述。
专利商标局的这一规则首先建立在商标分类的基础上。经过长期的商标注册与司法实践总结和理论研究，人们达成了这样的共识：商标依其显著性程度而分为五类，其中描述性商标只有在获得第二含义后才可注册，而通用名称永远不得注册。其次，固特异案先例所确立的规则即“通用名称+公司”不能获得商标保护，当然也不能获得商标注册。由于该先例并未被最高法院所推翻，也未被兰哈姆法明确修改，因此依然具有约束力。第三，也是最为关键的是，将网络域名与公司名称相等同。正如TTAB在2002年作出的container.com域名申请商标注册案件的裁决书指出的，container相对于该商标所指定的服务内容而言是通用名称，而.com只是指称公司或者经营者，两个词汇的组合并不能产生表明商品或服务来源的作用。[28]该裁决书还援引了美国著名学者麦卡锡教授的权威著作作为理论依据。麦卡锡教授认为：“顶级域名如.com没有来源识别意义，不能作为商标使用。因为.com在网络世界中的功能非常类似于Inc.或者 Co.以及LTD.这些置于公司名称后的通用称呼。顶级域名.com并不能使那些不能获得注册的标识转变为具有显著性、可注册的商标。”[29]
2004年联邦巡回上诉法院在判例中确认了顶级域名与公司称号的类似性，指出：“虽然不是完美的类比，但是顶级域名如.com与Corp.或Inc.的比较是有意义的，顶级域名所产生的商业印象与Corp.产生的印象是类似的，都与商业实体相联系。”[30]
尽管这一观点可能只是互联网全面兴起初期人们的一种初步认识，但专利商标局和TTAB在后期的规定和实践中不断强化了这种认识，并使其固化为一种僵化的规则。对于此类域名的判断，仅依据字典含义等分析二级域名是否属于通用名称，再强调.com不具有来源识别意义，直接得出该域名属于通用名称的结论。正如前文所述，即便特殊电话号码的商标注册被联邦巡回上诉法院认可，TTAB也是尽力地通过强调域名与电话号码的区别，继续坚守着这一规则。
2.僵化规则的突破
从理论上分析，通用名称域名与公司名称确实具有一定的类似性，但网络技术的特殊性充分表明两者有着本质的区别，而这种区别随着网络的广泛应用而不断地深化：公司名称的非独占性与网络域名的唯一性决定了两者在商标法上的不同地位。正如最高法院大法官托马斯在本案口头辩论中所指出的，booking company（预订公司）是任何从事此类业务的企业均可使用的通用名称，但是网络域名booking.com只能由一家企业注册使用，这一本质区别说明了前者不能由一家企业所独占，而后者实际上就是由一家企业独占的，从而后者有可能使消费者认识到其指定特定的企业并具有指代服务来源的意义。既然商标法强调特定词汇是否属于通用名称，只能依据“相对于相关公众的主要意义”来决定，则自然应当依据个案来加以判断。
在司法实践中，即便有些法院也认定相关域名属于通用名称，但在论证中仍然强调在个别案件中获得保护的可能性，从而为僵化规则的突破打开了门户。例如，联邦巡回上诉法院在2004年的判例中直接涉及这个问题。该案涉及patents.com商标的可注册问题，专利商标局和TTAB均拒绝予以注册，法院判决予以维持。但是，法院在论证中也注意到了域名的特殊性，强调了专利商标局的政策并非绝对禁止域名商标的注册，否定了本身违法规则，并将这一规则表述为一般规则：“当然，顶级域名立即使人联想到其与互联网的关系。因此，固特异案中的本身违法规则（即Corp.从来不拥有来源识别意义），并不适用于顶级域名，更多的是一般规则（general rule）。……商标审查程序手册所称的‘顶级域名一般没有来源识别功能，在不可注册标识后增加顶级域名不能使其成为可注册’，当然留有一种可能性，即在罕见的情形中顶级域名具有来源识别功能。因此，专利商标局并未采纳一种明确界限的规则（bright-line rule）。”[31]该法院以tennis.net的域名为例说明了罕见情形，显然在实践中确实是非常罕见的，因此对于突破僵化规则效果并不明显。但是联邦第九巡回上诉法院在2010年的一起域名商标纠纷案件中有了更为明显的突破，强调了消费者调查的作用：“我们已经表达过，对于域名的使用我们并不采用本身违法规则，即便是通用名称加顶级域名。尽管advertising和.com都是通用名称，而advertising.com也仅传达其服务的种类，但如果消费者调查或者其他证据最终表明该商标是有效和可以获得保护的，则我们并不排除这种可能性。”[32]
因此，在booking.com案中，尽管专利商标局、TTAB仍然坚持僵化的本身违法规则，但地区法院、第四巡回上诉法院以及最高法院均运用商标法的基本原理，强调以消费者的理解为标准对构成商标的域名整体进行考察，基于消费者调查等证据材料来判断该商标是否属于通用名称，从而彻底推翻了僵化的本身违法规则。
（三）先例的反思
僵化的本身违法规则，其制度与理论根源之一在于美国最高法院1888年的固特异案先例。因此，在通用名称域名商标可注册性的长期争议中，法律界也对该先例进行了反思与重新研究。本案中原告律师在诉讼文件、口头辩论中对该先例进行了深入分析，认为兰哈姆法实际上已经推翻了该先例。最高法院在由金斯伯格大法官撰写的判决意见中，则采取了委婉的立场，重新解读了该先例。
第一，固特异案中并没有区分通用名称与描述性商标，并认为两者均不能得到商标保护。例如，在强调“通用名称+公司”的标识不能获得商标保护时，其援引用于支持结论的依据包括涉及Lackawanna coal商标的判例，而Lackawanna是生产此煤的村庄名称，显然该组合词汇属于描述性商标。这一立场在1946年制定兰哈姆法及此后的判例发展中已经被抛弃，描述性商标只要获得第二含义就可以获得注册与法律保护。
第二，正如金斯伯格大法官在判决意见中指出的：“专利商标局将固特案先例理解为这样的僵化规则，即作为一个法律问题，通用名称公司（Generic Company）不能获得商标保护，无论消费者如何理解该词汇。而实际上，固特异案反映了更温和的原则，这一原则与后来国会的制定法是一致的，即如果对于消费者区别商品或服务而言没有产生增加的含义，则通用词汇的组合仍然是通用词汇。”换言之，如果有增加的含义，则通用词汇的组合就不是通用名称，而属于描述性商标。确实，仔细研究固特异案的判决意见原文，我们会发现其表述是：如果没有其他说明，通用名称与公司称呼的合并也不能产生使用这一名称的独占权（Names of such articles cannot be adopted as trademarks and be thereby appropriated to the exclusive right of anyone,nor will the incorporation of a company in the name of an article of commerce,without other specification,create any exclusive right to the use of the name.）。这里的“其他说明”，或许就是金斯伯格大法官所提到的产生“增加的含义”（additional meaning）。
或许固特异案先例在传统经济时代的商标注册中不会引发太大的争议，其判决意见中的这些细节也不会受到太多的关注，但是当互联网时代域名进入商标注册视野后，当先例不容易被推翻、也没有被制定法明确改变时，精细化地研究先例的表述并进行区别，就成为法官适用判例与解释法律的关键所在。
Booking.com这一类通用名称域名如果能够获得商标注册，给人们产生的第一印象就是可能会产生通用词汇的垄断与阻碍竞争自由，因为商标注册后商标所有人不仅有权使用该商标，而且有权阻止他人未经许可的混淆性使用。据此，该商标的所有人将有权阻止所有其他人注册和使用与该商标近似的域名，如ebooking.com、hotelbooking.com、carbooking.com等所有包含booking的域名，更遑论将这些域名注册为商标。而booking作为英文中预订服务的普遍使用词汇，如果被该商标所有人独占，也必然会严重损害该行业其他经营者的利益。更何况，互联网域名中的二级域名最多可以由63个字母、字符或数字组成，如果均不能包含booking一词，显然对文字资源的独占是相当可观的。当将此类情形拓展至所有其他通用名称域名的商标时，则后果更加不可想象。或许，这也是专利商标局、TTAB之所以坚持本身违法规则的重要原因与政策后果考虑。而本案中布雷耶大法官之所以不同意多数大法官的结论，部分原因也正在于此。
那么，本案从地区法院、第四巡回上诉法院一直到最高法院，又是如何回应以消除此类政策后果的担忧呢？
第一，通用名称域名并非当然具有可注册性，从而可以在很大程度上缓解人们的忧虑。通用名称域名是否属于通用名称，不能仅凭字典含义进行分别解读后加以判断，而是将域名作为一个整体，确定消费者对该域名的认识与理解的含义。如果据此得出该域名属于描述性词汇的结论后，还要依据消费者调查等证据判断该域名是否获得了第二含义，才能决定其是否可以在主注册簿上注册，进而获得全面的商标法保护。
第二，通用名称域名获得商标注册后，其能否阻止其他人使用近似的域名，取决于消费者混淆可能性的判断。而依据商标法的原则与司法判例，一个越具有高描述性的商标，其导致消费者混淆的可能性就越低，因此其禁止他人使用、注册近似域名或商标的可能性也就越低。在美国有关通用名称域名商标使用、注册与诉讼实践中，不仅近似商标和平共处的现象较为普遍（如law.com与legal.com），而且实践证明商标所有人提起的商标侵权诉讼也难以获胜，于是此类诉讼也就并不多见。
第三，商标法中的正当使用制度可以为被告提供有力的抗辩。即便在使用导致消费者混淆时，被告也可依据兰哈姆法第33条的相关规定提出正当使用抗辩：“对用语或图案的使用仅仅是正当且善意地描述该当事人的商品或服务，或说明其产地的。”最高法院在2004年的判例中详细解释与论证了正当使用抗辩的理由，包括避免对语言的垄断、商标所有人对于高度描述性词汇所产生混淆的容忍等。[34]
第四，对于通用名称域名商标注册所产生政策后果的担忧，实际上在所有的描述性商标中均存在，尤其是高度描述性商标普遍存在此类现象。例如在纯颜色商标案件中，反对者认为：颜色商标注册后，必将导致竞争者难以确定何种颜色可以合法使用，而且对于颜色混淆问题的判断远比文字或符号商标的近似性判断更为困难。布雷耶大法官代表最高法院发表的一致意见回应道：在这个方面，颜色商标并无特殊性，法院传统上就是决定十分困难问题的，而且事实上法院也曾经针对颜色问题进行过侵权判断与认定。[35]
在应对技术变迁提出的挑战时，人们对于新规则的确立往往会习惯性地产生忧虑，毕竟新规则对于未来会导致何种后果存在着不确定性。但是本案最高法院的分析表明，这些忧虑事实上在传统商标法中均不同程度地存在着，而且既有的制度也足以应对这些问题。
正如有学者指出的，在规制网络市场时，现行立法、修法及司法实务往往依据传统的线下规制模式而分别采用准用模式、改良模式或重建模式三种。[36]当然，这三种模式会因为问题不同、规则不同而有所不同，而且可能存在着相互交叉。本文对美国最高法院booking.com商标注册案的梳理与分析，揭示了美国商标法在应对电子商务时代所提出挑战时的回应策略，即：回归制度的初衷，以商标的功能和商标法的目标、原则为基础，以消费者认知为标准从整体上判断域名属于通用名称还是描述性词汇，并基于其是否已经获得第二含义决定其能否获得注册。在这一回应过程中，既涉及对以往本身违法规则的抛弃，也涉及对既有相关制度的准用，更有基于互联网域名的特殊性而对传统规则的重建。
当booking.com案尘埃落定、最高法院确立了新的规则后，人们或许会觉得这一结果是理所当然的，并无特殊之处，更不值得认真总结与反思。[37]但事实上，当回顾、梳理通用名称域名商标注册的发展过程时，我们能够感受到身处这些争议之中的经营者、律师、法官、学者们的迷茫与困惑，经过激烈充分的争论、不同方案的尝试和解释方法的运用，才由最高法院一锤定音。这一进程启示我们，面对新技术的挑战，我们的法律制度可能难以一步到位地完美建构，而是需要不断尝试、累积经验和教训予以逐渐完善。而行政机构、司法机构基于个案，依据既有法律进行解释与运用，并进行尝试与应对，可能是较为稳妥的路径。这或许也是判例法传统值得借鉴之处。
Abstract: The U.S. Supreme Court’s Patent and Trademark Office v. Booking. com B.V. case established the rule that combining a generic term with the Internet-domain-name suffix like “.com” (“generic.com”) could confer trademark eligibility as descriptive terms with secondary meaning,which has changed the traditional trademark registration rules to a certain extent. Through the historical review of the judicial precedentss and PTO practice in this field,it can be found that the rule that a generic name is ineligible for register has been loosened and altered during the process of responding to the technological evolutions,and finally revised based on the principles of trademark,the breakthrough against the rigid rule and the reflection of precedents. This case demonstrated that,in response to technical evolutions,legal system tends to comprehensively adopt the Apply,Reform and Reconstruct methods,and improves itself by constant tries and also in the process of accumulating the learnings or lessons.
Key words: Trademark Registration of Generic Terms; Domain Name Trademark; Technical Evolution; Legal Responses
※南京大学法学院教授。
本文是宋亚辉教授主持的国家社科基金重点项目“适应商业创新的市场规制体制研究”（项目批准号：21AFX020）的部分成果。杜颖教授在翻译美国商标法时将generic name译为属名，并指出：属名在我国商标法中为通用名称，但在我国学者研究和知识产权文献中，属名一词经常被用于指代美国商标法律制度中的同一概念。参见杜颖译：《美国商标法》，知识产权出版社2013年版，第20页注。因此，本文使用“通用名称”这一表述方式。 Goodyear’s India Rubber Glove Mfg. Co. v. Rubber Co.,128 U. S. 598,602-603 (1888). Patent and Trademark Office v. Booking.com B. V.,591 U. S. (2020). In Re Booking.Com B. V.,2016 WL 1045674 (TTAB 2016). Booking.com B. V. v. Matal,278 F. Supp. 3d 891 (E. D. Va. 2017). Booking.com B. V. v. United States Patent and Trademark Office,915 F. 3d 171 (4th Cir. 2019). Supra note ③. C. Kim Le, Genericness Doctrine Need not Apply: Employing Generic Domain Names in Cyberspace, Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L .J. Vol.14:1093,p.1093-1125 (2004). 例如，第7巡回上诉法院绝对禁止单纯的颜色商标保护，而联邦巡回上诉法院允许粉红颜色的商标注册。参见NutraSweet Co. v. Stadt Corp.,917 F. 2d 1024 (9th Cir. 1990),In re Owens-Corning Fiberglas Corp.,774 F. 2d 1116 (Fed. Cir. 1985). Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.,514 U. S. 159 (1995). Supra note 10,163. 该案是在TTAB经过复审后才获得的，案例为In re Clarke,17 USPQ 2d,1238 (1990 TTAB)。 Supra note 10. Xuan-Thao N. Nguyena, Shifting the Paradigm in E-commerce: Move over Inherently Distivctive Trademark, Am. U. L. Rev. Vol. 50: 937,p.957-958 (2001). Dial-A-Mattress Franchise Corp. v. Page,880 F. 2d 675 (2d Cir. 1989). In Re Dial-a-mattress Operating Corporation,240 F. 3d 1341 (Fed. Cir. 2001). In re Martin Container,Inc.,65 U. S. P. Q. 2d 1058 (TTAB 2002). Ann K. Linnehan, Need Trademark Protection for a Generic Domain Name? ,Gonz. L. Rev. Vol. 38: 503,p.537- 511 (2003). Tr. of Oral Arg. 10. In re Martin Container,Inc., 2002 WL 2022676 (TTAB,2002). Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World,Inc., 537 F. 2d 4,9 (2d Cir. 1976). Park N’ Fly Inc. v. Dollar Park and Fly,Inc., 469 U. S. 189,198 (1985). Supra note 10,164. Matal v. Tam, 582 U. S. (2017). Supra note ⑧. Supra note ②. 前注①，杜颖译书，第21页。 Supra note 17. J. McCarthy, McCarthy on Trademarks & Unfair Competition, Section 7:17.1 (4th ed. 2002). In Re Oppedahl & Larson Llp, 373 F. 3d 1171 (Fed. Cir. 2004). Supra note 31. Advertise.com, Inc. v. AOL Adver., Inc., 616 F. 3d 974,982 (9th Cir. 2010). KP Permanent Make-Up,Inc. v. Lasting Impression I,Inc., 543 U.S. 111 (2004). Supra note 10,167. 宋亚辉：《网络市场规制的三种模式及其适用原理》，载《法学》2018年第10期。 当然，该案还涉及另一个重要问题，即消费者调查方法及结论对于通用名称判断的可信赖性，这也是布雷耶大法官异议意见的重要内容。对此，本文暂不予讨论。
来源：
《荆楚法学》2021年第1期。转引转载请注明出处。责任编辑：熊 伟