【专题解析】科技成果转化中职务发明判定的若干问题 | 分享

高校等科研院所（“科研机构”）的科研人员（“科研人员”）在职或离职创办企业或参与外部科研项目合作正变得越来越常见。人力资源社会保障部曾在2017年、2019年分别发布《关于支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业的指导意见》（“《指导意见》”）和《关于进一步支持和鼓励事业单位科研人员创新创业的指导意见》，旨在大力支持和鼓励科研机构的科研人员参与机构外部的创新创业，发挥高校等科研院所在科技创新和大众创业万众创新中的示范引导作用。

诚然，科研人员利用自身技术背景和技术优势投身社会技术创新，在一定程度上促进了技术人才在科研机构和企业间的合理流动，有利于促进科技成果的研发和转化。但提到“科技成果”，就绕不开科技成果的“权属”问题。前述2017年《指导意见》要求“事业单位选派专业技术人员到企业挂职或者参与项目合作……事业单位、专业技术人员、企业应当……依据专业技术人员服务形成的新技术、新材料、新品种以及成果转让、开发收益等进行权益分配”“事业单位专业技术人员兼职或者在职创办企业……创业项目涉及事业单位知识产权、科研成果的，事业单位、专业技术人员、相关企业可以订立协议，明确权益分配等内容”。即《指导意见》要求科研机构、科研人员和外部企业订立协议对技术成果的转让、收益等进行明确约定。但事实上，科研机构、科研人员和外部企业之间缺乏明确协议的情况十分常见。

在没有协议约定的情况下，科研人员创作的科技成果可能被认定为我国专利法下职务发明（职务作品和法人作品本文暂且不论），其权利归属和转让、收益、使用等均需遵守法定要求。此前我们曾就一般场景下的职务发明界定及奖励报酬做过专门分析，具体请见《一篇文章教你看懂职务发明——职务发明常见争议点梳理（上）》和《一篇文章教你看懂职务发明——职务发明常见争议点梳理（下）》。

科研人员作为科研机构的职工，掌握所任职科研机构的技术资料（尤其是所参与科研项目的技术成果），同时还可利用科研机构的实验设备、研究人员（如在读学生）、项目经费等。因此科研人员创业或在外部项目合作中取得的技术成果，也常常与所任职的科研机构存在密切联系。近年来，笔者在业务中常常遇到这样的情形：高校科研人员创办的企业在融资、上市进程中，监管部门、投资人、尽职调查的中介机构常常会对其技术成果的权属提出质疑，因为一旦科研人员做出的技术成果构成所任职科研机构的职务发明，科研机构即可对该等技术成果主张权利。

根据《专利法》和《专利法实施细则》的规定，“职务发明”是指员工执行所在单位的任务或者主要是利用所在单位的物质技术条件完成的发明创造。职务发明完成后，将该职务发明申请专利并获得授权的权利属于该发明人所在的单位。因此，判断科研人员做出的技术成果是否属于科研机构的职务发明，对于科研人员所创办企业的发展以及技术成果转化具有重要的影响。基于此，本文从相关规定和司法实践的角度出发，分不同场景对此问题进行分析，以供相关科研人员和投资机构参考。

01

使用科研机构物质技术条件是否是构成职务发明的前提

根据《专利法》的规定，主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造属于职务发明创造。在实践中，科研机构的科研人员即使参加企业的研发活动，其做出的发明创造常常会利用到科研机构的设备、技术资料等，这是否必然导致做出的发明创造构成科研机构的职务发明？

根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020）》（“《技术合同司法解释》”）第四条的规定，“主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件”包括两种情形：（1）职工在技术成果的研究开发过程中，全部或者大部分利用了法人或者非法人组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响；（2）该技术成果实质性内容是在法人或者非法人组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的。最高院在郑州X公司与宋某专利权权属纠纷案[1]中对“主要利用”也作了进一步解释：

• 物质条件：员工的研发过程全部或大部分利用了单位的物质条件，该物质条件一般包括资金、设备、零部件、原材料等，其用途应为直接或间接用于开展研发活动并在分析、验证、测试之后得到发明技术方案，包括在研发过程中对特定技术手段所产生的技术功能和效果或专利技术方案实用性等技术内容的分析、验证、测试，而且对于形成发明具有实质性的影响；

• 技术条件：员工的技术成果是基于单位技术条件完成的，该技术条件指未公开的技术信息和资料，包括尚未公开的技术成果、阶段性技术成果等，而且对于形成发明的实质性特点具有技术启示。

结合上述规定和案例，我们认为，在判断科研人员对所任职科研机构的物质技术条件的使用是否属于“主要利用”时，应考虑科研机构的物质技术条件是否是发明创造作出过程中不可缺少的必要条件——在没有该物质技术条件参与的情况下，该发明创造的成就无法实现并且相对于发明人使用的其他来源的物质、技术条件而言，科研机构的物质技术条件在重要性上居于主要地位，足以胜过其他来源的物质技术条件。

需要注意的是，若科研人员利用科研机构提供的物质技术条件从事企业的技术开发，但同时企业和高校间已约定交纳使用费的，或者科研人员仅是在发明创造完成后利用科研机构的仪器、设备对技术方案进行验证、测试的，可能属于前述的“主要利用”的例外情形。在此情形下，科研人员所任职的科研机构是否有权对此主张职务发明需要结合其他因素进一步分析论证。

02

科研人员在外部企业中做出的发明创造能否被认定为企业的职务发明

仍在科研机构任职的科研人员在企业中参与研发项目，在部分情况下科研人员与企业之间存在密切的、多重的工作关系——科研人员既享受企业的福利待遇（甚至超过普通员工标准），也利用了企业已有的物质技术条件和技术经验，在平时工作中也被当作企业员工看待，那么该科研人员执行企业工作任务或者主要利用企业的物质技术条件所作的发明创造是否可以被认定为企业的职务发明呢？这里涉及的问题是：以何标准认定企业和科研人员之间已经建立劳动或劳务关系。

在D公司诉L公司、白某专利权权属纠纷案[2]中，发明人白某就职于L大学，其以个人名义与D公司签订有《咨询服务合同》，白某需要不定期为D公司员工培训与磁性材料有关的专业知识；协助D公司与高校及研究院所建立产学研合作，在企业内部建立博士、硕士实习基地；协助D公司申请国家及地方的科技局、发改委等项目；而D公司需要为白某提供开展上述工作所需的相关条件，向白某支付月薪及相约定的公司期权，并且承担白某由于履行合同产生的差旅费、交通费、食宿费等。2012年8月，白某作为申请人和发明人提交了一项专利申请，2014年8月该专利申请获得授权。D公司主张白某自2011年5月至2012年6月期间在其公司担任新产品开发总监，该专利应当是D公司的职务发明。白某则否认曾经在D公司任职，而主张其曾与D公司签订了一份《咨询服务合同》，为D公司提供培训、同高校及研究院所建立产学研合作、协助申请项目等相应服务，该合同期限为一年。

最高院在二审中认为，判断发明人与单位之间是否存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系的关键，在于单位对发明人的创造性劳动是否已取得支配权。如果单位与发明人之间的关系，仅仅是一般的合作关系，发明人并未让渡对自己的劳动支配权，则没有理由将该不属于单位支配的劳动所创造出的技术成果，归属于该单位。

在该案中，白某的工作内容和性质仅是向D公司提供技术培训服务、技术合作和项目申请的中介服务，并没有证据证明白某具有将其与D公司之间由《咨询服务合同》所确定的工作关系的性质，变更为职务发明意义上的劳动关系或者临时工作关系的意思表示。D公司为白某缴纳社保、将其列为新产品开发总监、产品经理，为其提供公司住房补助津贴以及白某与D 公司之间存在周报往来等，都系D公司单方行为或者与白某系L大学方的联系人的工作身份有关。因此，不足以认定白某与D公司之间存在职务发明意义上的劳动关系或者临时工作关系。

根据最高院的论述，企业是否取得对科研机构科研人员创造性劳动的支配权是判断是否存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系的关键。关于“支配权”的具体含义，最高院在该案中并未进一步明确。我们理解，此处“支配权”本质上还是体现了劳动关系本身的特质，即“劳动者与用人单位之间具有人格从属性，存在行政隶属关系，劳动者以用人单位内部成员的身份进行劳动，接受用人单位全面的管理[3]”。因此，企业若想主张与科研人员之间已经构成事实上的劳动或劳务关系，需要着重证明该科研人员在主观意愿上接受作为企业内部员工、对内对外以员工身份自居（比如对外使用企业的名片等），以及在客观上接受企业的各项管理。

值得补充的是，根据司法判例，科研人员在外创设企业并担任企业的股东（名义上不属于企业的员工），若科研人员实际参与公司经营管理且与公司之间已经建立事实上的劳务/劳动关系，该科研人员做出的发明创造也会被认定为企业的职务发明。

03

同时任职于科研机构和企业时职务发明权属划分规则

若科研人员在保留与科研机构的人事或劳动关系时，又与企业建立了临时工作关系（如兼职等）或事实上的劳动或劳务关系，这种情况下双方对职务发明的主张可能会存在冲突，比如：科研人员做出的发明创造既是执行了科研机构的科研任务，又主要利用了企业的物质技术条件，此时该发明创造应属于哪一方的职务发明呢？

《技术合同司法解释》第五条规定，个人完成的技术成果，属于执行原所在法人或者非法人组织的工作任务，又主要利用了现所在法人或者非法人组织的物质技术条件的，应当按照该自然人原所在和现所在法人或者非法人组织达成的协议确认权益。不能达成协议的，根据对完成该项技术成果的贡献大小由双方合理分享。此条规定的是离职员工做出的发明创造同时符合两个单位的职务发明的情况下，该如何确定发明创造的权属。

我们理解该规定对于解决前述问题具有一定的指导意义——当一项发明创造同时构成两单位的职务发明，意味着两单位均对该发明创造作出了贡献，对任一方权利的否定都可能导致对该方合理利益的损害。这种情况下，由双方协商确认权益或根据贡献大小进行分配（若无法确认贡献大小，法院通常会采用平均分配的方式）才是较为公平的做法。

类似地，当一件发明创造是由科研机构与企业双方的员工共同研发所得，且员工所完成的部分均属于所在单位的职务发明，此时该发明创造将会被认定为科研机构与企业共有的职务发明。比如，在Q公司与S公司、顾某专利申请权权属纠纷上述案[4]中，上海高院认为，“魏某、侯某对涉案发明创造实质性特点所作创造性贡献的权益归D大学享有，顾某对涉案发明创造实质性特点所作创造性贡献的权益归Q公司享有，且涉案发明创造的完成利用了D大学与Q公司的物质技术条件，故涉案专利申请权应归D大学与Q公司共有。”

04

离职科研人员做出的发明创造的归属判定

根据《专利法实施细则》第十二条第一款第（三）项规定，员工退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，属于原单位的职务发明。在判断科研人员离职一年内作出的发明创造是否属于科研机构的职务发明时，分析该发明创造与离职科研人员的本职工作或者科研机构分配的任务之间的“相关性”尤为重要。

在W公司与李某、Y公司专利权权属纠纷案[5]中，最高院对判断发明创造是否属于《专利法实施细则》第十二条第一款第（三）项规定的“有关的发明创造”进行了总结，并提出应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡。

结合最高院在该案中的论述，我们对判断“相关性”的考虑因素分析如下：

1. 离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等：在本文讨论的场景下，则需要结合科研人员在科研机构任职时的聘用合同、科研机构内部的管理文件、参与单位课题或研究项目的具体内容来判断是否与相关发明创造有关联。

2. 涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系：对于科研人员做出的发明创造，需要具体分析其相对于现有技术的改进之处并进一步判断与在科研机构的本职工作和任务的关系，比如某发明要点是否在原科研机构任职期间已经或基本完成或存在密切的关联性。

3. 原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源：如果原任职的科研机构已经就发明创造或相关技术方案开展了相关课题或研发项目，并已经取得了一定的技术成果，则科研机构对相关发明创造主张职务发明则更具有合理性和说服力。

4. 权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等：与前述第（3）项类似，如果科研人员现任职的科研机构已经具备相应的研发实力并就该发明创造或相关技术方案开展了研发活动，则科研人员出于执行企业的任务而完成某发明创造将具有技术上的合理性。比如，在H大学诉S公司、肖某专利申请权纠纷案[6]中，法院认为，被告S公司成立日期与两项发明创造的专利申请日相隔的时间较短且两被告缺乏实际履行合同和进行物质技术投入的实际情况，判断系争发明创造是在履行S公司研发项目过程中所形成的可能性较小，进而认为系争发明创造不构成S公司的职务发明。

05

境外任职的科研人员完成的发明创造的职务发明归属判定

在境外知名高校任职的科研人员回国创业正在成为新的趋势。境外科研人员将其在境外高校取得的科研成果和经验带回国内，凭借领先的技术优势可以迅速在国内特定市场站稳脚跟。但随之产生的问题就是，对于境外任职的科研人员在国内完成的发明创造是否受到中国《专利法》的规制，进而导致境外科研机构对该等发明创造主张权利？

我国《专利法》和《专利法实施细则》并未专门规定职务发明制度的适用范围。上海高级人民法院在《职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷审理指引（2013）》第一条指出“专利法及专利法实施细则关于职务发明创造奖励与报酬制度的规定适用于在中国大陆完成的发明创造……应根据发明创造完成地来确定申请专利权利的归属。这种权利归属的确定原则符合企业与职工（雇主与雇员）双方对发明创造权利归属的预期，因为通常来说，企业与职工（雇主与雇员）总是从当地法律的规定出发来预见法律后果的”。上海高院在其后续审理的案件中秉持此观点，如张某诉M中国公司和M创新公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案[7]。

此外，在吴某诉X公司、B公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案[8]中，广东高院在判决中认为，“中国境内不仅是吴某的工作地，也是涉案职务发明创造的产生地与完成地，这种在中国境内完成的发明创造活动，依法受到中国专利法的调整”。上述法院的观点也与国务院法制办《职务发明条例草案（2015年送审稿）》第四条的规定相一致：本条例所称发明，是指在中华人民共和国境内完成的，属于专利权、植物新品种权或者集成电路布图设计专有权保护客体的智力创造成果。

结合前述案例和规定，也考虑到知识产权法的普遍属地适用原则以及职务发明制度的创立初衷，我们倾向于认为在中国境内完成的发明创造属于《专利法》的调整范围，即境外高校对于其职工在中国完成的发明创造，如果符合职务发明界定的其他条件，仍然有权利主张职务发明权属。

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脚注：

[1] 最高院（2020）最高法知民终1848号民事判决书

[2] 最高院（2020）最高法知民终1258号民事判决书

[3] 最高院（2016）最高法民再148号民事判决书

[4] 上海高院（2013）沪高民三（知）终字第47号

[5] 最高院（2019）最高法民申6342号民事裁定书

[6] 上海一中院（2006）沪一中民五（知）初第208号民事判决书

[7] 上海高院（2014）沪高民三（知）终字第120号民事判决书

[8] 广东高院（2018）粤民终1824号民事判决书

本文作者

傅广锐

合伙人

知识产权部

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业务领域：知识产权、信息技术法律事务、跨境技术交易和咨询

傅广锐律师是中国执业律师和中国专利代理师，并拥有美国纽约州律师资格，在知识产权领域有十余年的从业经验。他代表的客户涉及多个行业领域，包括金融科技与服务、半导体、大数据、自动驾驶、通信和媒体、生命科学、消费产品和化工。他在复杂的知识产权和技术获取、许可和开发谈判方面拥有丰富的经验，包括软件和在线服务协议、专利许可、内容和媒体协议，云服务和数据协议，品牌和商标许可协议，硬件开发协议以及获得的协议以及涉及大学或政府资源的科研和开发协议。傅律师的技术背景使他更容易地理解在交易和协议中所涉及的技术和商业驱动所在。

周琪

律师

知识产权部

封面图源：问题少年002·杜飞辰

责任编辑：赵天园

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