查看原文
其他

代理所违约导致估值400多万的专利申请被视为放弃,判赔30万!

Logic 专利茶馆 2022-11-20

部分内容来源:裁判文书网。

注:因涉案公司及人员等信息敏感,本文不公开任何案件详细信息



案件关键词
 
1.高价值专利。某公司国内相关实用新型专利估值876.96万,获奖的高价值专利,第三方评估公司评估发明专利德国市场的潜在市场价值为414.51万元
2.国外专利申请。某公司国内发明专利已经授权,委托的某代理所分公司在国外申请过程中出现纠纷,导致专利腹死胎中
3.代理委托纠纷。某代理所分公司服务过程中提出各种再收费要求,案件逾期未处理致某公司在美国及德国的专利申请视为放弃
4.判赔依据。某公司的涉案专利申请价值巨大但未授权,实际价值难以评估,判赔依据不好把握,法院最终判赔30万
 
基本案情

1.2013年-2014年期间,某公司两件国内高价值专利申请获得授权;
2.2014年,某公司与某代理所分公司就代理申请某技术的美国、德国发明专利事宜签订了《专利服务合同》,合同部分重点内容:服务费用不包括专利授权后的证书费、专利年费、复审费以及因甲方要求而发生的其他费用,包括了乙方服务费、申请国的任何专利资料翻译费、国外专利申请阶段的政府费用、聘请国外代理律师提交申请、答复、辩论等发生的律师费、邮寄转送费等从申请到授权过程中所发生的任何费用。此外,申请过程中按照申请国法定答复程序修改申请文件的,乙方也不再另行收取任何费用
3.该合同约定,服务费用总额为88000元,分三阶段支付,合同签订后,某公司向某代理所分公司支付了第一阶段、第二阶段服务费44000元、34000元;
4.2015年,某代理所分公司发送邮件称,美国发明专利已被驳核,若欲提出RCE(继续审查请求),再审的国外费用为10560元,代理费1000元,合计11560元。并要求公司来函指示,若未收到指示,代理所将不提出答辩
5.经某公司授权,某律所向某代理所分公司出具律师函称,RCE继续审查的费用包含在合同约定的服务费用中
6.某公司向某代理所通过银行转账支付11560元,转账备注说明为“胁迫支付这笔专利代理服务费”
7.2016年某代理所分公司发送邮件称,收到美国专利商标局下发的审查意见通知函,公司需答复该审查意见,需缴纳国外答辩费和代理费,合计8815元,若在日还未收到回复,则默认某公司放弃美国专利申请,本案将做结案处理
8.同年美国专利商标局就涉案美国专利申请作出视为放弃决定;
9.2017年某代理所分公司发送邮件称,德国专利商标局下发了德国专利的口审邀请函,参加口审需支付国外律师费和代理所代理费合计38725元。若在日前还未收到相关款项,则默认某公司放弃德国专利申请,本案将做结案处理
10.同年德国专利商标局就涉案德国专利申请作出视为放弃决定。
 
核心争议点

本案二审争议焦点为:涉案合同目的不能实现的根本原因是否系某代理所分公司的违约行为所致;一审判决的赔偿数额是否适当。
简单总结就是:
1.代理所有没有违约?(违约了)
2.涉案专利到底值多少钱?(不好说)
3.代理所该不该再多收费?(不该收)
4.客户不给钱代理所就可以不管了?(要赔钱)
 
最终判决认定

1.公司支付的费用包括了从申请到授权过程中所发生的任何费用,申请过程中按照申请国法定答复程序修改申请文件的,某代理所分公司也不再另行收取任何费用;
2.该合同附件“委托确认函件”的费用表格第八项亦明确某公司支付的费用包括“答复审查意见律师费”,支付的费用包括了涉案专利国际申请从申请到授权期间所发生的全部费用;
3.费用表格第十项所述不包括的“复审、异议和无效费用”,是指专利授权后所发生的复审、异议或无效费用。而涉案专利申请在被视为放弃之前一直处于申请阶段,故在该阶段发生的相关费用明显不属于专利授权后的费用;
4.据此,根据涉案《专利服务合同》的约定,所谓美国专利申请的国外答辩费和代理费8815元、德国专利申请的国外律师费和某代理所分公司代理费38725元,均非公司需要另行支付的费用
5.涉案合同目的不能实现的根本原因系因某代理所分公司的违约行为所致
6.一审法院综合考虑涉案某发明专利的性质、涉案合同的履行情况、某代理所分公司主观过错以及该专利申请国外授权的不确定性等因素,酌情确定公司的损失数额为30万元,并无不当
 
案件启示

1.丑话说在前头。别无休止的收钱(无论是故意的还是大意的),先把需要收钱的地方自己整明白,更重要的是必须要给客户讲清楚。
2.合同条款很重要。别耍小聪明,也别自己吃亏,找个专门的时间,找个专业的人,好好捋捋合同细节条款。
3.涉外专利要慎重。专利是智慧的化身,智慧无价、市场无价,要是真的能够占领海外市场,那一点点代理费,真的是九牛一毛。


本文作者:Logic
转载须后台留言经作者同意并注明来源:专利茶馆,Logic
推 荐 阅 读



【PCT代理量】国内代理所排行榜 | 2021年主要地区代理所发明专利授权量排行榜 | 企业发明专利维持10年以上排行榜 | 写10个权利要求,授权时能剩几个? | 2021年大学的结案专利,有的93%驳回,有的89%撤回,有的91%授权 | 国内企业有效发明专利量排行榜 | 近三年代理所发明、新型、外观公开量数据 | 大学发明专利维持10年以上排行榜 | 全国第一季度发明结案情况分析:授权量占比不到50% | 艰难中前行的上海专利代理人

*本文版权归【专利茶馆】所有,如需使用文章中文字或图片等内容及数据须经作者同意。欢迎转发至朋友圈,公众号如需转载,可在后台发送“转载”,与联系人联系。如有不妥请联系专利茶馆删除,敬请谅解

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存